Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CSK 191/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 11 grudnia 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Iwona Koper
SSN Kazimierz Zawada
Protokolant Hanna Kamińska
w sprawie z powództwa P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
przeciwko R. Spółce Jawnej w T.
o zaniechanie i zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 11 grudnia 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 26 września 2012 r.,
uchyla zaskarżony wyrok w części uwzględniającej apelację
(punkt I - 1 a, b, c) oraz orzekającej o kosztach postępowania
(punkt I - 2 i punkt III) i sprawę w tym zakresie przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu
Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
2
P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła o zobowiązanie R.
spółki jawnej do zaprzestania używania nazwy „P.” dla restauracji mieszczącej się
w T. i do zaniechania używania domeny internetowej […], o zobowiązanie do
opublikowania w dzienniku „Rzeczpospolita” oświadczenia określonej treści i
upoważnienie powoda do wykonania tej czynności na koszt pozwanego, a ponadto
o zobowiązanie pozwanego do cofnięcia wniosku o udzielenie prawa ochronnego
na znak słowno-graficzny „p.” i cofnięcia zgłoszenia wspólnotowego tego znaku
oraz o zasądzenie 60 tysięcy zł.
Uznając za częściowo uzasadnioną apelację powoda od wyroku Sądu
pierwszej instancji, który powództwo oddalił, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 26
września 2012 r. uwzględnił żądanie zobowiązania pozwanego do zaniechania
używania wskazanej nazwy restauracji i zaniechania używania wymienionej strony
internetowej oraz zasądził od pozwanego kwotę 10 tysięcy zł, w pozostałej części
powództwo i apelację oddalił.
Sąd Apelacyjny w całości przyjął za własne ustalenia faktyczne poczynione
przez Sąd pierwszej instancji. Ustalono, że powód prowadzi w W. restaurację „P.”
oraz że na jego rzecz zostało udzielone prawo ochronne na słowno-graficzny znak
towarowy „p. […]”, które trwa od 31 lipca 2007 r. Powód korzysta z domeny
internetowej […]. W czerwcu 2010 r. pozwany otworzył w T. restaurację pod
szyldem słowno-graficznym p., mającym postać prostokąta, w którym na
pomarańczowym tle przedstawiono linię przypominającą nitkę makaronu spaghetti,
w kolorze czarnym, układającą się w kształt łyżki przechodzącą dalej w kształt
widelca w kolorze czarnym; poniżej przebiega czarny napis p. Cała restauracja,
łącznie z wyposażeniem, jest utrzymana w kolorystyce pomarańczowo-czarnej,
odpowiadającej kolorom znaku p., a element graficzny łyżki i widelca występuje w
wystroju wnętrza restauracji. W 2009 r. pozwany utworzył domenę internetową […],
a w 2010 r. zgłosił w Urzędzie Patentowym R.P. znak słowno-graficzny „p.” oraz
wystąpił o rejestrację znaku wspólnotowego, który to wniosek został w pierwszej
instancji odrzucony.
W lutym i w marcu 2011 r. doszło do rezerwacji w drodze e- mailowej
stolików w restauracji powoda w błędnym przeświadczeniu zamawiających, że
3
rezerwują miejsca w restauracji w T. Po zmodyfikowaniu systemu rezerwacji
elektronicznej i wprowadzeniu wyraźnego oznaczenia, że restauracja powoda
znajduje się w W., pomyłki takie już nie występowały.
Sąd Apelacyjny dokonał odmiennej, niż Sąd pierwszej instancji, oceny
prawnej tak ustalonego stanu faktycznego. Stwierdził, że stosownie do art. 120 ust.
1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst:
Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 117, „p.w.p.”), znak towarowy jest dobrem
niematerialnym, odzwierciedlającym związek towaru i jego oznaczenia, a jego
podstawową cechą jest zdolność odróżniająca. Taką zdolność ma element słowny
składający się ze słów „p”. Odnosząc się do kryteriów oceny podobieństw znaków
towarowych Sąd Apelacyjny stwierdził, że o podobieństwie oznaczeń decydują ich
elementy zbieżne, a nie różnice oraz że używanie podobnych oznaczeń dla
towarów takiego samego rodzaju zwiększa ryzyko przypisania im wspólnego
pochodzenia, a „sąd patrząc oczami modelowego klienta nie dokonuje
szczegółowej analizy znaków towarowych, lecz bierze pod uwagę pierwsze, ogólne
wrażenie, jakie całość wywołuje u potencjalnego odbiorcy towaru lub usługi”.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego, nazwa P. używana przez pozwanego dla restauracji
w T. jest podobna do znaku towarowego używanego przez powoda, a dla
stwierdzenia podobieństwa oznaczeń wystarczająca była ich identyczność w
płaszczyźnie fonetycznej, słuchowej i znaczeniowej. Użyta w znakach identyczna
zbitka słów stanowi istotny i wyróżniający element znaku jako całości, stanowiąc o
ich „dominującym podobieństwie” powodującym ryzyko konfuzji pomimo tego, że w
płaszczyźnie graficznej, w warstwie kompozycji i kolorów, podobieństwo pomiędzy
znakami nie występuje. Ponieważ dla modelowego klienta najistotniejszym
wyróżnikiem będzie zbieżny, szybko przyswajalny element słowny, różnice wystroju
obu restauracji nie mają znaczenia dla oceny podobieństwa znaków, zwłaszcza, że
restauracje te nie są tak znane, by klienci kojarzyli ich wystrój. Bez znaczenia dla
oceny ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorcy jest to, że restauracje działają w
innych miastach, gdyż dominujący element słowny „p.” może wywoływać
przekonanie, że są one ze sobą co najmniej ekonomicznie powiązane.
Co prawda, uważny konsument nie ma możliwości pomylenia restauracji
w W. z restauracją w T., ale ocena ryzyka wprowadzenia w błąd jest wynikiem
4
ustalenia, czy zachodzi potencjalna, teoretyczna możliwość zaistnienia takiego
błędu, a możliwość taka w rozważanym wypadku występuje ze względu
na podobieństwa obu znaków. Ponadto, wyłączność wynikająca z prawa
ochronnego obejmuje, stosownie do art. 153 ust. 1 p.w.p., całe terytorium kraju,
a nie tylko rynek lokalny.
W wyniku tej oceny Sąd Apelacyjny stwierdził, że pozwany naruszył prawo
wyłączne powoda do znaku towarowego.
Z tej samej przyczyny, a więc z powodu ryzyka konfuzji wynikającego
z podobieństwa znaków i jednorodzajowości usług, działanie pozwanego stanowiło
też, w ocenie Sądu Apelacyjnego, czyn nieuczciwej konkurencji, przewidziany w art.
10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., „u.z.n.k.”).
Ryzyko wprowadzenia klientów w błąd wynika z tego, że przeciętny klient może
pomylić lokale, gdyż usługi oferowane przez działające w tej samej branży spółki
są tego samego rodzaju i są oznaczone w sposób podobny, a ochrona udzielana
przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy uwzględnieniu jej art. 1
ust. 2, nie doznaje ograniczeń terytorialnych.
Przyjmując dopuszczalność kumulatywnego stosowania tej ustawy i Prawa
własności przemysłowej, Sąd Apelacyjny uwzględnił roszczenie o zaniechanie
przez pozwanego używania spornej nazwy restauracji na podstawie art. 296 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 i 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.
Pozwany naruszył prawo powoda w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
także przez wykorzystanie adresu domenowego, w którym znajduje się znak
podobny do znaku towarowego powoda. Z prawa wyłącznego korzystania ze znaku,
wynikającego z art. 153 p.w.p., wypływa też zakaz wykorzystywania znaku albo
znaku podobnego do oznaczania przez inny podmiot swych domen internetowych.
Korzystanie z adresu domenowego, w którym znajduje się znak podobny do znaku
towarowego przysługującego powodowi, może spowodować wprowadzenie
klientów powoda w błąd, zwłaszcza, że strony zajmują się sprzedażą takiej samej
grupy usług.
5
Co do roszczenia o odszkodowanie, Sąd Apelacyjny ocenił, że szkoda
powódki polegała na utracie korzyści, które powinna uzyskać od pozwanego
z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego. Szkoda ta nie
została co prawda udowodniona co do wysokości, ale uwzględniając zawinienie
pozwanego (co najmniej od wezwania go w kwietniu 2011 r. do zaniechania
naruszeń) oraz lokalny zasięg działalności powoda, Sąd Apelacyjny „wykorzystał
uprawnienie wynikające z treści art. 322 k.p.c. uznając, że zasądzona kwota będzie
odpowiednia”.
Odnosząc się do opartego na art. 4310
k.c. roszczenia o opublikowanie
oświadczenia, Sąd Apelacyjny uznał, że chociaż działanie pozwanego naruszało
prawo do firmy powoda, które jest rozumiane szeroko i obejmuje każde bezprawne
użycie cudzej firmy, to powodowa spółka nie cieszy się tak ogólnokrajową renomą,
aby dla usunięcia skutków naruszenia konieczne było publikowanie oświadczenia
w prasie.
Oddalenie powództwa w tym zakresie oraz oddalenie pozbawionych
podstawy żądań o zobowiązanie pozwanego do cofnięcia wniosków o udzielenie
prawa ochronnego, Sąd Apelacyjny uznał za uzasadnione.
Pozwany oparł skargę kasacyjną na obu podstawach przewidzianych w art.
3943
§ 1 k.p.c. Zarzucił mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie art. 382
w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. przez wydanie orzeczenia reformatoryjnego
z pominięciem istotnej części materiału dowodowego i zaaprobowanych ustaleń
faktycznych Sądu pierwszej instancji, naruszenie art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c.
przez niewskazanie okoliczności i dowodów stanowiących podstawę zmienionej
oceny prawnej oraz naruszenie art. 322 i art. 316 § 1 w zw. z art. 391 k.p.c., a także
art. 380 i 382 w zw. z art. 328 § 2 k.p.c., przez zasądzenie odszkodowania
bez jakichkolwiek podstaw w materiale dowodowym.
W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego skarżący zarzucił
błędną wykładnię art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 120 ust. 3 pkt 1 Prawa własności
przemysłowej, niewłaściwe zastosowanie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2
oraz wadliwe niezastosowanie art. 158 ust. 1 tej ustawy, a nadto błędną wykładnię
i niewłaściwe zastosowanie art. 10 ust. 1 w zw. z art. art. 5, 1 i 3 § 1 ustawy
6
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niewłaściwe zastosowanie art. 18 ust. 1 pkt
1 w zw. z art. 10 ust. 1 tej ustawy, a także błędne zastosowanie art. 6 k.c., wadliwe
niezastosowanie art. 5 k.c. oraz błędną wykładnię art. 4310
w zw. z art. 433
k.c.
W konkluzji pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w części
uwzględniającej powództwo i apelację oraz co do kosztów procesu i przekazanie
w tym zakresie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Chybione są zarzuty naruszenia przepisów postępowania, art. 382 w zw.
z art. 328 § 2 k.p.c. oraz art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c., istoty zagadnienia nie
stanowi bowiem pominięcie przez Sąd Apelacyjny ustalonej i zaaprobowanej
podstawy faktycznej orzeczenia Sądu pierwszej instancji, lecz uznanie niektórych
ustalonych faktów za obojętne dla kwalifikacji prawnej określonych zdarzeń.
Z tej samej przyczyny nieuzasadniony jest zarzut naruszenia art. 6 k.c., gdyż nie
chodzi o przerzucenie ciężaru dowodu na pozwanego, ale o ocenę prawną, jego
zdaniem wadliwie przyjętą pomimo braku po temu podstawy faktycznej.
Prawidłowość stanowiska Sądu Apelacyjnego w obu wypadkach podlega badaniu
w ramach oceny zarzutów skierowanych przeciwko dokonanej przez Sąd wykładni
i zastosowaniu przepisów prawa materialnego.
Przy rozpoznawaniu roszczeń opartych na art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2
pkt 2 p.w.p. należy mieć na względzie definicję znaku towarowego zawartą w art.
120 ust. 1 ustawy oraz w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,
Dz. U. UE.L. 2008.299.25 (następczyni Pierwszej Dyrektywy Rady WE nr
89/104/EWG), według których to przepisów znakiem towarowym może być każde
oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się
do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego
przedsiębiorstwa. W tej definicji normatywnej funkcja znaku towarowego jest ujęta
jako funkcja oznaczenia pochodzenia, mająca na celu umożliwienie odróżnienia
towarów na podstawie ich pochodzenia. Przesłanką powstania roszczeń
określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. jest, przy uwzględnieniu zakresu prawa
7
ochronnego wynikającego z art. 153 p.w.p., działanie dające się zakwalifikować
jako naruszenie tego prawa w sposób określony między innymi w art. 296 ust. 2
p.w.p. Ogólnie rzecz ujmując, przesłanką naruszenia prawa ochronnego jest
używanie kolizyjnego oznaczenia w celu odróżnienia pochodzenia towarów,
prowadzące do naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia. Istota naruszenia
polega na spowodowaniu ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do
pochodzenia towarów (usług).
Właściwą ocenę zasadności podstaw skargi kasacyjnej należy poprzedzić
wyjaśnieniem kwestii podniesionych w ramach zarzutów naruszenia art. 120 ust. 3
pkt 1 i art. 158 p.w.p. Pierwsza dotyczy znaczenia, jakie dla oceny zakresu
ochrony i naruszenia ma, zdaniem skarżącego, rodzaj znaku, czyli w rozważanym
wypadku to, że spór dotyczy znaków usługowych. Pojęcie znaku towarowego
obejmuje zarówno oznaczenia przeznaczone do odróżniania towarów (znaki
towarowe sensu stricto), jak i oznaczenia przeznaczone do odróżniania usług,
a stosownie do art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p., ilekroć w ustawie jest mowa o znakach
towarowych rozumie się przez to także znaki usługowe. Zasadnicza różnica
pomiędzy tymi kategoriami znaków polega na braku substratu materialnego znaku
usługowego, wynikającym z niematerialnego charakteru usługi. Rację ma skarżący,
że w doktrynie przyjmuje się, iż przepisy ustawy dotyczące znaków towarowych
należy do znaków usługowych stosować jedynie odpowiednio, jednak stanowisko
to nie znajduje oparcia w ustawie, a uwzględnienie specyfiki znaków usługowych
jest możliwe bez tworzenia takiej konstrukcji. Wystarczające jest elastyczne
i dostosowane do rodzaju danego oznaczenia, rodzaju usługi oraz okoliczności
używania znaku zbadanie kolizyjnych oznaczeń pod kątem podobieństwa
grożącego ryzykiem konfuzji. Decydujące znaczenie ma więc dokonanie
prawidłowej oceny konkretnych okoliczności pod kątem przesłanek określonych
w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Skarżący nie przedstawił argumentów przekonujących
o tym, że uwzględnienie usługowego charakteru oznaczeń powinno było
wywrzeć istotny wpływ na wynik oceny skierowanych przeciwko niemu roszczeń.
Dotyczy to także drugiej kwestii, czyli eksponowania tego wątku w kontekście
art. 158 p.w.p., którego zastosowanie - zdaniem skarżącego - prowadziłoby do
obezwładnienia roszczeń powoda. Oparta na tym przepisie obrona jest
8
jednak nieskuteczna ze względu na to, że sporne oznaczenie – co jest niewątpliwe
w ustalonym stanie faktycznym - było używane w charakterze znaku, w celu
wyróżnienia usługi na podstawie kryterium pochodzenia .
Określona w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., i przyjęta przez Sąd Apelacyjny za
podstawę uwzględnienia roszczeń, postać naruszenia prawa do znaku polega
na używaniu w obrocie gospodarczym znaku podobnego do znaku
zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów,
gdy zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców błąd.
W rozpoznawanej sprawie nie budziła wątpliwości jednorodzajowość usług,
sporne pozostawało podobieństwo oznaczeń oraz istnienie ryzyka wprowadzenia
odbiorców w błąd.
Ocena Sądu Apelacyjnego dotycząca podobieństwa oznaczeń opiera się
zasadniczo na jednym elemencie - identyczności „zbitki słownej”, zbieżności
zestawienia słownego, czyli połączenia dwóch wyrazów „p.” oraz „[…]” w sposób
tworzący charakterystyczne skojarzenie. Rację ma Sąd, że jako podstawę oceny
podobieństwa przyjmuje się ogólne wrażenie a nie poszczególne elementy znaku,
elementy zbieżne a nie różnice oraz identyczność w warstwie wizualnej, słuchowej i
znaczeniowej. Należy też zgodzić się, że użyte w obu oznaczeniach połączenie
słów jest charakterystyczne (odróżniające). Prawidłowa ocena podobieństwa
spornych oznaczeń wymagała jednak uwzględnienia dalszych jeszcze czynników i
analizy bardziej pogłębionej, której brak zasadnie zarzucił skarżący. Sąd
Apelacyjny użył do porównania fragment znaku powoda, a nie jego wersję
zarejestrowaną, nie dokonał oceny całościowej, nie wziął pod uwagę, że obydwa
oznaczenia mają charakter kombinowany (słowno-graficzny) i zupełnie
zbagatelizował warstwę wizualną. Ograniczenie się do jednej tylko z płaszczyzn
porównawczych nie jest właściwe nawet w odniesieniu do znaków słownych,
a tym bardziej nie jest wystarczające w przypadku znaków słowno-graficznych,
w których warstwa wizualna (układ, rozmiar, czcionka, kolorystyka) ma szczególne
znaczenie, na co zwraca się uwagę w orzecznictwie Sądu Najwyższego
(por. wyroki z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11
i z dnia 26 września 2013 r., II CSK 710/12, niepubl.). Nie wyłącza to co prawda
9
sytuacji, w której do stwierdzenia podobieństwa wystarczy podobieństwo na jednej
tylko płaszczyźnie, ze względu na jednoznacznie dominujący i odróżniający
charakter jednego elementu, z drugiej jednak strony – podobieństwo na jednej lub
nawet dwóch płaszczyznach może zostać zneutralizowane przez elementy
różniące oznaczenia w stopniu prowadzącym do wyłączenia podobieństwa
ocenianego całościowo. Uwzględnienie wszystkich kryteriów jest nieodzowne nie
tylko dla stwierdzenia podobieństwa oznaczeń, ale także dla określenia stopnia ich
podobieństwa, czynnika istotnego przy badaniu ryzyka konfuzji.
Stosownie do punktu 11 preambuły dyrektywy 2008/95/WE, pojęcie
podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników. Zaniechanie
rozważenia tych czynników i skupienie się przy rozważaniu ryzyka konfuzji
wyłącznie na podobieństwie warstwy słownej i znaczeniowej obu znaków,
stanowiło, jak zasadnie zarzuca się w skardze kasacyjnej, naruszenie art. 296
ust. 2 pkt 2 p.w.p. Stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego w sposób
przewidziany przez ten przepis wymaga wykazania podobieństwa usług i oznaczeń
powodującego ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje
w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym.
Pojęcie „ryzyka skojarzenia” w ujęciu tego przepisu jest jedną z postaci
„niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd” i służy sprecyzowaniu jego zakresu, a
możliwość skojarzenia przez odbiorców obydwu znaków ze względu na ich
analogiczną zawartość znaczeniową nie jest per se wystarczająca do stwierdzenia
niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (tak m.in. wyrok ETS z dnia 11 listopada
1997 r., C-251/95, Sabel BV v. PUMA AG, Zb. Orz. T.S. i S. 1997, I-06191 i wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006,
nr 7-8, poz. 132). Niebezpieczeństwo skojarzenia nie jest zatem objęte przepisem
art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jeżeli nie prowadzi do niebezpieczeństwa wprowadzenia
w błąd; przesłanką zastosowania tego przepisu nie jest możliwość pomylenia
znaków jako takich, ale możliwość pomyłek co do pochodzenia opatrzonych nimi
towarów, a więc wywarcie negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku
towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia
towarów (usług).
10
Badanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd obejmuje nie
tylko podobieństwo towarów (usług) i oznaczeń oraz stopień ich podobieństwa,
ale także rozpoznawalność wcześniejszego znaku i inne czynniki, w tym
w szczególności sposób i okoliczności, w jakich towary (usługi) są oferowane.
Taka złożona, całościowa metoda oceny pod kątem rozważanej postaci naruszenia
prawa ochronnego została ukształtowana zarówno w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości (por. powołany wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95
i wyrok z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro
Goldwyn-Mayer Inc., Zb. Orz. T.S i S.1998, s. I-5507), jak i w orzecznictwie Sądu
Najwyższego (por. wyroki z dnia 16 grudnia 2006 r., III CSK 299/06, OSNC 2007,
nr 11, poz. 172 oraz z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, niepubl. i z dnia
4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, niepubl.).
Stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku, istotny element oceny
ryzyka konfuzji, jest funkcją znajomości znaku na rynku, o której świadczą takie
czynniki, jak udział towarów (usług) w danym segmencie rynku, intensywność
i okres używania, zasięg geograficzny, nakłady na promocję znaku (por. wyrok
ETS z dnia 22 czerwca 1999 Lloyd v. Klijsen, C – 342/97, Zb. Orz. T.S. i S. 1999, I-
3819). Wiąże się to z „siłą znaku” odzwierciedlającą jego konkretną zdolność
odróżniającą i jej stopień. Ten konieczny element badania niebezpieczeństwa
wprowadzenia w błąd nie został przez Sąd Apelacyjny uwzględniony.
Sąd zbagatelizował też warunki i sposób używania przeciwstawionych
oznaczeń, pomimo że w ustalonych okolicznościach sprawy świadczyły one
o istnieniu różnic tak wyraźnych, że nie można ich było wyłączyć
poza nawias dokonywanej oceny. Wynika to nie tylko z tego, że restauracje
nie współistnieją na wspólnym obszarze, ale przede wszystkim z tego,
że oznaczenie używane przez pozwanego jest bardzo charakterystyczne, grafika
jest fantazyjna, kolorystyka wyrazista i w całości elementy wizualne mają znaczną
siłę odróżniającą. Pomimo stwierdzenia, że uważny konsument nie ma możliwości
pomylenia obu restauracji, Sąd Apelacyjny przyjął za decydujące o rozstrzygnięciu
podobieństwo znaków, sprawiające, że istnieje potencjalna, teoretyczna możliwość
wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług (z tego samego
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych). Do stwierdzenia naruszenia
11
prawa ochronnego rzeczywiście jest wystarczająca potencjalna możliwość
wywołania pomyłek, chodzi jednak o możliwość realną i przewidywanie oparte
na wszechstronnej i rozsądnej ocenie okoliczności danego przypadku.
Konfrontacja ukształtowanych w orzecznictwie kryteriów podobieństwa
oznaczeń i niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z podstawami zaskarżonego
orzeczenia wskazuje na to, że Sąd Apelacyjny nie uwzględnił złożoności tych
kryteriów i potrzeby dokonania analizy całościowej, lecz swoją ocenę oparł na
uproszczonej analizie podobieństwa oznaczeń, niebezpieczeństwo wprowadzenia
w błąd ujmując jedynie od strony możliwości ich skojarzenia. Z tych względów
za uzasadniony należało uznać zarzut błędnej wykładni art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
oraz niewłaściwego zastosowania art. 296 ust. 1 p.w.p. Stwierdzenie to obejmuje
rozstrzygnięcie o wszystkich roszczeniach uwzględnionych przez Sąd Apelacyjny
na podstawie tych przepisów, a więc nie tylko orzeczenia nakazującego
zaniechanie używania nazwy dla oznaczania restauracji, ale także zakazującego
używania w domenie internetowej nazwy „pastaandbasta” oraz zasądzającego
odszkodowanie.
Należy zgodzić się z Sądem Apelacyjnym, że posługiwanie się znakiem
towarowym w Internecie jest sposobem używania znaku objętym monopolem
uprawnionego z tytułu prawa ochronnego. Jedną z form wykorzystania znaku
w środowisku internetowym jest umieszczenie oznaczenia w domenie internetowej.
Posługiwanie się znakiem w zasobach internetowych, związane z określonymi
towarami (usługami) i ich oferowaniem na rynku pozostaje często w związku
z dodatkowymi funkcjami znaku, informacyjną i reklamową, jednak nie umniejsza
to dominującego charakteru funkcji oznaczenia pochodzenia. Użycie chronionego
oznaczenia w Internecie stanowi naruszenie prawa ochronnego, z którego
dla uprawnionego wynikają roszczenia przewidziane w art. 296 ust. 1 p.w.p., jeżeli
spełnione zostaną ustawowe przesłanki, w rozważanym wypadku - przewidziane
w art. 296 ust. 2 pkt 2. Oznacza to, że podstawy uwzględnienia roszczenia
nie stanowi samo wykorzystanie oznaczenia w adresie internetowym, ale takie
posłużenie się nim, które prowadzi do zakłócenia funkcji znaku przez
wprowadzenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru
lub usługi albo do naruszenia funkcji reklamowej znaku (por. wydane na tle
12
dyrektywy 89/104 wyroki ETS z dnia 12 czerwca 2008 r., C-533/06, 02 Holdings
Ltd v. Hutchison 3G Ltd, Zb. Orz. T.S. i S. 2008/6/l-4231 i z dnia 25 marca 2010 r.,
C-278/08, BergSpechte Outdoor Reisen v. trekkinng.at Reisen Gmbh, Zb. Orz. T.S.
i S. 2010/3B/l-2536). Sąd Apelacyjny dostrzegając, jak się zdaje, ten konieczny
związek, poprzestał jednak na stwierdzeniu, że umieszczenie w domenie
internetowej znaku podobnego do znaku powoda „uzasadnia fakt, że w istocie
może dojść do wprowadzenia klientów w błąd”, tym bardziej, że strony prowadzą
usługi tego samego rodzaju. Takie stwierdzenie jest niewystarczające z tych
samych przyczyn, które wskazano poprzednio, czyli z powodu nieustalenia
w sposób wymagany do zastosowania art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 p.w.p. stopnia
podobieństwa oznaczeń oraz niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do
pochodzenia usług. Przy uwzględnieniu specyfiki tego sposobu użycia znaku,
do oceny przewidzianych w tych przepisach przesłanek mają zastosowanie ogólne,
ukształtowane w orzecznictwie, zasady.
Odnośnie do uwzględnionego roszczenia o odszkodowanie, poza samą
zasadą odpowiedzialności trafnie zakwestionowano w skardze wadliwe oparcie
orzeczenia na art. 322 k.p.c. Przepis ten pozwala na rozstrzygnięcie spraw,
w których ścisłe udowodnienie żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, jego
zastosowanie dopuszcza się wtedy, gdy pomimo przeprowadzenia postępowania
dowodowego i wyczerpania dostępnych środków dowodowych dokładna wysokość
szkody nie została precyzyjnie ustalona. Artykuł 322 k.p.c. nie zwalnia od
przedstawienia dostępnych dowodów, ani ich nie zastępuje. Z uzasadnienia
zaskarżonego wyroku wynika, że szkoda powoda miała polegać na utracie korzyści,
które powinien był uzyskać od pozwanego z tytułu opłat licencyjnych, co oznacza,
iż Sąd przyjął za podstawę orzekania o odszkodowaniu art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p.
W takiej jednak sytuacji pomocnicze sięgnięcie do art. 322 k.p.c. byłoby
uzasadnione dopiero wtedy, gdyby po przedstawieniu przez powoda i wykazaniu
przy pomocy dostępnych dowodów wysokości potencjalnych opłat, ścisła wysokość
szkody nadal pozostawała niemożliwa do ustalenia.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, roszczenia powoda o zaniechanie używania
nazwy restauracji P.[…] oraz nazwy „p.” w domenie internetowej znajdują oparcie
także (kumulatywnie) w art. 10 i 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., których zastosowanie
13
uzasadnia ustalone „ryzyko wystąpienia konfuzji ze względu na podobieństwo obu
znaków i jednorodzajowość oferowanych usług”, przy założeniu, że wystarczające
jest stwierdzenie możliwości mylnego przekonania odbiorców co do istotnych cech
usługi oraz że ochrona na podstawie tej ustawy „nie doznaje ograniczeń
terytorialnych”.
Chybiony jest zarzut naruszenia art. 10 u.z.n.k. w takim zakresie, w jakim
kwestionuje dokonanie oceny roszczeń powoda na podstawie tego przepisu,
zamiast na płaszczyźnie art. 5 ustawy. Chociaż w praktyce występują trudności
w ścisłym rozgraniczeniu oznaczeń towarów i usług (art. 10) od oznaczeń
przedsiębiorstw (art. 5), to formalnie – w związku z używaniem spornych znaków do
oznaczenia usług – w niniejszej sprawie mogła być rozważana podstawa
odpowiedzialności przewidziana w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Nie można natomiast
odmówić trafności zarzutowi, że wadliwie zastosowano ten przepis pomimo
niewykazania dotychczas możliwości wprowadzenia klientów w błąd, a więc
okoliczności stanowiącej konieczny element tego deliktu nieuczciwej konkurencji.
Ocena ryzyka konfuzji, tak samo, jak na tle art. 296 p.w.p., wymaga uwzględnienia
pełnego kontekstu okoliczności faktycznych, zarówno w zakresie stopnia
podobieństwa oznaczeń, jak i sposobu ich wykorzystywania. Aktualne także
pozostaje zastrzeżenie, że potencjalna możliwość wprowadzenia w błąd musi być
realna i oparta na rzeczowych przesłankach.
Nie angażując się w spór o to, czy istnienie pomiędzy przedsiębiorcami
stosunku konkurencji jest warunkiem udzielenia ochrony na podstawie art. 10
u.z.n.k., należy jednak zauważyć, że niewątpliwie warunkiem takim jest
stwierdzenie, iż określone działanie, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.).
Ustalenie takich zagrożeń (naruszeń) nie może opierać się na samym fakcie
użycia podobnego znaku towarowego lub usługowego, ale powinno być wynikiem
oceny całościowej, uwzględniającej okoliczności dotyczące sposobu używania
i rozpoznawalności znaku na określonym terenie oraz zakresu pokrywania się
klienteli przedsiębiorców.
14
Kasacyjny zarzut naruszenia art. 4310
k.c. wykracza poza granice
zaskarżenia. Przepis ten nie został przyjęty za podstawę orzeczenia w części
zaskarżonej, uwzględniającej roszczenia. Wypowiedź Sądu Apelacyjnego na temat
naruszenia prawa do firmy miała miejsce wyłącznie w kontekście oddalonego
żądania nakazania opublikowania oświadczenia, w którym to zakresie wyrok nie był
zaskarżony. W tej sytuacji trzeba ograniczyć się do stwierdzenia, że ocena
roszczeń opartych na podstawie art. 4310
k.c. nie może nastąpić w oderwaniu od
wynikających z art. 433
k.c. regulacji dotyczących funkcji firmy i jej działania na
określonym rynku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2008 r.,
II CSK 343/08, niepubl.).
Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut niezastosowania art. 5 k.c., ponieważ
okoliczności dotyczące „przejęcia” przez powoda znaku towarowego, na które
powołuje się skarżący, pozostają poza podstawą faktyczną zaskarżonego wyroku,
a nieustosunkowanie się do tej kwestii przez Sąd Apelacyjny nie zostało zarzucone
w ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania.
Z omówionych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 39815
k.p.c.).
jw