Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CSK 756/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 29 listopada 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Józef Frąckowiak
SSN Zbigniew Kwaśniewski
Protokolant Beata Rogalska
w sprawie z powództwa C. G. D. … S.A. w P.
przeciwko B. … Spółce z o.o. w W.
o zakazanie i zobowiązanie,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 29 listopada 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 14 marca 2012 r.
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania
i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.
2
UZASADNIENIE
Powód – C. G. D…. societe anonyme w P. wniósł o: 1) zakazanie B… spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania jego praw ochronnych na
przestrzenny znak towarowy IR-700040 oraz dopuszczania się czynów nieuczciwej
konkurencji poprzez: a) oferowanie produktów mlecznych w opakowaniach o
kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie pojemników,
mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego o przekroju zbliżonym
do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co
najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną
krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń
pomiędzy nimi tworzy, w przekroju pionowym, trapez; b) używanie w obrocie
gospodarczym i/lub wprowadzanie do obrotu produktów mlecznych w
opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie
pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego o przekroju
zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których
jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą
wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś
przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez; 2) nakazanie
pozwanemu usunięcia skutków naruszenia praw ochronnych powoda na znak
towarowy IR-700040 oraz skutków czynów nieuczciwej konkurencji poprzez:
a) wycofanie znajdujących się w obrocie wszystkich produktów mlecznych
w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku
podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego
o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki,
z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są
ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś
przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez; b) zniszczenie
opakowań produktów mlecznych o kształcie składającym się z dwóch zwężających
się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu,
3
większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba
pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego,
połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną układającą się w kształt zbliżony
do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy pojemnikami tworzy w przekroju pionowym
trapez; 3) nakazanie pozwanemu, aby trzykrotnie opublikował w dzienniku „R.”
oświadczenia o wskazanej treści i w określonej formie; 4) podanie do publicznej
wiadomości prawomocnego orzeczenia, w części uwzględniającej żądanie pozwu;
6) zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.
Powód wskazał, że jest producentem m.in. jogurtów i zajmuje wysoką
pozycję na rynku. Od 1998 r. służy mu prawo ochronne na przestrzenny znak
towarowy IR 700040 w postaci dwukomorowego pojemnika o charakterystycznym,
unikalnym i dobrze rozpoznawalnym kształcie, używanego jako opakowanie
jednego z najpopularniejszych jogurtów, oferowanego od 1997 r. pod nazwą Fa… i
szeroko reklamowanego. W latach 1998-2006, kiedy jogurty Fa… ze znakiem
towarowym IR-70040 zdobywały silną pozycję i uznanie konsumentów, powód był
wspólnikiem, a następnie akcjonariuszem pozwanego. Od 2008 r. pozwany
wprowadza na rynek jogurty pod nazwami Fruvita, Frutica i Premium Frutica, w
opakowaniach naśladujących renomowany znak towarowy IR 700040. Działanie to
narusza prawo ochronne powoda i stanowi też czyn nieuczciwej konkurencji.
Wysoka sprzedaż produktów pozwanego wynika z pozytywnego skojarzenia jego
produktów z jogurtami powoda. Ze swoich bezprawnych działań pozwany czerpie
nienależne korzyści, równocześnie szkodząc renomie znaku D… i interesom
gospodarczym powoda.
Jako podstawę dochodzonych roszczeń powód wskazał przepisy art. 296
ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej - p.w.p.) oraz art. 3 ust.
1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.:
Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1502 ze zm., dalej - u.z.n.k.).
Pozwany – B… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniósł o
oddalenie powództwa. Przyznał, że od 2008 r. produkuje, wprowadza do obrotu,
oferuje i reklamuje jogurty B… Premium Frutica (poprzednio Frutica). Kształt
4
opakowania jogurtu z dodatkami jest determinowany charakterem produktu
i funkcją jego opakowania. W lipcu i sierpniu 2008 r. uzyskał prawa z rejestracji
wzorów wspólnotowych, przedstawiających dwukomorowy pojemnik używany jako
ich opakowanie. Na wniosek powoda toczy się w Urzędzie Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego w A. postępowanie w sprawie unieważnienia tych wzorów. Pozwany
nie narusza praw wyłącznych powoda ani nie dopuszcza się czynów nieuczciwej
konkurencji. Jogurty Fa… oferowane są w dwóch różnych opakowaniach, z folią
wierzchnią i naklejkami zawierającymi inne znaki towarowe D…, nazwę produktu i
informację o ich cechach. Opakowanie jogurtów, które pozwany wprowadza na
rynek odbiega od jego opisu w petitum pozwu, gdyż zawiera też elementy słowne i
graficzne, tak samo jak opakowanie produktów powoda. Nie istnieje ryzyko konfuzji
konsumenckiej, ponieważ powód nie używa znaku towarowego IR-700040 w
zarejestrowanej formie. Znak zarejestrowany nie ma zdolności odróżniającej, o
czym świadczy m.in. odmowa objęcia go ochroną w wielu krajach oraz to, że w
Urzędzie Patentowym RP toczy się postępowanie o unieważnienie lub wygaszenie
tego znaku.
Pozwany zarzucił też, że powód nie ma legitymacji do dochodzenia
roszczenia mającego podstawę w art. 18 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., gdyż nie
wykazał, że prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, a zatem, że doszło do
naruszenia lub zagrożenia jej interesów.
Wyrokiem z 28 lutego 2011 r. Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo i
orzekł o kosztach.
Za bezsporne Sąd Okręgowy uznał, że powodowi służy prawo ochronne na
przestrzenny znak towarowy, zarejestrowany przez WIPO pod nr IR-700040,
z pierwszeństwem od 12 lipca 1998 r. dla towarów w klasach 5, 29, 30 i 32
klasyfikacji nicejskiej (m.in. jogurty), chroniony także w Polsce, zgodnie
z decyzją Urzędu Patentowego RP z 12 lipca 2002 r. Na wniosek pozwanego
z 16 października 2008 r. Urząd Patentowy RP prowadzi postępowanie w sprawach
o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak towarowy i jego
unieważnienie.
Powód nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej. Jego prawo do
5
znaków towarowych wykonuje spółka zależna D… spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w W., od 2007 r. produkująca i oferująca jogurty pod nazwą
Fa… w dwukomorowych, nieco różniących się od siebie, opakowaniach.
Pozwany produkuje i sprzedaje wyroby mleczne, a od sierpnia 2008 r. także
jogurty w dwukomorowych opakowaniach pod nazwą Frutica, Premium Frutica lub
Fru Vita Duo. Pozwany zajmuje samodzielną, wysoką pozycję na krajowym rynku,
a jego znak towarowy jest dobrze znany nabywcom. Jogurt pod nazwą Premium
Frutica był przedmiotem kampanii reklamowej prowadzonej w 2009 r.
Wybór opakowania jogurtu Premium Frutica w kształcie pojemnika
dwukomorowego wynikał z jego funkcjonalności i dostosowania do sposobu
konsumpcji (produkt z małej komory jest przelewany do dużej). Opakowania
o takim kształcie są łatwe do produkcji, umieszczenia w opakowaniu zbiorczym,
logistyki i ekspozycji na półce. Pozwany korzysta z praw do wzorów wspólnotowych
zarejestrowanych 13 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego w A. pod nr 000972740-0001 i 18 lipca 2008 r. pod nr 000972740-
0002. Obecnie toczą się postępowania o unieważnienie obu wzorów.
Sąd Okręgowy uznał, że powód nie sprecyzował przedmiotu ochrony przed
działaniami nieuczciwej konkurencji, nie określił, czy twierdzenie o wykorzystywaniu
renomy odnosi do kształtu opakowania tożsamego ze znakiem towarowym IR-
700040, czy też do opakowania faktycznie przez niego używanego z innymi
znakami towarowymi i oznaczeniami, a tylko w tym drugim przypadku można
by uznać za dowiedzione pierwszeństwo używania wynikające z katalogów
produktów, czy też z reklam. Zdaniem Sądu Okręgowego, podstawą do czynienia
ustaleń na temat ryzyka konfuzji nie mogą być fotografie opakowań używanych
przez strony, pozbawionych oznaczeń słownych i graficznych, bowiem konsument
nie spotyka się na rynku z produktem w takich opakowaniach. To samo dotyczy
złożonych przez pozwanego analiz obejmujących wymiary, kształty i linie
opakowań, które nie są dostrzegalne, ani możliwe do zapamiętania dla nabywcy
danego rodzaju produktów. Wyniki sprzedaży jogurtu Fa… po wejściu na rynek
produktu pozwanego Frutica, nie były miarodajne dla czynienia ustaleń na temat
rzeczywistego wpływu działań pozwanego na wyniki gospodarcze powoda i renomę
6
jego znaku towarowego IR-700040, gdyż oddziaływało na nie także używanie
innych znaków towarowych wykorzystywanych w obrocie przez podmiot
wprowadzający na rynek jogurt Fa... .
Sąd Okręgowy stwierdził, że dopóki Urząd Patentowy RP nie wyda
ostatecznej decyzji w przedmiocie wygaszenia lub unieważnienia znaku
towarowego powoda, to trzeba przyjmować, że przysługuje mu prawo ochronne,
a sąd powszechny nie może samodzielnie ustalić, że znak IR-700040, jako
pozbawiony zdolności odróżniającej, nie powinien być zarejestrowany,
a nieużywany nieprzerwanie przez 5 lat od daty rejestracji podlega wygaszeniu.
Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie
wzorów wspólnotowych nie tworzy przywilejów dla praw uzyskanych przez
pozwanego w stosunku do wcześniej uzyskanych przez powoda praw ochronnych
na znak towarowy.
Sąd Okręgowy uznał, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie
przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których
interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Powód
nie udowodnił, że działania pozwanego w sposób bezpośredni naruszają jego
interesy gospodarcze. Powód nie jest obecny na polskim rynku, gdyż jego interesy
reprezentuje w Polsce D… sp. z o.o. w W. Stosunek konkurencji, który mógłby być
poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej
istnieje wyłącznie pomiędzy polskimi spółkami B… i D… sp. z o.o. W braku dowodu
naruszenia działaniami pozwanego interesów gospodarczych powoda (jako innego
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.), Sąd Okręgowy uznał za bezzasadne
roszczenia zgłoszone przez niego na podstawie art. 18 u.z.n.k.
W ocenie Sądu Okręgowego, na powodzie ciążył obowiązek udowodnienia
siły i renomy tego znaku towarowego, którego ochrony się domagał (art. 296 ust. 2
p.w.p. i art. 6 k.c.), a powód nie dowiódł, że znak towarowy IR-700040 jest znakiem
renomowanym ani tego, że produkując, oferując i reklamując jogurt
w kwestionowanych opakowaniach pozwany narusza prawa wyłączne powoda do
tego znaku. Powód używa opakowania ucieleśniającego znak IR-700040 łącznie
z innymi znakami towarowymi i oznaczeniami, w szczególności bardzo dobrze
7
znanymi i rozpoznawalnymi – D… i Fa… . Przedstawienie dowodu na okoliczność,
że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę
charakteru odróżniającego znaku wcześniejszego, wymaga wykazania zmiany
rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których
wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku
późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi
w przyszłości.
Wyrokiem z 14 marca 2012 r. Sąd Apelacyjny, w uwzględnieniu apelacji
powoda, zmienił wyrok Sądu Okręgowego z 28 lutego 2011 r. w ten sposób, że
zakazał pozwanemu działań określonych w żądaniu pozwu, prowadzących do
naruszania praw ochronnych powoda na przestrzenny znak towarowy IR-700040,
stanowiących także czyny nieuczciwej konkurencji oraz nakazał pozwanemu
usunięcie skutków naruszenia praw ochronnych powoda na ten znaku i skutków
czynów nieuczciwej konkurencji poprzez wycofanie znajdujących się w obrocie
produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie naruszającym prawa powoda do
znaku towarowego i zniszczenie takich opakowań a nadto nakazał pozwanemu
trzykrotne opublikowanie w dzienniku „R.” w formacie 6x4 na pierwszej stronie
dodatku „P.”, na której mogą być publikowane ogłoszenia oraz w dzienniku „G.” na
pierwszej stronie wydania głównego, na której mogą być umieszczane ogłoszenia
w formacie 15 modułów, w odstępach czternastodniowych od daty
uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie oświadczenia o następującej
treści: „B…” sp. z o.o. w W. oświadcza, że wprowadzenie do obrotu produktów
mlecznych w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się
ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu,
większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba
pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego,
połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony
do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez, bez
zgody C. G. D…, należącej do Koncernu D…, stanowiło naruszenie renomowanego
znaku towarowego IR-700040, a niezależnie pozostawało w sprzeczności z
zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami, popełnionymi na szkodę
spółki C. G. D…. Za wszelkie działania naruszające przepisy prawa oraz zasady
8
uczciwości kupieckiej B… sp. z o.o. w W. przeprasza C. G. D…”, a w przypadku
nieopublikowania oświadczenia we wskazanych terminach upoważnił powoda do
opublikowania oświadczenia na koszt pozwanego; w pozostałym zakresie
powództwo i apelację oddalił i orzekł o kosztach procesu.
Sąd Apelacyjny za trafne uznał zarzuty naruszenia prawa procesowego,
co doprowadziło do wadliwych ustaleń faktycznych i błędnej oceny
materialnoprawnej sprawy. Zdaniem tego Sądu, przejawem działalności
gospodarczej powoda na terenie Polski jest uzyskanie praw wyłącznych w Polsce
do przestrzennego międzynarodowego znaku towarowego TR-700040 oraz do
szeregu innych znaków towarowych. W bezpośrednim interesie powoda jest
ochrona zarejestrowanego znaku przed jego bezprawnym wykorzystaniem przez
konkurencję, bowiem od utrzymania jego renomy i uzyskanej pozycji rynkowej
zależy bezpośrednio wynik ekonomiczny z tytułu zbytu produktów oznaczonych tym
znakiem, a przez to wysokość opłat licencyjnych, która jest zależna od wartości
danego znaku. W przypadku jej osłabienia licencjobiorca nie będzie
zainteresowany tym, aby korzystać z licencji na dotychczasowych warunkach.
Odmiennie Sąd Apelacyjny ocenił też renomę znaku towarowego IR-700040.
Wynika ona z odróżnialności i wzajemnego skojarzenia z innymi znakami
produktów mlecznych oferowanych przez powoda, to jest z renomy znaku Fa…,
przez co kształt opakowań jogurtów Fa… i jego nazwa kojarzą się wzajemnie ze
sobą i nawzajem przenoszą na siebie pozytywne skojarzenia i odczucia
konsumentów do tego produktu. Renoma znaku Fa… przedkłada się na istnienie
renomy charakterystycznego dla jogurtów o tej nazwie kształtu opakowania
stanowiącego znak towarowy IR-700040 i odwrotnie. Charakterystyczny
dwukomorowy pojemnik pozwolił na wypromowanie oferowanego w nim produktu
D… pod nazwą F…. Poszczególne elementy znaku kombinowanego wzajemnie na
siebie wpływają wzmacniając rozpoznawalność tego znaku. W ocenie Sądu
Apelacyjnego marka Fa… została zbudowana poprzez wzajemne przenikanie
różnych elementów znaku kombinowanego, przy czym rozpoznawalność tej marce
zapewnił charakterystyczny znak przestrzenny IR-700040. Znak przestrzenny IR-
700040 stanowi część znaku kombinowanego produktu Fa…, ale zachowuje
zdolność odróżniającą w zestawieniu z innymi oznaczeniami zawartymi na
9
produktach D…, takimi jak nazwa Fa… i elementami słowno-graficznymi. W tym
wypadku element przestrzenny znaku decyduje o jego rozpoznawalności,
a pozostałe elementy, takie jak kolorystyka, nazwa firmy, nazwa produktu nie są
elementami dominującymi w znaku kombinowanym.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego elementy słowno-graficzne oferowanych przez
pozwanego produktów nie mają takiego charakteru, by wykluczały konfuzję znaków
przestrzennych.
Sąd Apelacyjny podkreślił, że znak, którego dotyczy żądanie pozwu został
zarejestrowany, jako wspólnotowy wzór przemysłowy, a następnie, jako
przestrzenny znak towarowy przez Urząd Patentowy w Polsce, co oznacza, że ma
on charakter odróżniający i z tytułu tej rejestracji wynika domniemanie jego
odróżniającego charakteru. Pozwany wskazując, że przedmiotowy znak nie ma
takiej zdolności odróżniającej powinien obalić domniemanie wynikające z faktu
rejestracji znaku w Urzędu Patentowym w Polsce, czego jednak nie uczynił.
W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego z 14 marca 2012 r.
pozwany zarzucił, że orzeczenie to zostało wydane z naruszeniem prawa
materialnego (art. 3983
§ 1 pkt 1 k.p.c.), to jest: - art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1
p.w.p. w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE z 22 października 2008 r.,
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
znaków towarowych i w zw. z art. 157 p.w.p. oraz art. 157 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt
1 ust. 4 pkt 1 p.w.p. i w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE
z 22 października 2008 r. przez błędną wykładnię; - art. 157 p.w.p. w zw. z art. 169
ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 p.w.p. i w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE
przez niezastosowanie w ustalonych okolicznościach; - art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p.
w zw. z art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy 2008/95/WE i w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art.
296 ust. 2 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. przez błędną wykładnię; - art. 296 ust. 2 pkt 2
p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy
2008/95/WE przez błędną wykładnię; - art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zw. z art. 296
ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE przez błędną wykładnię; -
art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 2 u.z.n.k. przez błędną wykładnię i niewłaściwe
zastosowanie; - art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
10
przez błędną wykładnię.
Pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy
Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
Powód wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
1. W pierwszej kolejności rozważenia wymagają te zarzuty pozwanego, które
dotyczą - jego zdaniem - wadliwej oceny legitymacji czynnej powoda do ubiegania
się o udzielnie mu ochrony prawnej na podstawie ustawy prawo własności
przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Powód domagał się wydania orzeczenia zakazującego pozwanemu
naruszania praw do znaku towarowego IR-700040, do którego prawo ochronne
przysługiwało mu z pierwszeństwem od 12 lipca 1998 r., w związku
z zarejestrowaniem tego znaku na rzecz powoda przez Urząd Patentowy RP
decyzją z 12 lipca 2002 r. oraz nakazania mu usunięcia skutków tego naruszenia
przez podjęcie szczegółowo opisanych czynności. Powód nie sprecyzował, które ze
zgłoszonych przez niego żądań znajduje podstawę w prawie własności
przemysłowej, a które w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i na obie te
podstawy prawne powoływał się łącznie, wskazując, że działanie będące
naruszeniem jego prawa ochronnego na znak towarowy jest zarazem czynem
nieuczciwej konkurencji.
Rodzaje roszczeń służących ochronie praw na znak towarowy oraz
legitymację do ich dochodzenia określa art. 296 ust. 1 p.w.p. Wynika z niego,
że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba,
której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która prawo naruszyła,
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie
zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach
ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej
opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich
dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie ze znaku towarowego.
11
Niewątpliwie w dacie wniesienia pozwu i zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1
k.p.c.) powód korzystał z prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040,
co upoważniało go do dochodzenia roszczeń przewidzianych przez art. 296 ust. 1
p.w.p. Osobną kwestią jest ocena, czy powód wykazał dalsze przesłanki
decydujące o możliwości udzielenia mu ochrony prawnej na tej podstawie, a przede
wszystkim fakt naruszenia jego prawa ochronnego. Roszczenie o zakazanie
pozwanemu działań opisanych w pkt 1 lit. a i b żądania pozwu (pkt I.1 lit. a i b
zaskarżonego wyroku) niewątpliwie wywodzone było przez powoda z art. 296 ust. 1
p.w.p., ale i z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., gdyż naruszenie prawa ochronnego
na znak towarowy, jako działanie sprzeczne z prawem, zagrażające lub
naruszające interes innego przedsiębiorcy, może mieć też cechy czynu nieuczciwej
konkurencji (art. 3 u.z.n.k.).
W świetle uzasadnienia pozwu, ale i zaskarżonego wyroku, nie jest jasne,
czy nakazanie pozwanemu podjęcia czynności opisanych w pkt 2 lit. a, b, c żądania
pozwu (pkt I.2.lit a, b, c zaskarżonego wyroku) znajdowało podstawę w art. 296 ust.
1 pkt 1 p.w.p., gdyż działania te miały prowadzić do naprawienia powodowi szkody
na zasadach ogólnych, czy też podstawą zgłoszenia i uwzględnienia tego żądania
był art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. Nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia
o treści ustalonej w pkt 3 żądania pozwu (pkt I.3. zaskarżonego wyroku)
niewątpliwie miało podstawę w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.
W wyroku z 23 października 2008 r., V CSK 109/08 (Lex nr 479328), Sąd
Najwyższy wyjaśnił jednak, że z porównania zakresu ochrony przewidzianej w razie
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 1 p.w.p.)
z zakresem ochrony przewidzianej w wypadku dokonania czynu nieuczciwej
konkurencji (art. 18 u.z.n.k.) wynika, że ta druga ustawa przewiduje szerszy zakres
roszczeń ochronnych. Brak jest przy tym dostatecznego uzasadnienia natury
aksjologicznej, aby w razie podjęcia działań naruszających prawo do
renomowanego znaku towarowego, stanowiących jednocześnie naruszenie
dobrych obyczajów, pozbawiać uprawnionego możliwości skorzystania z szerszych
środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Byłoby to sprzeczne z podstawowym celem tej ustawy, którym jest
zapewnienie warunków zdrowej konkurencji rynkowej.
12
2. Art. 18 ust. 1 u.z.n.k. legitymuje do zgłoszenia roszczeń przewidzianych
tym przepisem przedsiębiorcę, którego interes został zagrożony lub naruszony
dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji. Z ustaleń faktycznych dokonanych
w sprawie wynika, że powód nie prowadzi na polskim rynku działalności polegającej
na produkcji towarów i wprowadzaniu ich do obrotu, czy na świadczeniu usług,
a jedyną formą jego uczestniczenia w obrocie gospodarczym na tym rynku jest
występowanie w roli licencjodawcy dla D… sp. z o.o. w W. na korzystanie ze znaku
IR-700040. Z odwołaniem się do poglądu wyrażonego w wyroku Sądu
Najwyższego z 23 października 2003 r., V CK 411/02 (OSNC 2004, nr 12, poz.
197), Sąd Okręgowy uznał, że ta okoliczność nie wystarczy dla przypisania
powodowi statusu przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Odmienne stanowisko w tej kwestii zajął Sąd Apelacyjny, który
stwierdził, że powiązaniom korporacyjnym powoda i prowadzącej działalność na
polskim rynku spółki od niego zależnej towarzyszy aspekt ekonomiczny, związany z
tym, że w interesy powoda jako licencjodawcy godzą czyny naruszające prawa do
znaku towarowego będącego przedmiotem licencji udzielonej spółce zależnej.
Z art. 1 u.z.n.k. wynika, że ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Dla przypisania legitymacji
podmiotowi ubiegającemu się o udzielnie mu ochrony prawnej na jej podstawie
do dochodzenia przewidzianych nią roszczeń, konieczne jest stwierdzenie, że ma
on status przedsiębiorcy w znaczeniu ustalonym w art. 2 u.z.n.k., a zatem, że jest
osobą lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która
prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczy
w działalności gospodarczej. Definicja ustalona w art. 2 u.z.n.k. jest bardzo
szeroka. Zawężenie zakresu ochrony udzielanej na podstawie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji do pomiotów działających na terenie Polski lub na rzecz
podmiotów działających na terenie Polski wynika jednak z celu jej uchwalenia
i zasięgu terytorialnego oddziaływania wprowadzonych nią norm.
W wyroku z 23 października 2003 r., V CK 411/02 (OSNC 2004, nr 12,
poz. 197), Sąd Najwyższy wyjaśnił, że spółka dominująca w zakresie tego zespołu
uprawnień, które decydują o istnieniu finansowo-organizacyjnych podstaw
funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
13
oraz w związku z wykonywaniem przez nią uprawnień w ramach posiadanych
udziałów w spółkach zależnych, nie może być postrzegana jako odrębny byt
prawny, gdyż te działania nie powodują powstania należącego do niej
zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych.
W wyroku z 27 kwietnia 2012 r., V CSK 211/11 (Lex nr 1214616), Sąd
Najwyższy przyjął, że bycie wspólnikiem w spółce kapitałowej nie jest
prowadzeniem działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi wówczas nie
wspólnik, lecz sama spółka. Fakt jej założenia, udzielenia jej licencji oraz
wspomagania jej działalności informacyjno-reklamowej w początkowym okresie nie
jest uczestniczeniem w działalności gospodarczej na terenie Polski w rozumieniu
art. 2 u.z.n.k. Jeżeli aktywność zagranicznego przedsiębiorcy na polskim rynku
sprowadza się tylko do wykreowania innego przedsiębiorcy, to ochrona interesów
przedsiębiorcy zagranicznego jest wystarczająca, gdy z ochrony przed czynami
nieuczciwej konkurencji może skorzystać podmiot od niego zależny.
Wspomaganie kapitałowe oraz inna pomoc dla działalności spółki zależnej nie daje
podstaw do uznania, że zagraniczny przedsiębiorca, będący jednoosobowym
wspólnikiem polskiej spółki, sam bezpośrednio prowadzi na ternie Polski
działalność gospodarczą lub w niej uczestniczy.
Pozwany kwestionuje legitymację czynną powoda do dochodzenia
zgłoszonych przez niego roszczeń z odwołaniem się do poglądów wyrażonych
w zacytowanych wyżej orzeczeniach Sądu Najwyższego. W sprawach, w których te
orzeczenia zapadły podmioty ubiegające się o udzielenie im ochrony prawnej na
podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powoływały się na swój
status spółki dominującej wobec podmiotu działającego na polskim rynku,
w stosunku do którego inne osoby (pozwani) dopuścili się czynów nieuczciwej
konkurencji. Status powodów, jako spółek dominujących wynikał z założenia spółki
działającej na polskim rynku i występowania w roli jej udziałowcy, co pozwalało
im zachować pewien wpływ na jej aktywność gospodarczą, wykonywaną jednak
przez spółkę zależną we własnym imieniu i na własny rachunek. W niniejszej
sprawie powód nie konstruował własnej legitymacji czynnej z powołaniem się
na powiązania korporacyjne z podmiotem działającym na polskim rynku,
w stosunku do którego pozwany miał dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji,
14
lecz z odwołaniem się do przysługującego jemu samemu prawa na znak towarowy
IR-700040, którego naruszanie miało godzić w jego interesy, jako licencjodawcy.
Nie zawsze licencjodawca i zarazem udziałowiec w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością ma realny wpływ na to, że działający na polskim rynku
licencjobiorca podejmie czynności zmierzające do uzyskania ochrony dla
naruszanego przez inny podmiot prawa ochronnego na znak towarowy.
Niewątpliwie jednak naruszanie prawa ochronnego na znak towary godzi
także w jego interes ekonomiczny i może stanowić skierowany przeciwko niemu
czyn podlegający ocenie na podstawie obu ustaw powoływanych jako źródło
roszczeń dochodzonych przez powoda.
O statusie przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji decyduje faktyczne uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Może ono
polegać na różnych działaniach, które mogą wpływać na bieżące albo przyszłe
wyniki przedsiębiorców lub interesy klientów (por. wyrok Sądu Najwyższego
z 22 października 2003 r., II CK 161/02, OSNC 2004, nr 11, poz. 186).
Jako działalność gospodarcza nie musi mieć ono charakteru zarobkowego,
wystarczy, aby spełniało przesłanki zawodowości, to jest miało charakter stały,
ciągły i organizacyjny. W wyroku z 26 marca 2002 r., III CKN 777/00 (OSNC 2003,
nr 3, poz. 40), za przejaw uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez powoda,
Sąd Najwyższy uznał zadysponowanie przez niego nazwą przedsiębiorstwa
i udzielenie zgody na korzystanie z niej przez inne podmioty, a zatem udzielenie
im licencji. Podobnie Sąd Najwyższy ocenił status licencjodawcy na gruncie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w wyroku z 23 października 2008 r., V CSK
109/08 (Lex nr 479328). Prawo wynikające z rejestracji znaku towarowego nakłada
na całe otoczenie prawne obowiązek jego nienaruszania, między innymi
powstrzymania się od używania takiego znaku dla oznaczania towarów przez
osoby, którym prawo to nie przysługuje. Jeżeli wbrew temu zakazowi podmiot
nieuprawniony korzysta ze znaku towarowego stanowiącego wyłączne prawo innej
osoby, to takie działanie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
może być rozważane jako czyn nieuczciwej konkurencji.
Reasumując ten wątek trzeba stwierdzić, że formą uczestniczenia przez
powoda w działalności gospodarczej na polskim rynku było czerpanie korzyści
15
z licencji na znak towarowy IR-700040, której udzielił zależnej od niego spółce
prawa polskiego. Czyny pozwanego godzące w prawo ochronne powoda mogą
wpływać ma jego sytuację jako licencjodawcy, a w takiej sytuacji licencjodawca jest
postrzegany w orzecznictwie jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.,
któremu może być udzielona ochrona prawna także na jej podstawie. Skoro jednak
ochrona prawna na podstawie art. 18 ust. 1 u.z.n.k. miałaby być udzielona
powodowi, a nie zależnej od niego spółce prawa polskiego, to i przesłanki
decydujące o jej udzieleniu powinny być ustalone i zrelatywizowane do osoby
powoda i tych form jego aktywności, w których jest obecny na polskim rynku.
Wynika z tego zawężenie zakresu okoliczności, od których zależy legitymacja
czynna powoda do dochodzenia zgłoszonych roszczeń do kwestii przysługiwania
mu prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040 i stwierdzenia naruszenia tego
prawa przez pozwanego.
3. Już po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie, w toku
postępowania kasacyjnego, doszło do unieważnienia udzielonego powodowi prawa
ochronnego na znak towarowy IR-700040. Oddziaływanie takiej decyzji jest
objaśniane z odwołaniem się do fikcji wywoływania przez nią wstecznego skutku
(ex tunc). Przyjmuje się bowiem, że unieważnienie prawa ochronnego kreuje taki
stan, jakby nie zostało ono udzielone (por. wyroki Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 13 lipca 2010 r., II GSK 685/09, Lex nr 705997;
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 29 maja 2008 r., VI SA/Wa 402/08,
Lex nr 477227). Oznaczałoby to, że powód nie może powoływać się na
przysługiwanie mu prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040 nie tylko na
przyszłość, ale i w okresie pomiędzy wydaniem decyzji z 12 lipca 2002 r.,
a unieważnieniem przyznanego nią prawa.
Dla prawomocnie zakończonego postępowania jest to nowa okoliczność
faktyczna, a w postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powoływanie
nowych faktów i dowodów; Sąd Najwyższy jest też związany ustaleniami
faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia (art. 39813
§ 2
k.p.c.).
4. W dacie zamknięcia rozprawy przez Sąd Apelacyjny powód korzystał
16
z prawa ochronnego na przestrzenny znak towarowy IR-700040. Z ustaleń
dokonanych w sprawie wynika, że znak ten od 1997 r. wykorzystywany był
w obrocie gospodarczym przez spółkę zależną od powoda, jako wzór pojemnika na
produkowane przez nią i sprzedawane na polskim rynku jogurty dwuskładnikowe.
Spółka ta wprowadzała jednak na polski rynek jogurty dwuskładnikowe
w pojemnikach dwóch typów, nieco różniących się od siebie. Jogurty wprowadzane
do obrotu w pojemnikach odpowiadających znakowi towarowemu, na który prawo
ochronne przysługiwało powodowi nosiły nazwę F… . Ta nazwa obok znaku D. …
umieszczana była na etykietach, którymi oklejony był pojemnik odpowiadający
przestrzennemu znakowi towarowemu IR-700040. Przestrzenny znak towarowy
powoda nie był używany w obrocie gospodarczym przez spółkę zależną od powoda
samodzielnie, w oderwaniu od znaków Fa… i D… oraz bez dalszych oznaczeń,
które identyfikowały zapakowany w nie towar.
Kwestionowane przez powoda działanie pozwanego polega na tym, że od
sierpnia 2008 r. wprowadza on do obrotu jogurty dwuskładnikowe w opakowaniach
dwukomorowych, pod nazwą Frutica, Premium Frutica, Fru Via Duo. Pojemniki,
w których te jogurty trafiają do obrotu wykonane są według wspólnotowych wzorów
przemysłowych zarejestrowanych przez pozwanego. Wybór kształtu pojemnika,
w którym pozwany wprowadza na rynek jogurty dwuskładnikowe był podyktowany
względami funkcjonalnymi.
Pozwany ma samodzielną, wysoką pozycję na rynku, a jego znak towarowy
jest odróżniany od znaku powoda i rozpoznawany przez nabywców.
W powyższych stwierdzeniach wyczerpuje się relacja o faktach ustalonych
w sprawie przez Sądy obu instancji. Sąd Apelacyjny skorygował ustalenie Sądu
Okręgowego co do daty, od której spółka zależna dla powoda wprowadza na polski
rynek jogurty Fa… w pojemnikach odpowiadających znakowi IR-700040 (1997 r. a
nie 2007 r.), stwierdzając zarazem, że także inne ustalenia Sądu Okręgowego są
błędne bądź niepełne. W uzasadnieniu własnego rozstrzygnięcia (s. 28 i następne
uzasadnienia) Sąd Apelacyjny nie wskazał jednak, w jakim zakresie i na podstawie
jakiego materiału dowodowego uzupełnia lub zmienia ustalenia faktyczne Sądu
Okręgowego. Sąd Apelacyjny wyjaśnił wprawdzie, że nie akceptuje ustalenia Sądu
17
Okręgowego co do renomy znaku towarowego IR-700040 oraz tego, czy powód
bądź jego licencjobiorca używa znaku w obrocie i czy znak ma zdolność
odróżniającą (s. 30, 31, 33 i n. uzasadnienia), ale nie dokonał w tym zakresie
żadnych własnych odmiennych czy uzupełniających ustaleń, do których można by
się odwołać w procesie subsumpcji faktów, pod mające do nich zastosowania
normy prawa materialnego. Odmienne stwierdzenia Sądu Apelacyjnego w
wymienionych wyżej kwestiach mają postać nie ustaleń faktycznych (nie
towarzyszy im powołanie się na jakiekolwiek środki dowodowe), lecz odmiennych
ocen prawnych co okoliczności będących przesłankami dla dochodzonych przez
powoda roszczeń. Oceny te zostały przez Sąd Apelacyjny dokonane z odwołaniem
się wyłącznie do poglądów wypowiedzianych w orzecznictwie międzynarodowych
organów ochrony prawnej oraz Sądu Najwyższego, chociaż poglądy te o tyle mogły
mieć zastosowanie w sprawie, o ile zostałyby powiązane ze specyficznym dla niej
kontekstem faktycznym. Nieco precyzyjniej Sąd Apelacyjny wypowiedział się tylko
w kwestii renomy znaku IR-700040 (s. 39 uzasadnienia), choć i w tym przypadku
nie jest jasne, jaki konkretnie materiał dowodowy był podstawą dla sformułowanych
przez Sąd Apelacyjny prezentowanych wniosków.
Brak ustaleń faktycznych wystarczających do oceny prawidłowości
zastosowania prawa materialnego może uzasadniać uwzględnienie naruszenia
prawa materialnego jako podstawy kasacyjnej, także bez bliższego rozważania
wywiedzionych w jej ramach zarzutów (por. wyrok Sądu Najwyższego z 5 lutego
2010 r., III CSK 120/09, Lex nr 585820). W niniejszej sprawie, do niektórych
stwierdzeń Sądu Apelacyjnego można się jednak odnieść w takim zakresie, w jakim
pozwalają na to fakty ustalone i istotne dla rozstrzygnięcia.
5. Rodzaje działań, którym ustawodawca przypisuje cechy naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy określa art. 296 ust. 2 p.w.p. (odpowiednik art. 5 ust.
1 dyrektywy nr 2008/95/WE). Polegają one na używaniu w obrocie gospodarczym
znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego
w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt 2) lub znaku
identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
18
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie
może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla
odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (pkt 3).
Kryterium, od spełnienia którego zależy, czy dane oznaczenie może być
uznane za znak towarowy stanowi jego zdolność odróżniająca towarów jednego
przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1, art. 129
ust. 1 pkt 2, art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Pozostaje to w związku z podstawową
funkcją znaku towarowego, którą jest zagwarantowanie konsumentowi możliwości
określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem i odróżnienia tego
towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. W wyroku z 5
lutego 2010 r., III CSK 120/09 (Lex nr 585820), Sąd Najwyższy wyjaśnił,
że ustalenie zdolności odróżniającej oznaczenia towaru jest przedmiotem badania
w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 129 ust. 1
pkt 2 p.w.p.) lub o unieważnienie takiego prawa (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.), które
należy do wyłącznej kompetencji Urzędu Patentowego RP (art. 261 ust. 2 pkt 2
p.w.p.). Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, że posiada on
zdolność odróżniającą (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Domniemanie to może być
obalone w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
(art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Nie ma też przeszkód, żeby w postępowaniu sądowym
w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na użytek
tego postępowania, dowodzić, że ze względu na używanie znaku identycznego lub
podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorców w błąd, gdyż znak towarowy zarejestrowany ma niewielką
siłę odróżniającą lub w ogóle nie ma zdolności odróżniającej. Takie zarzuty zgłaszał
w toku postępowania pozwany.
6. Dla zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do oceny konkretnego
przypadku istotne jest, czy ze względu na użycie dla oznaczenia towarów przez
przedsiębiorcę znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, zachodzi
ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd, obejmujące w szczególności ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.
19
W niniejszej sprawie za niesporne można uznać, że znak towarowy, na który
powodowi przysługuje prawo ochronne oraz pojemnik na jogurt wykonany według
wzoru przemysłowego zarejestrowanego przez pozwanego używane były w obrocie
gospodarczym w otoczeniu innych znaków towarowych i oznaczeń. W wyroku
z 10 lutego 2011 r., I CSK 393/10 (OSNC 2011, nr 11, poz. 127) Sąd Najwyższy
potwierdził jednak, że przestrzenny znak towarowy wykorzystywany w obrocie
razem z innymi znakami może zachować zdolność odróżniającą, pod warunkiem
jednak, że jego siła oddziaływania ujawnia się także w tym otoczeniu i ma
znaczenie dla identyfikacji towaru i źródła jego pochodzenia.
Dla ustalenia podobieństwa znaków towarowych bądź znaku i innego
oznaczenia konieczne jest ich całościowe porównanie, z uwzględnieniem aspektu
wizualnego, fonetycznego, konceptualnego. Identyczność znaku towarowego
i oznaczenia ma miejsce, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame)
lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami.
Znak i oznaczenie są do siebie podobne, jeżeli są przynajmniej
częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia,
czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne konieczne jest
ustalenie ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie
poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta.
Znak towarowy, na który powodowi przysługuje prawo ochronne oraz
pojemnik na jogurt wykonany według wzoru przemysłowego zarejestrowanego
przez pozwanego są do siebie podobne. Nie oznacza to jeszcze, że podobieństwo
to powoduje ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów towarów pakowanych
w oba rodzaje pojemników. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje
wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi oferowane
odbiorcom z oznaczeniem podobnym do znaku towarowego pochodzą z tego
przedsiębiorstwa, które oznacza swoje produkty znakiem towarowym, ewentualnie
z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
Dokonując oceny ryzyka wprowadzenia w błąd co do podchodzenia towarów
przez oznaczanie ich w obrocie znakiem podobnym do znaku towarowego należy
brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi
20
relacje, szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub
korzystania z nich, warunki, w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter.
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im silniejszy
jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych
cech lub jego renomy. Renoma znaku jest elementem, który należy uwzględnić
w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest
wystarczające dla powstania ryzyka wprowadzenia w błąd, po ustaleniu
podobieństwa znaków. Oznacza ona znajomość znaku i jego sławę, co nie musi się
przekładać na jakość towarów lub usług opatrywanych znakiem. Przy dokonywaniu
oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem
wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie
istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego
w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość
inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział
procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia
zidentyfikowanie towarów, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa.
Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego
charakteru, spoczywa na powodzie.
7. Pozwany wskazywał na nikłą zdolność odróżniającą znaku towarowego
IR-700040, wynikającą z tego, że jego kształt wymuszony jest względami
funkcjonalnymi. O ile bowiem zamiarem producenta jest zaoferowanie
konsumentowi jogurtu z jakimś jeszcze dodatkiem (dżem, konfitura, syrop, wiórki
czekoladowe, chrupki itp.), o którego ewentualnym połączeniu z jogurtem
i proporcji, w jakiej to nastąpi ma zadecydować sam konsument, to oba te składniki
w ramach jednego produktu muszą pozostawać oddzielone do chwili jego
konsumowania. Taka właściwość sprzedawanego towaru może wymuszać
posługiwanie się opakowaniem dwukomorowym. Wielkość tego opakowania
determinowania jest przez masę produktu, który ma się zmieścić w jednym
pojemniku. Decydują o niej zapewne oczekiwania konsumentów kształtowane
przez zbliżoną ofertę rynkową, ale i koszty produkcji oraz spodziewane wyniki jego
sprzedaży. Kształt dwukomorowego opakowania jest o tyle wymuszony, że jeden
21
z pojemników ma być większy od drugiego o przyjętą przez producenta proporcję
składników, ważną dla walorów smakowych produktu. Poza tym opakowanie może
być zaprojektowane jako odwzorowanie różnych kształtów geometrycznych.
Pozwany utrzymywał, że zwężenie u podstawy mniejszego pojemnika dla
jego produktu i jego odległość od większego, są wymuszone sposobem łączenia
ze sobą ich zawartości. Kwestia wymuszenia względami funkcjonalnymi
potrzeby wykorzystania przez pozwanego przy wprowadzaniu na rynek jego
produktu pojemnika podobnego do pojemnika odpowiadającego znakowi
towarowemu IR-700040 została odmiennie oceniona przez Sądy obu instancji.
Stwierdzenia Sądu Apelacyjnego odnoszące się do tych kwestii zostały
sformułowane na podstawie własnego przekonania tego Sądu. Sąd Okręgowy
odmiennie ocenił rozważany problem i także kierował się przy tym własnym
przekonaniem (s. 37 uzasadnienia). Do kwestii technicznych związanych z budową
pojemnika i wygodą posługiwania się nim Sąd Apelacyjny się nie odniósł i nie
rozważył też, jakie odstępstwa od przyjętego przez pozwanego rozwiązania
gwarantowałyby mu ten sam efekt funkcjonalny, w zakresie sposobu korzystania
z pojemnika oraz ekonomiczny, w zakresie kosztów jego wytworzenia. Powyższe
pozwoliłoby na udzielenie pewnej odpowiedzi na pytanie, na ile kształt pojemnika
na jogurty dwuskładnikowe produkowane przez pozwanego został zdeterminowany
założeniami co do funkcji, które pojemnik ma realizować.
Nie ma wątpliwości, że powód ubiega się o ochronę znaku przestrzennego,
którego jego licencjobiorca używał w obrocie gospodarczym wraz z bliższym
oznaczeniem cech produktu pakowanego w pojemniki odpowiadające
kształtem temu znakowi. Cechy produktu sprzedawanego w tych pojemnikach
charakteryzowane były jednak także przez inne znaki towarowe.
Znak przestrzenny, w związku z którym powód dochodzi roszczeń był zatem tylko
jednym z elementów charakteryzujących produkt wprowadzany do obrotu
przez spółkę zależną od powoda. Pojemnik na jogurt dwuskładnikowy
produkowany i wprowadzany do obrotu przez pozwanego, którego podobieństwo
do znaku IR-700040 jest pozwanemu zarzucane, funkcjonuje w obrocie
gospodarczym także jako tylko jeden z elementów produktu trafiającego na rynek.
Szczegółowa informacja o właściwościach produktu zapakowanego w pojemnik
22
wykorzystywany przez pozwanego wynika nie z cech pojemnika, ale z informacji na
etykietach, którymi jest oklejony.
O produktach wprowadzanych do obrotu w podobnych pojemnikach przez
licencjobiorcę powoda i przez pozwanego wiadomo, że są jogurtami
dwuskładnikowymi. Są to zatem rodzajowo identyczne towary. Właściwości
porównywanych pojemników, a mianowicie to, że stanowią one dwukomorowe
opakowania z przeźroczystego tworzywa, umożliwiają konsumentowi stwierdzenie,
że ma do czynienia z produktem pozwalającym na wymieszanie dwóch składników.
Większe komory pojemników są oklejone etykietami. Powstaje kwestia, czy bez
spojrzenia na nie konsument może w ogóle stwierdzić, że ma do czynienia
z jogurtem, a nie na przykład - z serkiem, kaszką, czy innym deserem mlecznym,
jeżeli i takie produkty są oferowane w pojemnikach dwukomorowych. Jogurty
należą wprawdzie do produktów „mało angażujących”, niedrogich, kupowanych
codziennie, ale przed ich zakupem konsument zwykle wie, czy chce kupić jogurt,
czy inny produkt na bazie mleka. Jeśli ustalenie rodzaju kupowanego produktu nie
jest możliwe bez spojrzenia na etykietę, to z niej, a nie z kształtu pojemnika,
konsument czerpie wiedzę o tym, że kupuje jogurt pochodzący od określonego
producenta, chyba że etykieta nie odwołuje się do znaków dostatecznie
charakterystycznych produkt i producenta.
Dla konsumenta, który wybiera produkt pakowany w pojemniki
dwukomorowe ma znaczenie to, że z jogurtem (serkiem, kaszką, deserem itp.)
może zmieszać jakiś słodki dodatek. Mniejsza komora w pojemnikach stosowanych
przez obie strony jest na tyle przejrzysta, że konsument jest w stanie rozeznać, jaki
dodatek towarzyszy produktowi zasadniczemu, i wybrać ten, który mu najlepiej
odpowiada. Jest możliwe, że niektórzy konsumenci podejmują decyzję o zakupie
produktu dwuskładnikowego kierując się wyłącznie zawartością mniejszego
opakowania.
W sprawie nie poczyniono żadnych ustaleń co do tego, czy w momencie
wprowadzenia przez pozwanego na polski rynek jogurtów w pojemnikach
podobnych do pojemników wykonanych według wzoru odpowiadającemu kształtowi
przestrzennego znaku towarowego IR-700040 (2008 r.), jakiś inny podmiot poza
23
licencjobiorcą powoda, oferował na tym rynku jogurty o zbliżonych cechach, a jeśli
tak, to jak były one opakowane, względnie, czy w podobnych opakowaniach
oferowane były wówczas do sprzedaży podobne rodzajowo towary (serki, kaszki,
desery mleczne itp.). Okoliczności te oczywiście mają znaczenie dla odpowiedzi
na pytanie, czy sam tylko kształt pojemnika, w którym pozwany wprowadził na
polski rynek jogurt dwuskładnikowy mógł determinować decyzje konsumentów
o kupowaniu produktu pozwanego, w błędnym przekonaniu, że towar pochodzi
od powoda.
8. Podstawową przesłanką decydującą o możliwości uwzględnienia roszczeń
przewidzianych w art. 296 p.w.p. i art. 18 u.z.n.k. jest stwierdzenie, że miało
miejsce zdarzenie będące szczególnego rodzaju czynem niedozwolonym
(naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, czyn nieuczciwej konkurencji).
Art. 296 p.w.p. i art. 18 u.z.n.k. przewidują różne rodzaje roszczeń w związku
z naruszeniem prawa na znak towarowy oraz popełnieniem czynu nieuczciwej
konkurencji. Wybór środka ochrony prawnej, z którego skorzysta uprawniony
podmiot zależy od niego samego i dokonuje się przez zgłoszenie odpowiedniego
żądania w procesie. O tym, czy wybrane przez powoda żądanie zostanie
uwzględnione decyduje jednak nie samo tylko stwierdzenie naruszenia prawa
ochronnego (popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji), ale i ustalenie,
że spełnione zostały dalsze przewidziane dla poszczególnych roszczeń przesłanki
ich powstania. O uwzględnieniu żądania decyduje zatem ten zespół okoliczności,
które istnieją w dacie udzielenia ochrony prawnej ubiegającemu się o nią, a zatem
w dacie zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Gdyby nawet okazało się,
że w 2008 r. tylko licencjobiorca powoda i pozwany wprowadzali do obrotu jogurty
dwuskładnikowe w podobnych opakowaniach, to nie można pominąć, że ochrona
prawna w formie oczekiwanej przez powoda miałaby mu być udzielona po upływie
kilku lat od tego zdarzenia. W kontekście tych żądań, z którymi wystąpił powód
powstaje zatem kwestia, czy znak towarowy IR-700040 zachował zdolność
odróżniającą także obecnie, z uwagi na aktualne uwarunkowania rynku, na którym
miało dojść do naruszenia.
9. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 39815
§ 1 k.p.c. oraz art.
108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 39821
i art. 391 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak
24
w sentencji.