Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSA Ewa Zalewska (spr.)

Sędziowie: SA Aldona Wapińska

SA Jan Szachułowicz

Protokolant: praktykant Joanna Gilewska

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt XX GC 1105/14

uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym, drugim i czwartym w całości oraz w punkcie trzecim w zakresie, w jakim oddalono w nim powództwo o odszkodowanie w postaci utraconych korzyści w kwocie 108.138,88 zł (sto osiem tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) oraz powództwo o odszkodowanie z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 554.727,52 zł (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VII AGa 815/18

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym w dniu 4 listopada 2014 r. (data stempla pocztowego biura podawczego – wpływ bezpośredni) powódka (...) S. A. w W. wniosła przeciwko pozwanemu (...) S.A. w W. o:

- zobowiązanie pozwanego do zaniechania, również w przyszłości, niedozwolonych działań polegających na:

a) posługiwaniu się przez pozwanego lub jego spółki lub podmioty powiązane, w szczególności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych lub w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości domeną (...) w jakimkolwiek zakresie, również w celu przekierowywania ruchu internetowego na inny adres internetowy;

b) wykorzystywaniu domeny (...) lub marki M. (...) w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, handlowych lub jakichkolwiek innych materiałach pozwanego lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych pozwanego, w szczególności w materiałach zamieszczanych na stronach internetowych pozwanego lub podmiotów powiązanych pozwanego lub jakichkolwiek innych stronach internetowych lub w zasobach zamieszczonych lub dostępnych w sieci Internet lub jakiejkolwiek innej sieci informatycznej lub teleinformatycznej oraz materiałach drukowanych, oraz ustnych wypowiedziach pracowników, współpracowników, członków organów pozwanego lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych pozwanego w zakresie innymi niż niezbędnym do wykonania przez pozwanego czynności wskazanych w petitum niniejszego pozwu lub umożliwienie posługiwania się domeną (...) jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu;

c) posługiwaniu się przez pozwanego lub którykolwiek z podmiotów powiązanych pozwanego marką (...) lub marką wykorzystującą zestawienie (...) w jakikolwiek sposób, w tym poprzez oznaczanie sklepu internetowego, stacjonarnych punktów sprzedaży lub dystrybucji, oznaczanie jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa pozwanego lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych pozwanego, lub oznaczanie usług lub produktów pozwanego lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych pozwanego lub umożliwienie posługiwania się marką (...) lub marką wykorzystującą zestawienie (...) jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszym postępowaniu;

- zobowiązanie pozwanego do usunięcia skutków niedozwolonych działań, poprzez:

a) zniszczenie dotychczasowych oraz modyfikację na przyszłość treści materiałów reklamowych, promocyjnych oraz wszelkich innych materiałów dotyczących działalności pozwanego lub podmiotów powiązanych pozwanego zawierających adresy internetowe wykorzystujące sporną domenę;

b) zmianę nazwy stacjonarnych punktów sprzedaży lub dystrybucji poprzez usunięcie z nich słów (...);

c) dokonanie przeniesienia na rzecz powoda praw wynikających z umowy o korzystanie z domeny (...) zawartej przez pozwanego z (...) w dniu 5 stycznia 2012 r. w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszym postępowaniu;

- zobowiązanie pozwanego do złożenia jednokrotnego oświadczenia o następującej treści:

„W wykonaniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia (…), niniejszym w imieniu spółki (...) S.A. z siedzibą w W., nr KRS (...) oświadczamy, że spółka (...) S.A. zarejestrowała w (...) a następnie wykorzystywała do prowadzenia działalności gospodarczej domenę internetową (...) oraz posługiwała się marką (...) na oznaczenie swoich produktów oraz usług, oraz prowadzonej działalności, czym naruszyła w sposób zawiniony prawa spółki (...) S.A. z siedzibą w W., która stworzyła markę Grupa (...). W związku z powyższym w imieniu spółki (...) S.A. przepraszamy spółkę (...) S.A. oraz wszystkie osoby, zwłaszcza klientów, wprowadzone w błąd w wyniku podejmowanych przez nas działań.

(…) oraz (…) - członkowie zarządu spółki (...) S.A."

Powódka wskazała, że powyższe oświadczenie powinno zostać uzupełnione o datę wydania prawomocnego wyroku oraz dane członków zarządu pozwanego aktualne w dniu opublikowania oświadczenia, a następnie opublikowane w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim - pt. Gazeta (...) lub (...) w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku w niniejszym postępowaniu, na stronie nr 2 ww. gazety, w taki sposób by treść ogłoszenia (jego tekst, a nie sama ramka/przestrzeń, w której zostanie zamieszczone) zajmowała co najmniej 25% powierzchni strony, tekst będzie napisany czcionką Times New Roman, w rozmiarze co najmniej 22, koloru czarnego na tle w jednolitym kolorze białym;

- zobowiązanie pozwanego do naprawienia wyrządzonej powódce szkody polegającej na uszczerbku w majątku powódki w postaci utraconych korzyści polegających na nieosiągnięciu przychodów i w efekcie wynikającego z nich zysku brutto ze sprzedaży towarów i materiałów powódki w okresie od dnia rozpoczęcia prowadzenia sklepu internetowego pozwanego tj. od maja 2013 roku do daty wniesienia pozwu i uiszczenia kwoty odszkodowania w wysokości 108.138,88 zł w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszym postępowaniu na konto bankowe powódki (...);

- zobowiązanie pozwanego do wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w postaci nieuiszczonej na rzecz powódki opłaty licencyjnej w związku z korzystaniem przez pozwanego z marki powódki w ramach prowadzonej przez pozwanego działalności za okres od maja 2013 roku do dnia wniesienia pozwu w kwocie 554.724,52 zł w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszym postępowaniu na konto bankowe powódki (...).;

- zasądzenie kwoty 5.000,00 złotych na rzecz Muzeum Narodowego w P., w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszym postępowaniu.

Ponadto powódka wniosła o zasądzenie kosztów procesu.

Uzasadniając żądanie powódka wskazała, że 30 stycznia 2014 roku, Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych po rozpoznaniu sprawy z powództwa powódki przeciwko pozwanemu o ustalenie naruszenia prawa powódki w wyniku rejestracji przez pozwanego domeny (...), orzekł, że pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie ww. domeny naruszył prawa powódki. To zaś przesądza o zasadności wytoczenia powództwa o ochronę praw powódki, które pozwany w dalszym ciągu narusza (pozew, k. 2 -13v).

Pozwany (...) S.A. w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przypisanych. Pozwany podniósł, że roszczenia sformułowane w punktach 1, 2 i 3 petitum pozwu dotyczą osób trzecich niebędących stronami postępowania tj. członków organów, pracowników, współpracowników pozwanego i podmiotów powiązanych pozwanego. Zatem roszczenia o nakazanie pozwanemu, aby osoby trzecie zaniechały działań opisanych w petitum pozwu lub nakazanie, aby osoby te podjęły określone działania nie może być przedmiotem rozpoznania i wyrokowania w niniejszej sprawie. Zdaniem pozwanego wyrok Sądu Polubownego nie stanowi w żadnej mierze stwierdzenia naruszenia przez pozwanego art. 3 i art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie może być uznany za wiążący w niniejszym postępowaniu, albowiem ustalony pomiędzy stronami zapis na sąd polubowny nie obejmował sporu o naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozwany zarzucił, że twierdzenia powódki dotyczące rzekomego naruszenia praw przez pozwanego, wysokość rzekomej szkody poniesionej przez powódkę oraz związku przyczynowego pomiędzy działaniami pozwanego i rzekomą szkodą są gołosłowne i niepoparte wnioskami dowodowymi. Zdaniem pozwanego zawarcie przez pozwanego umowy o utrzymanie domeny (...) nie naruszało ani nie narusza jakichkolwiek praw podmiotowych powódki, przysługujących jej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. (odpowiedź na pozew, k. 181 -199)

Wyrokiem z dnia 19 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w punkcie pierwszym sentencji zakazał pozwanemu wykorzystywania oznaczenia (...) w materiałach promocyjnych, handlowych, poprzez oznaczenie sklepu internetowego, stacjonarnych punktów sprzedaży lub dystrybucji, w celu oznaczania usług lub produktów pozwanego; w punkcie drugim sentencji zasądził od pozwanego na rzecz (...) Narodowego w P., wpisanego do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem (...) (...), kwotę 5.000 zł; w punkcie trzecim sentencji oddalił powództwo w pozostałym zakresie; zaś w punkcie czwartym sentencji zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu.

Powyższe rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych.

Powódka (...) S.A. w W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży złota w formie certyfikowanych sztabek najwyższej próby, złotych monet, srebra inwestycyjnego, platyny, palladu, diamentów inwestycyjnych, monet kolekcjonerskich oraz akcesoriów. Od 15 lipca 2011 roku do 9 września 2013 roku powódka działała pod firmą Grupa (...) S. A. w W.”, zawierając umowy oraz prowadząc działalność marketingową rozpowszechniającą markę. Działalność powódki była prowadzona również za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem (...) do którego użytkownicy Internetu odsyłani byli również za pośrednictwem adresu internetowego (...) odwołującego się bezpośrednio do firmy powódki Grupa (...) oraz za pośrednictwem strony korporacyjnej powódki prowadzonej pod adresem (...) pl. (...) (...) została zarejestrowana przez powódkę w (...) (...)w dniu13 maja 2011 roku.

Pozwany zarejestrował domenę (...) w (...) w dniu 5 stycznia 2012 roku. Następnie rozpoczął działalność konkurencyjną wobec działalności powódki, prowadzoną za pośrednictwem Internetu, w ramach której oferował metale szlachetne, w tym monety kolekcjonerskie, złoto oraz srebro.

Na przełomie I i II kwartału 2012 roku powódka prowadziła z pozwanym negocjacje dotyczące dokonania inwestycji przez pozwanego w powodową spółkę. Inwestycja nie doszła do skutku. W trakcie rozmów powódka przekazała pozwanemu, że opiera swą działalność na dwóch segmentach: na sprzedaży złota inwestycyjnego oraz marce Grupa (...) S. A.

Pozwany prowadził działalność za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży w centrach handlowych, gdzie również posługiwał się m. in. oznaczeniem (...).

Niekwestionowanym było również, że po wyroku sądu polubownego, pod koniec 2014 roku, pozwany zaprzestał korzystania ze spornej domeny.

Wyrokiem z 30 stycznia 2014 roku Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w W. po rozpoznaniu sprawy z powództwa powódki przeciwko pozwanemu orzekł, że pozwany (...) S. A. w W., w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej (...), naruszył prawa powódki (...) S. A. w W. oraz stosownie do wyniku sporu orzekł o kosztach postępowania. Postanowieniem z 19 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy uznał ww. wyrok sądu polubownego.

Powyższy stan faktyczny Sąd I instancji ustalił na podstawie wskazanych wyżej dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach niniejszej sprawy, których autentyczności i zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy nie zakwestionowała żadna ze stron niniejszego postępowania. Sąd Okręgowy stwierdził, że wobec niekwestionowania złożonych do akt kserokopii dokumentów brak było podstaw do żądania złożenia wyżej wymienionych dokumentów w oryginale. Do ustalenia stanu faktycznego posłużyły Sądowi Okręgowemu również „inne dowody” - wydruki ze stron internetowych, a także dowody osobowe z zeznań świadków W. M., B. K. (1) oraz zeznania M. M. (1) złożone w charakterze strony. Zeznaniom tym, w zakresie w jakim posłużyły do ustalenia stanu faktycznego Sąd Okręgowy dał wiarę.

Sąd Okręgowy oddalił wnioski powódki o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia do akt sprawy dowodów z dokumentów – statystyk wykazujących: „ilość odbiorców ogółem”, „ilość odbiorców pozyskiwania ogółem”, „słów kluczowych”, wejść płatnych, bezpłatnych, płatnych faz dotyczących wszystkich kategorii wyszukiwania: (...), grupa mennice krajowe, mennice krajowe grupa, mennice krajowe oraz zestawień przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, wartości zakupów sprzedanych towarów i materiałów oraz zysków brutto ze sprzedaży produktów pozwanego z placówek stacjonarnych działających pod marką (...) oraz sklepów internetowych w okresie od początku ich działalności do daty wniesienia pozwu. Sąd Okręgowy wskazała w tej kwestii, że zgodnie z treścią art. 248 § 1 k.p.c. każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne. Zdaniem Sądu I instancji ww. wniosek wykracza poza treść powyższego przepisu prawnego, z tego względu, że jego uwzględnienie wymagałoby nałożenia na stronę pozwaną obowiązku wytworzenia takiej dokumentacji. Powódka bowiem nie wykazała, że pozwany jest w posiadaniu takich dokumentów.

Sąd Okręgowy oddalił również wniosek powódki o dołączenie do akt niniejszej sprawy akt sprawy toczącej się i zakończonej przed Sądem Polubownym uznając, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie jest wystarczający do ustalenia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy oddalił także wniosek powódki o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny wartości niematerialnych - na okoliczność wysokości szkody poniesionej przez powódkę w związku z czynem nieuczciwej konkurencji popełnionym przez pozwanego względem powódki od maja 2013 roku do dnia wniesienia pozwu w tym opłaty licencyjnej należnej powódce od pozwanego za bezumowne korzystanie przez pozwanego z marki powódki tj. wysokości bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzyści, argumentując, że zgodnie z treścią art. 207 § 6 k.p.c. sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Sąd Okręgowy podkreślił, że ten wniosek dowodowy zgłoszony został przez powoda w piśmie procesowym z 20 kwietnia 2016 roku, tymczasem niewątpliwie okoliczności związane z wysokością dochodzonego przez powódkę odszkodowania i utraty poniesionych przez powódkę korzyści kwestionowane były przez pozwanego już w odpowiedzi na pozew złożonej 12 stycznia 2015 roku. Złożenie zatem wniosku dowodowego na tym etapie postępowania Sąd Okręgowy uznał za spóźnione z uwagi na to, że powódka nie wykazała braku możliwości złożenia tego wniosku na dużo wcześniejszym etapie postępowania (Sąd zaznaczył, że w międzyczasie odbyły się trzy rozprawy) i tym samym uwzględnienie wniosku złożonego tuż przed terminem, na którym została zamknięta rozprawa niewątpliwie znacznie wydłużyłoby postępowanie. Sąd Okręgowy zaznaczył także, że powódka nie wykazała również istnienia jakichś szczególnych, wyjątkowych okoliczności, które uzasadniałyby uwzględnienie wniosku, a ponadto od początku postępowania reprezentowana była przez profesjonalnego pełnomocnika, któremu znane są wymogi postępowania cywilnego w zakresie obowiązków dowodowych stron.

Po dokonaniu powyższych ustaleń faktycznych Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie jedynie w części z następujących względów.

Pozwany podnosił, że nie naruszał i nie narusza praw powódki, wprawdzie przy prowadzeniu działalności gospodarczej posługiwał się domeną (...), jednak zaprzestał korzystania z tej domeny. Wobec tego żądanie orzeczenia w stosunku do niego oraz podmiotów powiązanych z pozwanym obowiązku zaniechania posługiwania się powyższą domeną jest zupełnie bezpodstawne. Jednocześnie pozwany wskazywał, że nawet w przypadku przyjęcia, iż doszło do naruszenia praw powódki, ta nie wykazała okoliczności poniesienia szkody, jej wysokości oraz związku przyczynowego pomiędzy działaniem pozwanego a szkodą. To zaś wyklucza możliwość uwzględnienia żądań powódki o zapłatę odszkodowania. Powódka podnosząc, że pozwany naruszając jej prawa uzyskał jej kosztem korzyść majątkową okoliczności tej nie wykazała, nie udowodniła również wysokości ewentualnej korzyści. Sąd Okręgowy uznał, że to skutkowało koniecznością oddalenie roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

Sąd Okręgowy uznał, że w pierwszym rzędzie rozstrzygnąć należało kwestię związania Sądu Okręgowego w niniejszym postępowaniu ustaleniami sądu arbitrażowego, które poczynił on w toku postępowania toczącego się między powódką i pozwanym, a którego przedmiotem było stwierdzenie czy pozwany korzystając ze spornej domeny - (...) - narusza prawa powódki.

W tej kwestii Sąd Okręgowy wskazał, że wyrokiem z 30 stycznia 2014 roku Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji orzekł, że pozwany w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej (...) naruszył prawa powódki. Następnie postanowieniem z 19 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o uznaniu wyroku w tym zakresie.

Sąd Okręgowy stwierdził, że orzeczenie sądu powszechnego o uznaniu wyroku sądu polubownego lub stwierdzeniu jego wykonalności prowadzi do nadania temu wyrokowi takiej samej mocy, jaką mają orzeczenia sądów powszechne i wynika to jednoznacznie z art. 1212 § 1 k.p.c. Takie orzeczenie musi być zatem traktowane tak samo jak każde inne orzeczenie sądu państwowego. Ma również taką samą moc jak orzeczenie sądu powszechnego, czyli stosuje się do niego regulacje zawarte w art. 365 § 1 k.p.c. Stosownie zaś do treści przepisu art. 365 k.p.c., zarówno sąd jak i strony związane są prawomocnym i wykonalnym wyrokiem sądu polubownego wydanym w sprawie toczącej się z ich udziałem. Związanie to oznacza, że wyrok taki ma charakter prejudycjalny w innej sprawie między tymi samymi stronami, jeżeli pomiędzy tym wyrokiem, a toczącą się później sprawą zachodzi szczególny stosunek polegający na tym, iż prawomocne wcześniejsze orzeczenie oddziałuje na rozstrzygnięcie toczącej się sprawy. Z powyższych względów Sąd Okręgowy przyjął w niniejszym postępowaniu za prawomocnie rozstrzygniętą pomiędzy stronami w orzeczeniu sądu polubownego kwestię, że wskutek posługiwania się przez pozwanego domeną internetową (...) naruszył on art. 10 i 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie zatem Sąd Okręgowy dokonał jedynie oceny zasadności roszczeń formułowanych na podstawie art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Analizując tę kwestię Sąd Okręgowy wskazał, że art. 10 u.z.n.k. odnosi się zarówno od towarów jak i usług, oznaczenie usług należy rozumieć nieco w przenośni - jako szersze umieszczanie informacji na towarze, opakowaniach, informacji w związku ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług. Tak również należy traktować objaśnienia, dokumenty handlowe, ulotki. Sąd Okręgowy wyjaśnił, że art. 10 u.z.n.k. opiera się na założeniu, że oznaczenie towaru i usług powinno być prawdziwe, to znaczy takie, które nie może mylić nabywcy, także w zakresie tego od kogo pochodzi nabywany towar. W każdym przypadku pełniące rolę znaków towarowych oznaczenie pochodzenia o przeznaczeniu formacji nie może być przedmiotem ochrony płynącym z art. 10, warunkiem jest pierwszeństwo używania - czyli zaistnienie w świadomości klientów, że takie oznaczenie wiąże się z określonym przedsiębiorcą. Ochrona obejmuje nie tylko firmę, ale również wszelkie inne znaki marketingowe, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w obrocie, nawet jeżeli nie zostały one zarejestrowane. Do naruszenia dochodzi wtedy, kiedy docelowy krąg odbiorców może dojść do przekonania, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa. Obojętny jest sposób wprowadzenia w błąd w omawianym zakresie - może nastąpić zarówno przez użycie oznaczeń podobnych do cudzego znaku towarowego. Kierować się należy, z reguły, ogólnym wrażeniem, jakie określone oznaczenia wywierają na nabywcy danego towaru, przy tym, w przypadku klienta bardziej wyspecjalizowanego, oczekiwać niewątpliwie należy szczególnej uwagi i znajomości rzeczy, która wyklucza omyłki charakterystyczne dla przeciętnego nabywcy towaru. O tym, czy zachodzi możliwość wywołania błędu decyduje nie tylko ocena przeciętnego uczestnika ale również okoliczność tego, czy towar lub usługi są do siebie rodzajowo podobne.

Zatem, skoro już samo ryzyko wystąpienia konfuzji uzasadnia przyjęcie naruszenia art. 10 u.z.n.k., w ocenie Sądu Okręgowego za trafne należało uznać stanowisko powódki co do tego, że pozwany, posługując się zarówno sporną domeną internetową, jak również spornym oznaczeniem w swojej działalności prowadzonej poza stroną internetową naruszył art. 10 i 3 u.z.n.k., co wynika z prawomocnego i wiążącego strony orzeczenia sądu polubownego jak również, w zakresie posługiwania się spornym oznaczeniem w sklepach stacjonarnych.

Na uwzględnienie nie zasługiwały jednak zdaniem Sądu Okręgowego wszystkie dochodzone przez powódkę roszczenia. Sąd I instancji wskazał, że katalog roszczeń, których może żądać przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, zawiera art. 18 u.z.n.k. i jak wynika z treści pozwu powódka zażądała zarówno zaniechania niedozwolonych działań, jak również usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia oświadczenia, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

Oceniając powyższe żądania powoda Sąd Okręgowy na wstępie uznał za zasadne podkreślenie tego, że roszczenia sformułowane w punkcie 1 lit. a, b i c petitum pozwu skierowane zostały nie tylko przeciwko pozwanemu, ale również przeciwko bliżej niesprecyzowanym osobom trzecim, które nie były stronami postępowania tj. „podmiotom powiązanym z pozwanym”. Zatem roszczenia o nakazanie pozwanemu, aby osoby trzecie zaniechały działań opisanych w petitum pozwu lub nakazanie, aby osoby te podjęły określone działania nie mogło być w ocenie Sądu Okręgowego przedmiotem rozpoznania i wyrokowania w niniejszej sprawie. Uwzględnienie roszczeń w tym zakresie stanowiłoby bowiem naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego w procesie cywilnym w zakresie stron postępowania i zasad ewentualnego współuczestnictwa. Sąd Okręgowy wyjaśnił, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z 7 sierpnia 2014 roku, II CSK 761/13), że wystąpienie z powództwem cywilnym obliguje stronę inicjującą postępowanie sądowe do precyzyjnego określenia kręgu osób legitymowanych biernie, powódka natomiast poza pozwanym, nie wskazała jakiegokolwiek innego podmiotu naruszającego jej prawa, posługując się jedynie pojęciem „podmiotów powiązanych z pozwanym”. Nie było zatem zdaniem Sądu Okręgowego możliwe, aby rozpoznając sprawę mógł wydać orzeczenie w stosunku do podmiotu nie występującego jako strona w procesie, skoro zasadą jest objęcie wyrokowaniem jedynie podmiotów będących stronami postępowania, a prawomocne orzeczenie jest równoznaczne z wydaniem indywidualnej normy prawnej wiążącej strony oraz niektóre inne podmioty, której naruszenie zagrożone jest użyciem przymusu państwowego, zatem musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie w zakresie podmiotowym, przedmiotowym oraz nakazanych/zakazanych działań.

Odnosząc się do roszczenia powódki o zobowiązanie do zaniechania niedozwolonych działań Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2007 r., II CSK 289/07, uznał za niezasadne roszczenie zgłoszone w punkcie 1 lit. a) petitum pozwu. Stwierdził, że przewidziane w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań przysługuje m.in. wówczas, gdy dokonano czynu nieuczciwej konkurencji naruszającego interes poszkodowanego przedsiębiorcy i niedozwolone działania trwają nadal albo wprawdzie w chwili zamknięcia rozprawy stan ten już nie występuje, lecz zachodzi niebezpieczeństwo ponowienia czynu nieuczciwej konkurencji. Sąd Okręgowy podkreślił, że w przedmiotowej sprawie poza sporem była okoliczność, że w dacie wydania wyroku domena (...) znajdowała się już w posiadaniu powódki. Korzystanie z niej powoduje przekierowanie na jej stronę internetową. Skoro pozwany przedmiotową domeną nie posługuje się już od ponad roku, Sąd Okręgowy uznał, że nie zachodzi obawa, iż dopuści się on naruszenia prawa powódki za pośrednictwem tej domeny, nie było zatem podstaw do uwzględnienia roszczenia o zaniechanie w tym zakresie.

W zakresie roszczenia powódki o nakazanie usunięcia skutków niedozwolonych działań Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Sąd Okręgowy wskazał, że z oczywistych przyczyn niezasadne było roszczenie o dokonanie przeniesienia praw wynikających z umowy na korzystanie z domeny (...), co nastąpiło przed zamknięciem rozprawy w niniejszej sprawie.

Odnosząc się do roszczenia o złożenie oświadczenia Sąd I instancji wskazał, że w jego ocenie nie zasługuje na uwzględnienie roszczenie o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia określonej treści. Przede wszystkim Sąd Okręgowy zauważył, że to na stronie powodowej spoczywał obowiązek, w ramach obowiązku dotyczącego dokładnego sformułowania żądania pozwu, także dokładnego określenia treści takiego oświadczenia. Sąd Okręgowy zaznaczył, że dopuszczalne jest nieznaczne modyfikowanie jego treści przez sąd orzekający, jednak w ocenie Sądu Okręgowego zaproponowane przez powódkę oświadczenie nie może być wykorzystane w ramach uwzględnienia jej żądania opartego na art. 18 pkt 1 ust. 3 u.z.n.k., gdyż treść tego oświadczenia wskazywać miałaby bowiem na naruszenie praw powódki. Sąd Okręgowy uznał, że żądanie takie jest sprzeczne z celem niniejszego postępowania, przedmiotem którego jest ochrona zasad uczciwej konkurencji. Oświadczenie zatem nie może odnosić się do praw powódki, gdyż nie one są przedmiotem ochrony w niniejszym postępowaniu. Ponadto, w ocenie Sądu Okręgowego, żądanie zawarcia oświadczenia w dwóch najbardziej poczytnych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, w wymiarze określonym przez powódkę, jest w warunkach niniejszej sprawy zupełnie niezasadne. Zasięg ewentualnego naruszenia zasad uczciwej konkurencji jest bowiem ograniczony do wąskiego kręgu klientów dokonujących zakupów za pomocą stron internetowych, jak również kilku stoisk pozwanego w centrach handlowych. Nie uzasadnione zatem byłoby uwzględnienie żądania powódki w sposób taki jakby naruszono zasady uczciwej konkurencji przy sprzedaży towarów bardzo masowych.

W zakresie roszczenia o zapłatę tj. naprawienie wyrządzonej szkody i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Za niezasadne Sąd ten uznał roszczenie powódki o zasądzenie odszkodowania w wysokości 108 138,88 zł, stanowiącego wartość utraconych przez powódkę korzyści polegających na nieosiągnięciu przychodów i w efekcie wynikającego z nich zysku brutto ze sprzedaży towarów i materiałów powódki w okresie od rozpoczęcia prowadzenia sklepu internetowego przez pozwanego do dnia wniesienia pozwu. Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Z uwagi zaś na treść art. 361 § 1 k.c. na powódce spoczywał obowiązek wykazania, że pomiędzy działaniem pozwanego, a szkodą stanowiącą utracony zysk istnieje normalny związek przyczynowy. Ponadto powódka była obowiązana wykazać wysokość szkody. Sąd Okręgowy stwierdził, że powódka tych okoliczności nie wykazała w toku niniejszego postępowania. Jednocześnie Sąd ten stwierdził, że nie negując sposobu wykazania wysokości szkody, jaki został zaprezentowany przez powódkę, co do zasady, podkreślić należy jednak, że wymagał on przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Niewątpliwie bowiem weryfikacja twierdzeń powódki w tym zakresie nie była możliwa bez wiadomości specjalnych.

Sąd Okręgowy jednocześnie wskazał, że ta sama uwaga dotyczy okoliczności związanych z żądaniem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w postaci nieuiszczonej na rzecz powódki opłaty licencyjnej w związku z korzystaniem przez pozwanego z marki powódki w ramach prowadzonej przez pozwanego działalności za okres od maja 2013 roku do dnia wniesienia pozwu, wyliczonych przez powódkę na kwotę 554.724,52 zł. Sąd Okręgowy wskazał, że roszczenie to nawiązuje do bezpodstawnego wzbogacenia uregulowanego w art. 405 k.c. i następne, do którego dochodzi w sytuacji, gdy jeden z podmiotów wzbogaca się względem innego bez podstawy prawnej i zachodzi związek między wzbogaceniem jednego z podmiotów, a zubożeniem innego. Najważniejszym dla stwierdzenia czy doszło do bezpodstawnego wzbogacenia jest właściwa wykładnia pojęcia „wzbogacenie się”. Na gruncie przepisu art. 405 k.c. należy zdefiniować „wzbogacenie się” jako zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów następujące w wyniku przesunięcia majątkowego. Ustawodawca istotę tej instytucji oparł na nieuprawnionym przejściu składników majątku na inną osobę. Z nieusprawiedliwionym przesunięciem majątkowym mamy do czynienia w sytuacji kiedy nie występuje podstawa prawna przybierająca formę: czynności prawnej, przepisu ustawy, orzeczenie sądu. Zgodnie z treścią przepisu art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. W ocenie Sądu Okręgowego powódka nie wykazała, ani okoliczności wzbogacenia pozwanego, ani związku pomiędzy wzbogacenie pozwanego, a jej zubożeniem. Podniesione bowiem w tym zakresie twierdzenia również wymagałyby weryfikacji za pomocą wiadomości specjalnych - opinii biegłego.

Jednocześnie Sąd Okręgowy wyjaśnił, że z uwagi na to, iż wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w niniejszym postępowaniu nie został złożony skutecznie, należało uznać że powódka nie wykazała podnoszonych przez siebie w tym zakresie okoliczności i roszczenia o zapłatę odszkodowania jak również o wydanie bezpodstawnie korzyści podlegało oddaleniu.

Sąd Okręgowy uznał natomiast za zasadne roszczenie o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego tj. roszczenie powódki o zasądzenie kwoty 5.000,00 zł na rzecz Muzeum Narodowego w P.. W ocenie Sądu Okręgowego z okoliczności sprawy wynika, wbrew twierdzeniom pozwanego, że miał on świadomość, iż faktycznie posługuje się oznaczeniem należącym do innego przedsiębiorcy działającego w tej samej branży, o czym świadczy sekwencja zdarzeń polegająca na tym, że pozwany zaczął posługiwać się tym oznaczeniem wkrótce po rozmowach biznesowych, jakie toczyły się między stronami. Sąd Okręgowy stwierdził, że z zasad doświadczenia życiowego wynika zaś, że pozwany, jako profesjonalista, nie mógł nie wiedzieć o tym, jaką firmą posługiwała się powódka w przeszłości, jak również o tym, w jaki sposób aktualnie prowadzi swoją działalność, za pomocą jakich domen internetowych. To zaś przesądza zdaniem Sądu Okręgowego o tym, że pozwany wykorzystując oznaczenia (...) działał w sposób zawiniony. W ocenie Sądu I instancji zasądzona kwota winna stanowić swego rodzaju represję za działanie pozwanego, które niewątpliwie było zawinione i sprzeczne z zasadami uczciwości w obrocie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 3, 10, 18 ust. 1 u.z.n.k., Sąd Okręgowy orzekł jak w wyroku.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia o kosztach procesu Sąd Okręgowy wskazał art. 100 k.p.c., wyjaśniając, że zniósł pomiędzy stronami wzajemnie koszty procesu, gdyż mimo zasadności twierdzeń powódki co do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, większość jej roszczeń podlegała oddaleniu.

Apelację od powyższego wyroku wywiodła powódka, zaskarżając go w części, tj. w zakresie punktu trzeciego w części dotyczącej:

a) oddalenia żądania powódki o zobowiązanie pozwanego do naprawienia wyrządzonej powódce szkody, polegającej na uszczerbku w majątku powódki w postaci utraconych korzyści, polegających na nieosiągnięciu przychodów i w efekcie wynikającego z nich zysku brutto ze sprzedaży towarów i materiałów powódki w okresie od dnia rozpoczęcia prowadzenia sklepu internetowego pozwanego, tj. od maja 2013 roku do daty wniesienia pozwu i uiszczenia kwoty odszkodowania w wysokości 108.138,88 zł w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszym postępowaniu na konto bankowe powódki (...) (punkt 4 pozwu);

b) oddalenia żądania powódki o zobowiązanie pozwanego do wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w postaci nieuiszczonej na rzecz powódki opłaty licencyjnej w związku z korzystaniem przez pozwanego z marki powódki w ramach prowadzonej przez pozwanego działalności za okres od maja 2013 roku do dnia wniesienia pozwu w kwocie 554.724,52 zł w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszym postępowaniu na konto bankowe powódki (...) (punkt 5 pozwu)

oraz w zakresie punktu czwartego wyroku dotyczącego rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w tym o kosztach zastępstwa procesowego (punkt 7 pozwu).

Przedmiotowemu wyrokowi powódka zarzuciła:

1. naruszenie przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik niniejszej sprawy, tj. naruszenie:

a. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c., poprzez:

- brak oceny zgłoszonych przez powódkę konkretnych wniosków dowodowych wskazanych w punkcie 1 b i c poniżej, w tym także:

•

opracowania powódki sporządzonego przez Pana B. K. (2) (specjalistę z zakresu wyceny wartości niematerialnych);

•

raportu z szacunku korzyści z tytułu posługiwania się marką (...) w okresie od maja 2013 r. do czerwca 2014 r. sporządzonego przez G. J. (specjalistę z zakresu wyceny wartości niematerialnych);

•

zeznań świadka Pana B. K. (2);

- uznanie, że powódka nie udowodniła wysokości szkody oraz bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy działaniem pozwanego, a szkodą powódki oraz związku pomiędzy zubożeniem powódki, a wzbogaceniem pozwanego;

- arbitralne, niesłuszne uznanie, że sposób wykazania szkody/bezpodstawnie uzyskanych korzyści wymagał przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, ponieważ „weryfikacja twierdzeń powoda (...) nie była możliwa bez wiadomości specjalnych";

- co prowadzi do wewnętrznej sprzeczności stanowiska Sądu w kontekście przyznania przez Sąd na stronie 15 uzasadnienia wyroku, że „nie neguje sposobu wykazania wysokości szkody jaki został zaprezentowany przez powódkę” wskazując jednocześnie, że „ta sama uwaga dotyczy okoliczności związanych z żądaniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści”;

- naruszenie zasady wszechstronnego rozważenia całego materiału dowodowego;

- brak logiki w wiązaniu faktów z materiałem dowodowym;

- nieuwzględnienie wykazanych w nich jednoznacznych, praktycznych związków przyczynowo skutkowych, wbrew zasadom doświadczenia życiowego;

- ustalenie, że pozwany posługiwał się oznaczeniem (...) jedynie wtedy, gdy miał zarejestrowaną domenę (...);

- ustalenie, że „nie kwestionowanym było to, że po wyroku sądu polubownego, pod koniec 2014 roku, pozwany zaprzestał korzystania ze spornej domeny”;

- ustalenie, że: „na przełomie I i II kwartału 2012 roku powódka przekazała pozwanemu, że opiera swą działalność na dwóch segmentach: na sprzedaży złota inwestycyjnego oraz marce Grupa (...) S.A";

- uznanie za częściowo wiarygodne zeznań M. M. (2) w charakterze

pozwanego,

podczas gdy

- powódka poniosła szkodę w wysokości 108.138,88 zł;

- pomiędzy szkodą powódki, a działaniem pozwanego zachodzi związek przyczynowo- skutkowy;

- pozwany bezpodstawnie wzbogacił się o kwotę 554.724,52 zł., a pomiędzy wzbogaceniem pozwanego a zubożeniem powódki zachodzi związek, przedstawione dowody były wystarczające, spójne i logiczne oraz zawierały stanowisko osób dysponujących wystarczającą wiedzą w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;

- arbitralne przyjęcie przez Sąd, że weryfikacja dowodów wskazanych przez powódkę wymagała przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, nie zwalnia Sądu z samodzielnej oceny dowodów, a jego rolą jest całościowe rozpatrzenie materiału dowodowego w sprawie;

- przez twierdzenie Sądu, że „nie neguje sposobu wykazania wysokości szkody jaki został zaprezentowany przez powódkę” wskazując jednocześnie, że „ta sama uwaga dotyczy okoliczności związanych z żądaniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści” Sąd pierwszej instancji przyznał, że:

•

powódka zaprezentowała rzetelne dowody wykazujące wysokość szkody i bezpodstawnie uzyskanych korzyści;

•

Sąd pierwszej instancji nie zaprzecza ich prawdziwości i wiarygodności,

co powinno skutkować uznaniem, że powódka udowodniła wysokość szkody i bezpodstawnie uzyskanych korzyści w sprawie;

- pozwany posługiwał się oznaczeniem (...) również po okresie, w którym miał zarejestrowaną domenę (...), na co wskazywał zebrany w sprawie materiał dowodowy;

- pozwany korzystał ze spornej domeny również po wyroku sądu polubownego, co wynika z przedstawionych przez powódkę dowodów, w szczególności z wydruków kodów źródłowych;

- informacje, że powódka opiera swą działalność na dwóch segmentach: na sprzedaży złota inwestycyjnego oraz marce Grupa (...) S.A. powódka przekazała pozwanemu już pod koniec 2011 roku;

- zeznania Pana M. M. (2) w charakterze pozwanego powinny zostać uznane w całości za niewiarygodne, ponieważ stoją w oczywistej sprzeczności z treścią załączonych dowodów, m.in. wiadomości e-mail załączonych do pisma z dnia 18 kwietnia 2016 r. i tym samym zaprzeczają jakiejkolwiek wiarygodności stanowiska strony pozwanej;

b. art. 217 § 1 k.p.c., 236 k.p.c., poprzez:

- niedostatecznie pewne określenie materiału dowodowego stanowiącego podstawę merytorycznego rozstrzygnięcia;

- niewydanie postanowienia dowodowego co do żadnego dowodu w formie dokumentów/wydruków złożonych przez powódkę do akt sprawy, w tym przede wszystkim:

•

raport z szacunku korzyści z tytułu posługiwania się marką (...) w okresie od maja 2013 r. do czerwca 2014 r. sporządzony przez G. J., załączony do pisma powódki z dnia 9 marca 2015 r.;

•

wydruk sprawozdania finansowego powódki za rok 2013 wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania konsolidowanego sprawozdania finansowego powódki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. (punkt 10 lit. a pozwu);

•

statystyki opracowane w ramach narzędzia G. A. dotyczące adresów internetowych, pod którymi prowadzony był sklep powódki, do którego odsyłał adres internetowy (...) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (punkt 10 lit. b pozwu);

•

wydruk ze strony (...) (punkt 10 lit. g pozwu);

•

wydruk ze strony (...) (punkt 10 lit. h pozwu);

•

wydruk źródła strony internetowej prowadzonej pod adresem (...) z dnia 23 października 2014 r. (punkt 10 lit. j pozwu);

•

raporty kwartalne pozwanego załączone do pozwu (punkt 10 lit. k pozwu) oraz wniosku dowodowego z dnia 20 kwietnia 2016 r.;

•

wydruk kodu źródłowego strony internetowej załączony do pisma powoda z dnia 9 marca 2015 r.;

•

wydruk z bazy whois.pl załączony do pisma powódki z dnia 7 stycznia 2016 r.,

•

wydruk kodu źródłowego strony internetowej załączony do pisma powódki z dnia 7 stycznia 2016 r.;

•

pismo z (...) z dnia 21 stycznia 2015 r. załączone do pisma powódki z dnia 7 stycznia 2016 .;

•

wydruk kodu źródłowego strony internetowej (...) z dnia 9 marca 2016 r., załączony do pisma powódki, złożonego na rozprawie w dniu 10 marca 2016 r.;

•

wydruki wiadomości e-mail wraz z załącznikami załączone do pisma powódki z dnia 20 kwietnia 2016 r.;

- ograniczenie się przez Sąd jedynie do stwierdzenia na rozprawie w dniu 5 maja 2016 r., że rozstrzygnięcie zostanie oparte na dokumentach znajdujących się w aktach sprawy i jednoczesne powołanie w uzasadnieniu wyroku jedynie pięciu z kilkudziesięciu złożonych przez powódkę w procesie dokumentów/wydruków,

podczas gdy

- Sąd powinien w sposób jasny, poprzez wydanie postanowienia o przeprowadzeniu dowodu w odniesieniu do dowodów zawnioskowanych w sprawie, określić materiał dowodowy stanowiący podstawę merytorycznego rozstrzygnięcia;

c. art. 217 § 1 k.p.c., 236 k.p.c. oraz art. 224 § 1 k.p.c. poprzez:

- niewydanie postanowienia dotyczącego wniosku dowodowego złożonego przez powódkę w piśmie procesowym z dnia 20 kwietnia 2016 r. o zobowiązanie pozwanego do złożenia do akt oraz następnie dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ze sprawozdań finansowych pozwanego za lata 2012, 2013 oraz 2014;

- niewydanie postanowienia dotyczącego wniosku dowodowego złożonego przez powódkę na rozprawie w dniu 7 stycznia 2016 r. o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia osoby, która była odpowiedzialna ze strony pozwanego za płatne kampanie w Internecie w celu złożenia przez tę osobę zeznań w charakterze świadka na okoliczność posługiwania się przez pozwanego określonymi hasłami w celu pozycjonowania swojej strony internetowej, prowadzącego do naruszenia praw powódki;

- zamknięcie rozprawy bez przeprowadzenia powyższych dowodów,

podczas gdy

- Sąd powinien wydać postanowienie o przeprowadzeniu dowodu w odniesieniu do dowodów zawnioskowanych w sprawie;

a w konsekwencji powyższe naruszenia skutkowały naruszeniem

d. art. 328 § 2 k.p.c. poprzez:

- niewskazanie przez Sąd w uzasadnieniu wyroku dowodów, na których Sąd pierwszej instancji oparł swoje rozstrzygnięcie i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, w tym brak odniesienia się do konkretnych dowodów uzasadniających wysokość szkody oraz bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy działaniem pozwanego, a szkodą powódki i związku pomiędzy zubożeniem powódki, a wzbogaceniem pozwanego, tj. w szczególności:

•

dowodów określonych w punkcie II. 1 b powyżej, w tym raportu z szacunku korzyści z tytułu posługiwania się marką (...) w okresie od maja 2013 r. do czerwca 2014 r. sporządzonego przez G. J.;

•

opracowania powódki sporządzonego przez Pana B. K. (2) (specjalistę z zakresu wyceny wartości niematerialnych);

•

zeznań świadka B. K. (2);

w szczególności w kontekście przyznania przez Sąd na stronie 15 uzasadnienia wyroku, że „nie neguje sposobu wykazania wysokości szkody jaki został zaprezentowany przez powódkę” wskazując jednocześnie, że „ta sama uwaga dotyczy okoliczności związanych z żądaniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści", co powinno skutkować uznaniem, że powódka udowodniła wysokość szkody i bezpodstawnie uzyskanych korzyści w sprawie,

co doprowadziło do niedostatecznie pewnego określenia materiału dowodowego mogącego stanowić podstawę merytorycznego rozstrzygnięcia, a w konsekwencji niepoddawania się przez wyrok kontroli instancyjnej i do uniemożliwienia powódce obrony swoich praw,

podczas gdy

- Sąd zobowiązany jest jednoznacznie określić materiał dowodowy stanowiący podstawę rozstrzygnięcia;

- uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie dowodów, na których oparł się Sąd i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, przy czym nie jest wystarczające arbitralne przyjęcie przez Sąd, że sposób wykazania szkody i bezpodstawnie uzyskanych korzyści wymagał przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, ponieważ „weryfikacja twierdzeń powoda (...) nie była możliwa bez wiadomości specjalnych” w okoliczności, gdy przedstawione dowody były wystarczające, spójne i logiczne oraz zawierały stanowisko osób dysponujących wystarczającą wiedzą w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, ww. dowody stanowią podstawę dla uwzględnienia roszczenia o naprawienie szkody oraz wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w całości;

e. art. 248 § 1 k.p.c. w zw. z art. 308 § 1 i 2 k.p.c. oraz w zw. z art. 309 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 217 § 1 k.p.c. poprzez:

- oddalenie wniosków o zobowiązanie pozwanego do złożenia do akt oraz następnie dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z następujących dokumentów:

•

dowodu określonego w punkcie 11 lit. a str. 5 pozwu, dotyczącego statystyk dotyczących wejść na stronę internetową pozwanego, słów kluczowych, kategorii wyszukiwania (dot. pozycjonowania strony internetowej pozwanego);

•

dowodu określonego w punkcie 11 lit. b str. 5 pozwu, dotyczącego zestawienia przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, wartości zakupów oraz zysków brutto;

- wskazanie, że powódka nie wykazała, że pozwany jest w posiadaniu takich dokumentów;

- wskazanie, że złożony wniosek wykracza poza treść przepisu art. 248 § 1 k.p.c., z uwagi na fakt, że jego uwzględnienie wymagałoby nałożenia na stronę pozwaną obowiązku wytworzenia takiej dokumentacji,

podczas gdy:

- przedmiotem dowodów są fakty mające dla sprawy istotne znaczenie, tj. dowody te wykazywały wysokości poniesionej przez powódkę szkody oraz bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy działaniem pozwanego, a szkodą powódki oraz związek pomiędzy zubożeniem powódki, a wzbogaceniem pozwanego;

- zobowiązanie pozwanego do przedstawienia tych dokumentów było w pełni uzasadnione i konieczne, gdyż powódka wykazała na rozprawie w dniu 7 stycznia 2016 r., że pozwany posługiwał się słowami podobnymi do oznaczenia (...) w celu reklamowania i pozycjonowania swojej strony internetowej, co doprowadziło do powstania szkody i bezpodstawnego uzyskania korzyści przez pozwanego;

- świadek R. F. przyznał na rozprawie w dniu 7 stycznia 2016 r., że w czasie świadczonych na rzecz pozwanego usług pozycjonowania stron internetowych posługiwał się wskazaną przez pozwanego listą słów kluczowych, co świadczy o tym, że dokument taki istnieje i mógłby zostać przedstawiony przez pozwanego, wbrew twierdzeniom pozwanego i Sądu pierwszej instancji, zgodnie z którymi pozwany musiałby taki dokumenty wytworzyć;

- chociaż pozwany konsekwentnie twierdził, że nie dysponuje wnioskowanymi przez powódkę dokumentami, to do odpowiedzi na pozew załączył wydruk z systemu administracji sprzedaży M. (będącego oprogramowaniem służącym do obsługi sklepu internetowego), zawierający zestawienie złożonych i zrealizowanych zamówień na towary za pośrednictwem portalu prowadzonego przez pozwanego pod sporną domeną, wraz z przychodem brutto, co świadczy o tym, że twierdzenia o nieposiadaniu dokumentów zawierających zestawienie przychodów były fałszywe (abstrahując od wskazywanych w nich wartości, które w ocenie powoda są niepełne i wybiórcze);

- wydruk komputerowy oparty na programie komputerowym (w niniejszej sytuacji w sprawie statystyk dotyczących wejść na stronę internetową pozwanego, słów kluczowych, kategorii wyszukiwania oraz programu obsługującego transakcje internetowe, czy szerzej - programu księgowego) może stanowić dowód, o którym mowa w art. 308 i 309 k.p.c.;

- nawet przy założeniu, że pozwany nie jest w posiadaniu ww. dokumentacji, w sprawie mógł znaleźć zastosowanie przepis art. 309 k.p.c. i Sąd mógł określić sposób przeprowadzenia tego dowodu (np. poprzez „wydruk odpowiedniej informacji") stosując odpowiednio przepis art. 248 § 1 k.p.c.;

f. art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 231 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez:

- oddalenie wniosków o dołączenie do akt, akt sprawy toczącej się i zakończonej przed Sądem Polubownym i uznanie, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie jest wystarczający do ustalenia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia,

podczas gdy:

- akta sprawy toczącej się i zakończonej przed Sądem Polubownym zawierały dowody, których przedmiotem były fakty mające dla niniejszej sprawy istotne znaczenie, w szczególności udowadniające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy działaniem pozwanego, a szkodą powódki oraz związek pomiędzy wzbogaceniem pozwanego, a zubożeniem powódki, w szczególności dotyczące posługiwania się przez pozwanego oznaczeniem (...) oraz słowami podobnymi do oznaczenia (...) w celu pozycjonowania swojej strony internetowej, co prowadziło do powstania szkody i bezpodstawnie uzyskanych korzyści;

- z uwagi na stanowisko powódki, że w sprawie została udowodniona wysokość szkody oraz bezpodstawnie uzyskanych korzyści, w tym związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy działaniem pozwanego, a szkodą powódki oraz związek pomiędzy wzbogaceniem pozwanego, a zubożeniem powódki, z ostrożności procesowej, na wypadek odmiennego stanowiska Sądu Apelacyjnego, skarżąca zarzuciła także naruszenie:

g. art 232 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z 227 k.p.c. poprzez:

- nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny wartości niematerialnych z urzędu,

podczas gdy:

- Sąd na stronie 15 uzasadnienia wyroku przyznał, że „nie negując sposobu wykazania wysokości szkody jaki został zaprezentowany przez powódkę, co do zasady, podkreślić należy jednak, że wymagał on przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego (...) niewątpliwie bowiem weryfikacja twierdzeń powoda w tym zakresie nie była możliwa bez wiadomości specjalnych”, wskazując jednocześnie, że „ta sama uwaga dotyczy okoliczności związanych z żądaniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści”;

- i przez powyższe stwierdzenie, Sąd pierwszej instancji przyznał, że:

•

powódka zaprezentowała rzetelne dowody wykazujące wysokość szkody oraz bezpodstawnie uzyskanych korzyści;

•

Sąd pierwszej instancji nie zaprzecza ich prawdziwości i wiarygodności;

•

wiadomości specjalnych wymagała wyłącznie ich weryfikacja;

- Sąd uznał przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego za niezbędny, a w takim przypadku brak powołania biegłego z urzędu skutkował nierozpatrzeniem istoty sprawy oraz naruszeniem uprawnienia powódki do obrony swoich praw;

- w takiej okoliczności Sąd zobowiązany był do powołania biegłego z urzędu albo przynajmniej zasygnalizowania, że dostrzega taką potrzebę, zwłaszcza, że Sąd odłożył decyzję co do przeprowadzenia wszelkich zgłoszonych przez powódkę wniosków dowodowych na czas po przeprowadzeniu przesłuchania świadków i stron;

h. art. 207 § 6 k.p.c. w zw. z art. 217 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez:

- oddalenie wniosku dowodowego powódki o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny wartości niematerialnych, bezpodstawne uznanie, że:

•

ww. wniosek był spóźniony;

•

powód nie wykazał braku możliwości złożenia tego wniosku na „dużo wcześniejszym” etapie postępowania;

•

uwzględnienie wniosku znacznie wydłużyłoby postępowanie;

•

powód nie wykazał szczególnych, wyjątkowych okoliczności, które uzasadniałyby uwzględnienie wniosku,

podczas gdy

- z uwagi na fakt, że powódka powołała w pozwie oraz dalszych pismach procesowych dowody wykazujące w sposób wyczerpujący, spójny i wiarygodny wysokość poniesionej szkody oraz uzyskanych przez pozwanego bezpodstawnie korzyści, tj. dowody wskazane w pkt II. 1 b i c powyżej;

- złożony wniosek nie miał charakteru spóźnionego - przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego mogło zostać uznane za celowe i uzasadnione dopiero w świetle przebiegu rozprawy z dnia 10 marca 2016 r., tj. po przesłuchaniu świadka Pana B. K. (2), bowiem pomimo faktu, że świadek posiadał wszelką wiedzę, doświadczenie i informacje wymagane do wykazania wysokości poniesionej szkody oraz uzyskanych przez pozwanego bezpodstawnie korzyści oraz że jego zeznania były wiarygodne i spójne z przedstawionym dotychczas przez powódkę materiałem dowodowym, po przesłuchaniu świadka pozwany zaprzeczył wysokości szkody i bezpodstawnie uzyskanych korzyści;

- uwzględnienie wniosku nie spowodowałoby wydłużenia postępowania;

- od dnia złożenia pozwu do dnia rozprawy w dniu 10 marca 2016 r. Sąd nadal nie podjął decyzji co do dopuszczenia i przeprowadzenia dowodów innych niż zeznania świadków i przesłuchanie stron, co spowodowało po stronie powódki uzasadnione wątpliwości co do zakresu dalszego postępowania dowodowego w sprawie;

- prekluzja dowodowa nie może powodować konieczności powołania przez powódkę wszystkich znanych procedurze sądowej dowodów już na etapie pozwu, bowiem takie właśnie działanie zmierzałoby do przedłużenia postępowania;

w związku z czym oddalenie wniosku przez Sąd pierwszej instancji z naruszeniem ww. przepisów doprowadziło do oddalenia powództwa w tym zakresie oraz pozbawiło powódkę możliwości obrony swoich praw przez nierozpoznanie istoty sprawy, przy czym niezależnie od sposobu uzasadnienia oddalenia wniosku - Sąd i tak był zobowiązany do przeprowadzenia rzeczonego dowodu z urzędu;

w konsekwencji powódka zarzuciła także:

2. błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na treść rozstrzygnięcia, a to ustalenie przez Sąd, że:

- pozwany posługiwał się oznaczeniem (...) jedynie wtedy, gdy miał zarejestrowaną domenę (...);

- „nie kwestionowanym było to, że po wyroku sądu polubownego, pod koniec 2014 roku, pozwany zaprzestał korzystania ze spornej domeny”, „na przełomie I i II kwartału 2012 roku powódka przekazała pozwanemu, że opiera swą działalność na dwóch segmentach: na sprzedaży złota inwestycyjnego oraz marce Grupa (...) S.A.",

podczas gdy

- pozwany posługiwał się oznaczeniem (...) również po okresie, w którym miał zarejestrowaną domenę (...), na co wskazywał zebrany w sprawie materiał dowodowy;

- pozwany korzystał ze spornej domeny również po wyroku sądu polubownego, co wynika z przedstawionych przez powódkę dowodów, w szczególności z wydruków kodów źródłowych;

- informacje, że powódka opiera swą działalność na dwóch segmentach: na sprzedaży złota inwestycyjnego oraz marce Grupa (...) S.A. powódka przekazała pozwanemu już pod koniec 2011 roku;

a w konsekwencji powódka zarzuciła także:

3. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. naruszenie:

a. art. 361 w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 4. u.z.n.k. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie oraz art. 416 k.c. poprzez jego niezastosowanie i uznanie przez Sąd pierwszej instancji, że:

- powódka nie wykazała wysokości szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy działaniem pozwanego, a szkodą;

- pozwany nie jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej powódce szkody;

podczas gdy:

- powódka poniosła szkodę w wysokości 108.138,88 zł, a pozwany jest zobowiązany do jej naprawienia;

- pomiędzy szkodą powódki, a działaniem pozwanego zachodzi związek przyczynowo- skutkowy, co potwierdza szereg spójnych i wiarygodnych dowodów w sprawie oraz przyznanie przez Sąd na stronie 15 uzasadnienia wyroku, że „nie neguje sposobu wykazania wysokości szkody jaki został zaprezentowany przez powódkę";

b. art. 405 k.c. w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. poprzez jego niewłaściwą wykładnię i uznanie przez Sąd pierwszej instancji, że:

- powódka nie wykazała okoliczności wzbogacenia pozwanego, ani związku pomiędzy wzbogaceniem pozwanego, a zubożeniem powódki;

- „na gruncie przepisu art. 405 k.c. należy zdefiniować „wzbogacenie się” jako zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów następujące w wyniku przesunięcia majątkowego (...), w ocenie Sądu Okręgowego powódka nie wykazała ani okoliczności wzbogacenia pozwanego, ani związku pomiędzy wzbogaceniem pozwanego, a jej zubożeniem” (strona 16 uzasadnienia wyroku),

podczas gdy:

- związek pomiędzy wzbogaceniem, a zubożeniem należy rozumieć nie jako związek przyczynowy, ale „współzależność”;

- w majątku uprawnionego nie dochodzi do rzeczywistego jego pomniejszenia rozumianego jako poniesienie straty w takiej wysokości, w jakiej korzyści uzyskał naruszyciel;

- zubożenie powódki wyraża się w korzystaniu przez pozwanego z oznaczenia (...), do którego nie był uprawniony,

- wzbogaceniem jest w omawianym przypadku zaoszczędzenie przez pozwanego wydatku związanego z zawarciem i realizacją umowy umożliwiającej zgodne z prawem eksploatowanie oznaczenia przedsiębiorstwa powódki, mimo braku przesunięcia składnika majątkowego doszło do wzbogacenia pozwanego kosztem powódki;

- pozwany bezpodstawnie wzbogacił się o kwotę 554.724,52 zł tytułem opłat licencyjnych, które byłby zobowiązany uiszczać na rzecz powódki, gdyby jego oznaczenia używał zgodnie z prawem, a pomiędzy wzbogaceniem pozwanego, a zubożeniem powódki zachodzi związek i jest on zobowiązany do zapłaty kwoty 554.724,52 zł na rzecz powódki;

- co potwierdza szereg spójnych i wiarygodnych dowodów w sprawie oraz przyznanie przez Sąd na stronie 15 uzasadnienia wyroku, że „nie neguje sposobu wykazania wysokości szkody jaki został zaprezentowany przez powódkę” wskazując jednocześnie, że „ta sama uwaga dotyczy okoliczności związanych z żądaniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści';

Z uwagi na stanowisko powódki, że w sprawie została udowodniona wysokość szkody oraz bezpodstawnie uzyskanych korzyści, w tym związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy działaniem pozwanego, a szkodą powódki oraz związek pomiędzy wzbogaceniem pozwanego a zubożeniem powódki, z ostrożności procesowej, na wypadek odmiennego stanowiska Sądu Apelacyjnego, powódka zarzuciła naruszenie także:

c. art. 296 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej w zw. z art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego poprzez jego niezastosowanie i oddalenie żądania powódki o naprawienie wyrządzonej szkody z powodu braku udowodnienia dokładnej wysokości powstałej szkody,

podczas gdy:

- przepisy prawa własności przemysłowej umożliwiają przeprowadzenie przez Sąd uproszczonego sposobu naprawienia szkody, bez konieczności udowodnienia jej wysokości;

- Sąd pierwszej instancji powinien był orzec na rzecz powódki kwotę w wysokości 554.724,52 zł odpowiadającej opłacie licencyjnej, która w chwili jej dochodzenia byłaby należna tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze spornego oznaczenia;

d. art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „pr. aut.”) poprzez jego niezastosowanie i oddalenie żądania powódki o naprawienie wyrządzonej szkody z powodu braku udowodnienia dokładnej wysokości powstałej szkody,

podczas gdy:

- przepisy pr. aut. umożliwiają przeprowadzenie przez sąd uproszczonego sposobu naprawienia szkody, bez konieczności udowodnienia jej wysokości;

- Sąd pierwszej instancji powinien był orzec na rzecz powódki kwotę w wysokości 554.724,52 zł odpowiadającej stosownemu wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby jemu należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze spornego oznaczenia.

Wskazując na powyższe, powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez dalsze uwzględnienie powództwa oraz zobowiązanie pozwanego do:

a. naprawienia wyrządzonej powódce szkody, polegającej na uszczerbku w majątku powódki w postaci utraconych korzyści, polegających na nieosiągnięciu przychodów i w efekcie wynikającego z nich zysku brutto ze sprzedaży towarów i materiałów powódki w okresie od dnia rozpoczęcia prowadzenia sklepu internetowego pozwanego, tj. od maja 2013 roku do daty wniesienia pozwu i uiszczenia kwoty odszkodowania w wysokości 108.138,88 zł w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszym postępowaniu na konto bankowe powódki (...);

b. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w postaci nieuiszczonej na rzecz powódki opłaty licencyjnej w związku z korzystaniem przez pozwanego z marki powódki w ramach prowadzonej przez pozwanego działalności za okres od maja 2013 roku do dnia wniesienia pozwu w kwocie 554.724,52 zł w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w niniejszym postępowaniu na konto bankowe powódki (...)

oraz poprzez zasądzenie na rzecz powódki zwrotu całości kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i uiszczoną opłatą skarbową od pełnomocnictwa; ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Powódka wniosła również o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania drugoinstancyjnego wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Jednocześnie na podstawie art. 380 k.p.c. powódka wniosła o ponowne rozpoznanie postanowień Sądu pierwszej instancji z dnia 5 maja 2016 r., dotyczących wniosków dowodowych z punktu 11 i 14 pozwu oraz wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny wartości niematerialnych złożonego we wniosku z dnia 20 kwietnia 2016 r. z uwagi na fakt, że nie mogą być one przedmiotem zażalenia, a dotyczyły dowodów istotnych w sprawie, oraz o przeprowadzenie tych dowodów przez Sąd drugiej instancji na okoliczności wskazane w tych wnioskach.

Dodatkowo skarżąca, na podstawie art. 382 k.p.c. w zw. z art. 217 § 1 k.p.c. i art. 227 k.p.c. powódka wniosła o przeprowadzenie przez Sąd drugiej instancji dowodów, które Sąd pierwszej instancji pominął bez wydania postanowienia, tj.:

a. wniosku o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia osoby, która była odpowiedzialna za płatne kampanie w Internecie, złożonego na rozprawie w dniu 7 stycznia 2016 r. na okoliczności tam wskazane;

b. wniosku o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia sprawozdań finansowych pozwanego za lata 2012, 2013 oraz 2014 złożonego w piśmie procesowym z dnia z dnia 19 kwietnia 2016 r. na okoliczności tam wskazane;

c. z ostrożności procesowej: wszystkich dowodów w formie dokumentów złożonych przez powódkę do akt sprawy, co do których Sąd pierwszej instancji nie wydał formalnego postanowienia, tj.:

•

raport z szacunku korzyści z tytułu posługiwania się marką (...) w okresie od maja 2013 r. do czerwca 2014 r. sporządzony przez G. J., załączony do pisma powoda z dnia 9 marca 2015 r.;

•

wydruk sprawozdania finansowego powoda za rok 2013 wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania konsolidowanego sprawozdania finansowego powoda za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. (punkt 10 lit. a pozwu);

•

statystyki opracowane w ramach narzędzia G. A. dotyczące adresów internetowych pod którymi prowadzony był sklep powódki, do którego odsyłał adres internetowy (...) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (punkt 10 lit. b pozwu);

•

wydruk ze strony (...) (punkt 10 lit. g pozwu);

•

wydruk ze strony (...) (punkt 10 lit. h pozwu);

•

wydruk źródła strony internetowej prowadzonej pod adresem (...) z dnia 23 października 2014 r. (punkt 10 lit. j pozwu);

•

raporty kwartalne pozwanego załączone do pozwu (punkt 10 lit. k pozwu) oraz wniosku dowodowego z dnia 20 kwietnia 2016 r.;

•

wydruk kodu źródłowego strony internetowej załączony do pisma powoda z dnia 9 marca 2015 r.;

•

wydruk z bazy whois.pl załączony do pisma powoda z dnia 7 stycznia 2016 r.; wydruk kodu źródłowego strony internetowej załączony do pisma powoda z dnia 7 stycznia 2016 r.;

•

pismo z (...) z dnia 21 stycznia 2015 r. załączone do pisma powoda z dnia 7 stycznia 2016 r.;

•

wydruk kodu źródłowego strony internetowej (...) z dnia 9 marca 2016 r., załączony do pisma powoda złożonego na rozprawie w dniu 10 marca 2016 r.;

•

wydruki wiadomości e-mail wraz z załącznikami załączone do pisma powoda z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł również pozwany, zaskarżając go w części, tj. w zakresie punktu pierwszego, drugiego oraz czwartego.

Przedmiotowemu wyrokowi pozwany zarzucił:

1. mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy naruszenie prawa procesowego, tj. art. 365 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1161 § 1 k.p.c., przez: przyjęcie prejudycjalności wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (dalej jako „Sąd Polubowny”) z dnia 30 stycznia 2014 r. o sygn. 41/13/PA (dalej jako „wyrok Sądu Polubownego”); przydanie waloru prawomocności motywom rozstrzygnięcia zawartym w uzasadnieniu wyroku Sądu Polubownego; dokonanie wykładni wyroku Sądu Polubownego z przekroczeniem granic zapisu na Sąd Polubowny; a w konsekwencji powyższych naruszeń - naruszenie zasady autonomii sądu orzekającego, zasady niezawisłości sędziowskiej i zasady swobodnej oceny dowodów;

2. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez wybiórczą i dowolną ocenę dowodów, sprzecznie z zasadą logiki i doświadczenia życiowego, jak również pominięcie oceny istotnych dowodów z akt sprawy, mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy;

3. naruszenie art. 316 k.p.c. przez wydanie orzeczenia bez uwzględnienia stanu faktycznego w dacie zamknięcia rozprawy, tj. zakazanie pozwanemu wykorzystywania oznaczenia (...) pomimo ustalenia, iż pozwany wykazał, że posługiwał się oznaczeniem (...) jedynie wtedy, gdy miał zarejestrowaną domeną (...), zaś powódka nie wykazała, że pozwany nadal wykorzystuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej oznaczenie „(...)”;

4. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 oraz art. 3 u.z.n.k. przez ich wadliwe zastosowanie dla ochrony oznaczenia, którego powód nie używał w obrocie jako oznaczenia handlowego, które nie posiada zdolności odróżniającej i którego użycie przez pozwanego nie mogło wprowadzać klientów w błąd co do pochodzenia towarów i usług.

Wskazując na powyższe zarzuty, pozwany wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa w całości; ewentualnie, o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Jednocześnie pozwany wniósł o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wyrok Sądu Okręgowego należało uchylić w zaskarżonej części i w tym zakresie sprawę przekazać temu Sądowi do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego, gdyż w sprawie mamy bowiem do czynienia z nierozpoznaniem istoty sprawy.

Odnosząc się zaś do zarzutów apelacyjnych należy wskazać, że trafny był przede wszystkim zarzut apelacji strony pozwanej naruszenia art. 365 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1161 § 1 k.p.c., przez przyjęcie prejudycjalności wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 30 stycznia 2014 r. o sygn. 41/13/PA i przydanie waloru prawomocności motywom rozstrzygnięcia zawartym w uzasadnieniu tego wyroku Sądu Polubownego, czego konsekwencją było błędne uznanie przez Sąd Okręgowy, że jest związany ustaleniami i oceną prawną Sądu Polubownego zawartymi w uzasadnieniu wyroku tego Sądu co do dopuszczenia się przez pozwanego naruszenia art. 3 oraz art. 10 u.z.n.k. na skutek okoliczności faktycznych podnoszonych w pozwie tj. naruszenia ww. przepisów przez stronę pozwaną poprzez używanie spornej domeny internetowej. Sąd Okręgowy nie zwrócił uwagi na to, że sama rejestracja domeny internetowej i jej używanie to dwie odrębne kwestie. Zarówno rejestracja domeny i jak również jej używanie mogą stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Sąd Okręgowy nie dostrzegł również tego, że Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji orzekał jedynie w sprawie o ustalenie naruszenia praw strony powodowej w wyniku samej rejestracji przez pozwanego domeny „(...)”. Powyższe wynika wprost ze sposobu oznaczenia przedmiotu sprawy w wyroku Sądu Polubownego z dnia 30 stycznia 2014 r., w którym Sąd ten wskazał jako przedmiot sprawy: „o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji przez pozwanego domeny: (...)” oraz z treści punktu pierwszego sentencji tego wyroku, gdzie orzeczono, że: „Pozwany tj. (...) S.A., ul. (...), (...)-(...) W., w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej (...)naruszył prawa powoda tj. spółki (...) S.A., ul. (...), (...)-(...) W.”. Ponadto trafnie podniósł pozwany, że Sąd Polubowny do spraw domen internetowych nie był władny rozstrzygnąć sporu pomiędzy stronami w szerszym zakresie, gdyż jak w wynika z sentencji jego wyroku działał na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a zgodnie z treścią klauzuli arbitrażowej – załącznik nr 2 do Regulaminu Sądu polubownego”, podpisanej przez strony, pozwany wyraził zgodę na rozstrzygnięcie sporu jedynie dotyczącego nazwy domeny „(...)”, zarejestrowanej w dniu 5 stycznia 2012 r. w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej z siedzibą w W. przez pozwanego. Treść tej klauzuli nie obejmowała sporu o naruszenie przepisów prawa przy używaniu tej domeny internetowej. Spór dotyczący nazwy domeny nie jest tożsamy ze sporem o naruszenie przepisów prawa w związku z używaniem danej domeny, w tym przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w związku z korzystaniem z domeny internetowej. To, że spór, jaki toczył się przed ww. Sądem polubownym dotyczył tylko nazwy domeny potwierdza także adnotacja poczyniona przez (...) w informacji dotyczącej domeny mennciakrajowa.pl o treści „zgłoszono spór dotyczący nazwy domeny”. I co istotne Sąd Polubowny ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, jako stały sąd polubowny w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego, został powołany wyłącznie w celu rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej z zakończeniem „.pl”.

Stąd, choć rację miał Sąd Okręgowy, że orzeczenie sądu powszechnego o uznaniu wyroku sądu polubownego lub stwierdzeniu jego wykonalności prowadzi do nadania temu wyrokowi takiej samej mocy, jaką mają orzeczenia sądów powszechnych i wynika to jednoznacznie z art. 1212 § 1 k.p.c. oraz że takie orzeczenie musi być zatem traktowane tak samo jak każde inne orzeczenie sądu powszechnego, czyli stosuje się do niego regulacje zawarte w art. 365 § 1 k.p.c. stosownie do treści którego to przepisu zarówno sąd jak i strony związane są prawomocnym i wykonalnym wyrokiem sądu polubownego wydanym w sprawie toczącej się z ich udziałem, to jednak to związanie w przedmiotowej sprawie dotyczyło tylko tego, co zostało orzeczone wyrokiem sądu polubownego. Z tego względu w związku z treścią art. 365 § 1 k.p.c. Sąd Okręgowy w przedmiotowej sprawie nie mógł kwestionować tego, że pozwany naruszył prawa powódki do nazwy domeny mennciakrajowa.pl, że przegrał spór z powodową spółką co do nazwy domeny (...). Konsekwencją zaś tego wyroku Sądu Polubownego było rozwiązanie z pozwaną umowy o utrzymywanie spornej domeny. Natomiast ww. wyrok Sądu Polubownego, a w szczególności motywy jego uzasadnienia, nie wiązały Sądu Okręgowego przy rozpoznaniu sporu o zaniechanie niedozwolonych działań, polegających na używaniu domeny (...). i opartego na tym fakcie sporu o roszczenia odszkodowawcze. Stąd Sąd Okręgowy nie dokonując we własnym zakresie ustaleń i rozważań prawnych co do tego, czy na skutek używania spornej domeny doszło do naruszenia przez pozwanego przepisów prawa, w szczególności art. 3 i 10 u.z.n.k. nie rozpoznał istoty sporu. Powyższe było wystarczającą podstawa do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Niezależnie jednak od powyższego zaskarżone orzeczenie miało także inne mankamenty. Zgodnie z art. 328 § 2 k.p.c. uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. W przedmiotowej sprawie uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wprawdzie wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa, jednakże jest ono niepełne. Nie zawiera, jak wyżej wskazano, w ogóle własnych ustaleń i rozważań w kwestii zasady odpowiedzialności pozwanego w kontekście naruszenia art. 3 i 10 u.z.n.k. w trakcie używania spornej domeny. Zgodzić się także należy ze skarżącymi, że ocena materiału dowodowego dokona przez Sąd Okręgowy nie jest wszechstronna, a ustalenia Sądu Okręgowego i rozważania prawne są niewystarczające. Uzasadnienie ma uchybienia z punktu widzenia art. 328 § 2 k.p.c., które w zakresie motywów dotyczących niektórych części zaskarżonego orzeczenia nie podaje się kontroli instancyjnej, gdyż motywy te są niejasne, zbyt lakoniczne (np. dotyczące rozstrzygnięcia zakazującego posługiwania się oznaczeniem (...), którym pozwany nie posługuje się od dłuższego czasu, tylko z uwagi na potencjalną możliwość skorzystania z tego oznaczenia, bez należytego wyjaśnienia na jakiej podstawie Sąd ustalił istnienie realnego ryzyka posługiwania się tym oznaczeniem przez pozwanego w przyszłości). Sąd I instancji nie wskazał, na podstawie jakich dowodów poczynił niektóre ustalenia, dlaczego niektóre dowody w ogóle pominął milczeniem i dotyczy to wielu dowodów, brak jest wskazania, którym dowodom odmówił wiarygodności i dlaczego. Brak jest odniesienia się do istotnych zarzutów i argumentów pozwanego np. co do problemu ryzyka konfuzji z uwagi na wyraźne i wyczerpujące oznakowanie przedsiębiorstwa pozwanego, braku zdolności odróżniającej nazwy „(...)”. Trzeba tu wskazać, że Sąd pierwszej instancji nie ma obowiązku odnoszenia się do wszelkich twierdzeń i zarzutów stron, jednakże do tych które są najistotniejsze w sprawie powinien się odnieść i mamy ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego, że w takiej sytuacji także można mówić o braku rozpoznania istoty sporu (por. wyrok SN z dnia 23 września 1998 r., sygn. akt II CKN 897/97, OSNC 1999/1/22).

Rację miał także skarżący co do tego, że motywy Sądu odnośnie nie uwzględnienia wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego są niejasne z uwagi na użycie przez Sąd Okręgowy zwrotu „o nienegowaniu sposobu wykazania wysokości szkody, jaki został zaprezentowany przez powoda”, przy uznaniu co do zasady roszczeń pieniężnych za zasadne i jednoczesnym oddaleniu powództwa o zapłatę odszkodowania z uwagi na konieczność dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, wobec konieczności posiadania wiedzy specjalnej do ustalenia i oceny jego wysokości przy jednoczesnym oddaleniu wniosku dowodowego strony powodowej o powołanie biegłego, tylko z uwagi na jego, zdaniem Sądu Okręgowego, spóźnione powołanie, jawi się jako błędne, w szczególności wobec utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego, że gdy fakt poniesienia szkody wydaje się sądowi niewątpliwy, a jej wysokość wymaga dowodu z opinii biegłego, to taki dowód, nawet podlegający pominięciu jako spóźniony, sąd może w oparciu o art. 232 zdanie drugie k.p.c. w zw. z art. 207 § 6 k.p.c. dopuścić z urzędu, bez wniosku strony, jeżeli służyć będzie wykazaniu twierdzeń faktycznych we właściwym czasie. W przedmiotowej sprawie, według Sądu Okręgowego, istniała potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego i z taką inicjatywą dowodową strona powodowa wystąpiła, wcześniej przedkładając prywatną ekspertyzę. Z tych szczególnych względów Sąd meriti powinien przeprowadzić ten dowód z urzędu, jeśli uznał wniosek strony powodowej za spóźniony, skoro sam stwierdził, że jego przeprowadzenie w sprawie było konieczne. Dowód z opinii biegłego ze względu na składnik w postaci wiadomości specjalnych jest dowodem tego rodzaju, iż nie może być zastąpiony inną czynnością dowodową. Jeżeli więc - zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. - sąd może otrzymać wiadomości specjalne wyłącznie na skutek skorzystania z pomocy biegłego, to sąd dopuszcza się naruszenia art. 232 zdanie drugie k.p.c., skoro z urzędu nie przeprowadza dowodu z opinii biegłego, niezbędnego dla właściwej oceny zasadności wytoczonego powództwa (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 422/12, z dnia 11 grudnia 2014 r., IV CA 1/14, OSNC 2015, nr 12, poz. 149 i z dnia 8 lutego 2018 r., II CSK 462/17). Co istotne w orzecznictwie przyjmuje się, że dopuszczenia w takiej sytuacji dowodu z urzędu nie wyklucza reprezentowanie strony przez zawodowego pełnomocnika (por. wyrok SN z dnia 7 lipca 2017 r., V CSK 629/16).

Rację miał także pozwany, podnosząc zarzut naruszenia art. 100 k.p.c. Sąd Okręgowy orzekł o wzajemnym zniesieniu kosztów między stronami wskazując jednocześnie, że mimo zasadności twierdzeń powódki co do naruszenia zasad nieuczciwej konkurencji większość jej roszczeń podlegała oddaleniu. Skoro większość roszczeń podlegała oddaleniu, w tym przy wartości przedmiotu sporu wnoszącej 667.864 zł pozwany uległ jeśli chodzi o roszczenia pieniężne tylko co do kwoty 5.000 zł i przy uwzględnieniu tylko nieznacznej części roszczeń niepieniężnych rozstrzygnięcie o wzajemnym zniesieniu kosztów było faktycznie nieprawidłowe.

W sumie zatem dokonane przez Sąd I instancji ustalenia faktyczne i oceny prawne są ustaleniami i ocenami dokonanymi bez odniesienia się do istotnych zarzutów pozwanego, bez dostatecznie pewnego określenia materiału dowodowego stanowiącego podstawę merytorycznego rozstrzygnięcia oraz z niepełną oceną prawną. W takiej sytuacji należy uznać, iż sfera motywacyjna uwzględnienia powództwa i częściowego jego oddalenia pozostaje częściowo nieujawniona, a częściowo ujawniona w sposób uniemożliwiający poddanie jej ocenie instancyjnej.

W sprawie mamy zatem do czynienia z nierozpoznaniem istoty sprawy, o jakim stanowi art. 386 § 4 k.p.c. Powyższe uchybienia powodują zatem, że zdaniem Sądu Apelacyjnego zasadne było uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania bez konieczności odnoszenia się do pozostałych zarzutów.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I instancji w pierwszej kolejności podejmie decyzję co do dopuszczenia zgłoszonych przez obie strony wniosków dowodowych, a do tej pory nie rozpoznanych. Dokona własnych ustaleń i rozważań prawnych m. in. co do tego, czy na skutek używania spornej domeny doszło do naruszenia przez pozwanego przepisów prawa, w szczególności art. 3 i 10 u.z.n.k., a jeśli dojdzie do wniosku, że do takich naruszeń doszło oceni czy strona powodowa poniosła z tego tytułu szkodę, a jeśli tak to w jakiej wysokości, posiłkując się w miarę potrzeby także dowodem z opinii biegłego sądowego. Wydając orzeczenie Sąd Okręgowy będzie obowiązany odnieść się do wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy zarzutów podnoszonych przez pozwanego oraz w jednoznaczny sposób wskaże, na jakich dowodach się oparł, które dowody dopuścił, które oddalił i dlaczego, które mimo ich dopuszczenia uznał za niewiarygodne i dlaczego, tak aby można stwierdzić, że materiał dowodowy stanowiący podstawę merytorycznego rozstrzygnięcia został w sposób pewny określony.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji wyroku na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono stosownie do treści art. 108 § 2 k.p.c.