Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2013 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Usługowo-Handlowemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M.

o zaniechanie używania oznaczeń

na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Krakowie z dnia 27 marca 2012 r. sygn. akt IX GC 175/10

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: „I. nakazuje stronie pozwanej Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Usługowo-Handlowemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M.

a)  zaniechanie używania w sposób zarobkowy lub zawodowy oznaczeń złota ściana, złota podłoga, złote styropiany w odniesieniu do styropianów lub wyrobów styropianowych;

b)  wycofanie z obrotu styropianów oznaczonych nazwą z łota ściana i złota podłoga;

c)  złożenie w periodyku branży budowlano- wykończeniowej ukazującym się co najmniej cztery razy w roku lub częściej, o skali ogólnokrajowej, na dowolnej stronie i w dowolnym formacie oświadczenia o następującej treści: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. informuje, iż używając w obrocie gospodarczym znaków złota ściana, złota podłoga, złote styropiany mogła wprowadzić w błąd potencjalnych nabywców styropianowych płyt izolacyjnych co do podobieństwa lub tożsamości wyrobów styropianowych (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oznaczonych nazwą styropian złoty i styropian gold”;

II. w pozostałej części powództwo oddala;

III. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 19.517zł ( dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV. nakazuje ściągnięcie od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Krakowie kwoty 3.822zł ( trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote) tytułem kosztów sądowych.”

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 15.620zł ( piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

4.  nakazuje ściągnięcie od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Apelacyjnego w Krakowie kwoty 4.425,05zł ( cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych i pięć groszy) tytułem kosztów sądowych.

Sygn. akt I ACa 826/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wniosła o nakazanie pozwanej Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Usługowo-Handlowemu (...) Spółce z o.o. w M. zaniechania używania w sposób zarobkowy i zawodowy oznaczeń "złota ściana", "złota podłoga" i "złote styropiany" , wycofanie z obrotu , w tym ze sprzedaży styropianu oznaczonego tymi nazwami oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości lub nakazanie opublikowania ubolewania z powodu naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

W uzasadnieniu wskazano, że pozwany produkuje , wprowadza do obrotu na terenie (...) , promuje i oferuje styropiany "złota podłoga" i „złota ściana”, za pomocą strony internetowej promuje i oferuje izolacyjne płyty styropianowe "złota podłoga" i „złota ściana” i "złote styropiany" i tak oznaczając produkty narusza prawa ochronne powoda na znaki towarowe: "StyropianG. znak słowno graficzny , Styropian G. – znak słowny, Styropian Z. – znak słowno –graficzny , Styropian Z. znak słowny , "Styropian(...)", "Styropian G. + Dach-Podłoga" (...) Styropian w ciepłe kropki, "Styropian G. + ściana (...) Styropian w ciepłe kropki,które zostały zarejestrowane w urzędzie patentowym . Powód wskazał, że ponadto oznaczał swoje wyroby znakami Styropian S. - znak słowno graficzny ,Styropian S. – znak słowny, Styropian P. - znak słowno graficzny ,Styropian P. – znak słowny Styropian S.- znak słowno graficzny ,Styropian S. – znak słowny , Styropian P.- znak słowno graficzny ,Styropian P. – znak słowny ,S.Ściana, S. Parking- znak słowno graficzny, S. Fundament- znak słowno graficzny a pozwany wykorzystując powołane oznaczenie dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji wkraczając w serię oznaczeń wprowadzonych przez stronę powodową. Strona powodowa nadto wskazała , że towary pozwanego są niższej jakości i nie odpowiadają normom EPS, oznaczenia swoje powód wprowadził na rynek w 2006r. dużym nakładem oznaczają je nazwami fantazyjnymi i jednocześnie nazwami stopniując odpowiednio produkty stosownie do stopnia izolacyjności. Uzupełniając stanowisko wskazano także , że oznaczenia powoda to znaki renomowane . Czyn pozwanego stanowi naruszenie praw ochronnych do znaku w myśl art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej oraz czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 2 u.z.n.k.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu , podnosząc , że powód nie wykazał, że używał swoich zarejestrowanych znaków towarowych, pozwany nie sprzedawał swoich wyrobów w K. , pozwany ma prawo do korzystania ze spornych oznaczeń, gdyż są one częścią wzorów przemysłowych opakowań zarejestrowanych przez pozwanego , oznaczenia używane przez pozwanego nie są podobne do zarejestrowanych znaków powoda a pozwany nie używał nazw styropian z. , styropians.i styropianp., decyzje o zarejestrowaniu znaków powoda są wadliwe, gdyż inne podmioty wcześniej zarejestrowały lub używały podobnych znaków a oznaczenia stopniujące były już wcześniej stosowane dla oznaczeń materiałów izolacyjnych.

Wyrokiem z 21 października 2009r. IX GC 86/08 Sąd Okręgowy w Krakowie - Sąd Gospodarczy uwzględnił powództwo nakazując zaniechania używania oznaczeń , wycofania z obrotu , złożenie oświadczenia w periodyku branży budowlano- wykończeniowej ukazującym się co najmniej 4 razy w roku lub częściej o skali ogólnokrajowej na dowolnej stronie i w dowolnym formacie oświadczenia infomującego o używaniu nazw mogących wprowadzić w błąd potencjalnych nabywców styropianu co do podobieństwa lub tożsamości produktów oznaczonych nazwą styropian z.i styropian g. W pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił , zasądzając od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 20737zł tytułem zwrotu kosztów.

Na skutek apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 9 lutego 2010r. sygn. akt I ACa 1258/09 uchylił zaskarżony wyrok w zakresie uwzględniającym powództwo i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny uzasadniając to orzeczenie uznał za pochopną oceną o podobieństwie znaków i możliwości wprowadzenia nabywców w błąd i polecił ponowne rozważenie wniosku pozwanego o opinię biegłego, przytaczając orzecznictwo Sądów w tym przedmiocie i zwracając m.in. uwagę , że przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy istotne znaczenie ma porównanie – w płaszczyźnie wizualnej – wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównywanie postaci graficznej obu znaków… istota sprawy zostanie wyjaśniona gdy (Sąd) w sposób obiektywny dojdzie do oceny czy faktycznie zachodzi podobieństwo przedmiotowych nazw produktów stron. W tym celu wydaje się konieczne sięgnięcie do wiadomości specjalnych..

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 27 marca 2012r. sygn. akt IX GC 175/10 oddalił powództwo , zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 34100zł tytułem kosztów procesu i nakazał ściągnięcie od strony powodowej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 4179zł.

Sąd Okręgowy ustalił, że do połowy 2006r. styropiany oferowane przez producentów oznaczane były zazwyczaj tylko symbolami technicznymi oznaczającymi parametry techniczne styropianu. Z chwilą wejścia Polski do UE zaczęła obowiązywać norma PN- (...) regulująca znaczenie symbolu E., tj. wskazująca jaką minimalną odporność na ściskanie oraz przewodnictwo cieplne powinien posiadać styropian o danej liczbie E.. Nazwy fantazyjne pojawiały się tylko sporadycznie, przy styropianach specjalistycznych o parametrach lepszych od standardowych. W lipcu 2006r. strona powodowa wprowadziła na rynek nowe linie oferowanego przez siebie styropianu oznaczając je, jako pierwsza na rynku, nazwami fantazyjnymi: baza mur, styropian zwykły ściana, s. ściana, g. ściana, p. ściana, p. plus ściana, s. parking, g.parking, s. fundament, g.fundament, standard dach-podłoga, s.dach-podłoga, g.dach-podłoga,g.plus dach-podłoga. Wszystkie ww. produkty uzyskały rekomendacje techniczną Instytutu (...). Jednocześnie strona powodowa zrezygnowała z dotychczasowych oznaczeń produktów n. (...). Przy używaniu nazw fantazyjnych strona powodowa nie deklarowała parametru naprężenia ściskania (odporności na ściskanie) dla produktu przeznaczonego na ściany, przy czym współczynnik ten na poziomie dotychczasowej płyty E. (...) osiągnięty został dla produktów oznaczanych nazwą G.. Natomiast produkt strony powodowej oznaczony nazwą S. miał niższy współczynnik naprężenia ściskania niż E. (...). Strona powodowa uzyskała świadectwa ochronne na następujące znaki towarowe: a)Styropian G. - znak słowno - graficzny, b)Styropian G. - znak słowny, c)StyropianZ.- znak słowno - graficzny, d)StyropianZ.- znak słowny, e)G. + dach-podłoga (...)Styropian w ciepłe kropki, f)G. + ściana (...) Styropian w ciepłe kropki a ponadto prawa ochronne na następujące znaki: g) StyropianS.- znak słowno - graficzny, h) Styropian S. - znak słowny, i) Styropian P. - znak słowno - graficzny, j) Styropian P. - znak słowny, k) Styropian S. - znak słowno - graficzny, l) Styropian S.- znak słowny, m) Styropian P. - znak słowno - graficzny, n) Styropian P. - znak słowny. Strona powodowa przeprowadziła kampanię reklamową nowych produktów o zasięgu ogólnopolskim oraz była laureatem wyróżnień i nagród w 2007 roku. Strona pozwana uważała, że wobec pojawienia się na rynku oznaczeń fantazyjnych należy ujednolicić nazewnictwo i wprowadzić minimalne parametry techniczne, które powinno gwarantować dane oznaczenie. Propozycje pozwanego poparło wiele firm z branży styropianowej, lecz ostatecznie wobec sprzeciwu powoda porozumienie ujednolicające nazewnictwo nie zostało zawarte. Wobec niezawarcia porozumienia o ujednoliceniu nazewnictwa pozwany zapowiedział powodowi wprowadzenie analogicznego do powoda podziału na wyroby z.is.i w połowie 2007r. wprowadził na rynek styropiany oznaczone jako "z. ściana", "z.podłoga" oraz "z. styropiany". Strona pozwana, na podstawie decyzji UP, uzyskała dla opakowania "z.podłoga" i "z.ściana" prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Wzory graficzne towarów stron różnią się od siebie, a jedynym elementem podobnym jest użycie określeń g. (powód) i z. (pozwany). Powyższe podobieństwo sprawia, że 20% profesjonalnych nabywców sądzi, że styropiany oznaczone znakiem powoda "G. + dach-podłoga" i pozwanego (niezarejestrowanym) "z. podłoga" pochodzą od tego samego wytwórcy. W pozostałych parach znaków procent opinii o pochodzeniu od tego samego producenta był znacznie niższy. Sąd Okręgowy uznał za niezasadny zarzut dotyczący konieczności porównywania przez biegłych oprócz opakowań także znaków powoda i oznaczeń pozwanego. Zdaniem Sądu Okręgowego znaki towarowe zawsze występują w obrocie w określonym kontekście, w przypadku znaków stron na opakowaniach, i w takim kontekście należy je porównywać. Moc odróżniająca znaku zależy od jego oryginalności i tylko w przypadku znaków oryginalnych (zawierających słowa wymyślone, a nie już istniejące) można mówić o podobieństwie znaku niezależnie od kontekstu . Zdaniem Sądu Okręgowego strona powodowa nie zakwestionowała tezy, że najwyższy wskaźnik opinii, że styropiany obydwu stron pochodzą od jednego producenta wystąpił w przypadku pary znaków "G. + dach-podłoga" i "z. podłoga" i wynosił on 20% .

Wobec takich ustaleń Sąd Okręgowy zważył, że prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie chroni pozwanego przed żądaniem uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy w tym zaniechania używania zarejestrowanego znaku. Zatem uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może używać swojego znaku w sposób naruszający prawa uprawnionego z rejestracji wzoru przemysłowego opakowania (tj. wytwarzać opakowań spełniających hipotezę art. 105.4 p.w.p.), co nie wyklucza używania znaku na opakowaniach dostatecznie różniących się od zarejestrowanego. Natomiast uprawniony z rejestracji wzoru opakowania zawierającego cudzy znak towarowy nie może korzystać ze swojego wzoru przemysłowego, gdyż naruszałoby to art. 153.1 p.w.p. Sąd Okręgowy odwołując się do art. 296.2 prawa własności przemysłowej wskazał, że oznaczenia używane przez pozwanego różnią się od znaków powoda. Wspólne jest słowo "styropian" i słowo "z.W części znaków powoda w ich skład zamiast słowa "z. wchodzi angielski odpowiednik - słowo "g.". Słowa i zwroty powszechnie znane charakteryzują się znacznie mniejszą oryginalnością od słów specjalnie wymyślonych przy projektowaniu znaku. W przypadku specjalnie wymyślonego słowa każde jego użycie jest reprodukcją, tj. użyciem znaku identycznego. Natomiast w przypadku słów powszechnie znanych reprodukcją jest tylko użycie tych słów w określonym kształcie graficznym lub takich zwrotach. Słowo "styropian" oznacza towar stron i nie może zostać zawłaszczone przez rejestrację. Słowo "z." nie jest oryginalne. Atrakcyjność tego słowa przesądza o małej oryginalności. Ciąg oznaczeń "s.", "g." i "p." nie jest oryginalny, lecz jest szeroko stosowany w wielu branżach (np. karty bankowe, klubowe, niektóre rodzaje polis ubezpieczeniowych). Skoro ciąg oznaczeń "s.", "g." i "p." jest zrozumiały nawet bez jakiejkolwiek kampanii reklamowej i skojarzeń z konkretnym wytwórcą lub sprzedawcą, to duże jest prawdopodobieństwo przypadkowego, niezależnego zaprojektowania różnych znaków zawierających te oznaczenia. Zatem zdolności znaku zawierającego słowo "z." do odróżniania towarów powoda od innych w tej branży nie można sprowadzić do samego słowa "z." lub "g." - istotnym składnikiem jest kształt graficzny znaku. Znaki zawierające wyłącznie te słowa, lecz poza tym elementem znacznie różniące się, nie są podobne. Zakres dozwolonej imitacji zależy od oryginalności znaku. Sąd Okręgowy odwołał się do art. 5.1 Pierwszej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG, Dz.U.UE.L.89.40.1, obecnie zastąpionej dyrektywą nr 2008/95/WE z 22 października 2008r.) i zwrócił uwagę , że wytyczając granice między podobieństwem rodzącym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd i podobieństwem nierodzącym takiego ryzyka należy brać pod uwagę oryginalność znaku. Ta oryginalność znaku decyduje o tym, jak duże muszą być różnice, aby znak używany uznać za wprawdzie podobny, lecz nierodzący ryzyka wprowadzenia w błąd. Im bardziej znak jest oryginalny, tym większa różnica musi charakteryzować znak używany, aby nie został on uznany za niedozwoloną imitację. Zdaniem Sądu powód zdawał sobie sprawę z braku oryginalności samych słów "g." i "z." i dlatego zgłosił do rejestracji znaki zawierający te słowa w różnych kombinacjach, zawłaszczając w ten sposób to nazewnictwo . Natomiast do uzyskania wyłączności na oznaczanie towarów słowem "z." w dowolnym kształcie graficznym konieczne są dalsze działania prowadzące do powstania odpowiednio szerokiego kręgu konsumentów kojarzących to słowo z określoną siecią sprzedaży lub określonym producentem. Dzięki takim działaniom znak uzyskuje cechę nazywaną w doktrynie "mocą odróżniającą". Powód nie wykazał, że ciąg oznaczeń "s.", "g." i "p." lub samo oznaczenie (...) są w Polsce powszechnie kojarzone z jego towarami. Do uzyskania wyłączności na wszystkie postacie słowa, które nie zostało wymyślone na potrzeby danych towarów, konieczna jest bardzo szeroka rozpoznawalność znaku wśród konsumentów. Im słowo jest mniej oryginalne w odniesieniu do danego towaru lub usługi, tym szerszej rozpoznawalności trzeba do nabycia przez to słowo mocy odróżniającej, tj. zdolności do wyróżniania towarów lub usług używającego tego słowa z ogółu towarów lub usług tego samego rodzaju. W przypadku słowa mało oryginalnego w odniesieniu do danej grupy towarów lub usług jego zawłaszczenie wymaga uzyskania przez to słowo odpowiedniej mocy odróżniającej. Liczba klientów rozpoznających znak i kojarzących go właśnie z towarami lub usługami powoda musi być tak duża, że samo słowo - bez względu na kształt graficzny - zaczyna wśród opinii publicznej pełnić funkcję wyróżnika towarów lub usług powoda. Tego strona powodowa nie wykazała i powództwo podlega oddaleniu. Dodanie do słów "z." i "styropian" innych elementów, specyficzna czcionka, pomarańczowe podkreślenie zwiększa moc odróżniającą znaku , co oznacza, że znaki używane przez stronę pozwaną nie są podobne do znaku powoda . Powód zarejestrował jeszcze kolejny znak "styropian z." bez elementów graficznych, lecz ten znak na skutek braku jakiejkolwiek oryginalności praktycznie nie ma mocy odróżniającej. Istotne jest także to, że pozwany nie używa oznaczenia "styropian z.", lecz używał wyłącznie oznaczenia "z. styropiany", którym nie oznaczał wprost jakiegokolwiek swojego wyrobu, lecz oznaczał nim dwuelementową grupę swoich wyrobów oznaczanych jako "z. podłoga" i "z. ściana", czyli posługiwał się tym oznaczeniem w sposób odmienny od powoda. Z kolei oznaczeń "z. podłoga" i "z. ściana" nie można uznać za podobne do oznaczeń powoda, gdyż słów "podłoga" i "ściana" powód używał w znakach zawierających słowo "g." zamiast słowa "z.". Opinia biegłego wykazała, że profesjonalni nabywcy widzą, że słowa "g." i "z." mają to samo znacznie i mogą sądzić, że styropiany oznaczone znakami "g. + dach-podłoga" oraz "z.podłoga" pochodzą od tego samego wytwórcy. Jednakże to ryzyko wprowadzenia w błąd jest skutkiem znikomej oryginalności znaku "g. + dach-podłoga", a nie podobieństwa znaków. Opakowanie pozwanego zawierające zwrot "z. podłoga" dostatecznie odróżnia się od znaku powoda, aby wykluczyć zastosowanie art. 296.2 pkt.2 prawa własności przemysłowej. Zdaniem Sądu powodowi nie przysługuje także ochrona na podstawie art. 18 w zw. z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , gdyż działanie pozwanego nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji .W branży typowych styropianów do izolacji posadzek i ścian jakość zależy od dwóch obiektywnie mierzalnych parametrów: odporności na ściskanie i przewodnictwa cieplnego. Liczba E. informowała o tych parametrach i przy ograniczeniu się wytwórców do tego oznaczenia mogliby oni się skupiać na tym, jak najtaniej wytworzyć styropian o określonych parametrach, oraz jak najlepiej obsłużyć klientów (prowadzących składy i sklepy budowlane oraz większe firmy budowlane), tj. jak zapewnić możliwość zaopatrzenia się w styropian o określonych parametrach przy minimum wysiłku włożonego w zawarcie i realizację umowy. Wprowadzenie nazw fantazyjnych sprawia, że konkurujący wytwórcy muszą część wydatków i energii pracowników przesunąć z inwestycji w zakłady produkcyjne oraz organizację produkcji i zbytu na kampanie reklamowe mające na celu wywołanie pozytywnych skojarzeń ze danym fantazyjnym oznaczeniem. Takie odwoływanie się do emocji nabywców zawsze w jakiejś mierze jest skuteczne (aczkolwiek tym mniej skuteczne, im bardziej wśród nabywców dominują profesjonaliści, a jakość można wyrazić wyrażonymi liczbowo parametrami fizycznymi lub chemicznymi), lecz jednocześnie zmniejsza innowacyjność rynku. Innowacyjność rynku polega na presji albo na ulepszanie wyrobów (co w przypadku płyty styropianowej o określonej odporności na ściskanie i przewodnictwie cieplnym nie wydaje się możliwe), albo na znajdywanie sposobów, jak ten sam wyrób wytworzyć taniej. Walka o rozpoznawalność fantazyjnych marek w przypadku tego typu towarów nie służy innowacyjności, gdyż pochłania zasoby, które można by wykorzystać w innowacyjnych celach. Powód nie chciał ponieść nakładów na promocję ciągu oznaczeń, które samą swoją treścią nie sugerowałyby kolejnych poziomów jakości, i dlatego wykorzystał powszechnie znany ciąg "s.", "z." i "p.". Powszechność tego ciągu sprawia, że nie może on zostać zawłaszczony przez sam fakt zarejestrowania znaków zawierających te słowa. Decyzja pozwanego, aby w tej sytuacji nie tworzyć konkurencyjnego ciągu, lecz skorzystać z tego samego ciągu (aczkolwiek w innym kształcie graficznym), służyła uniknięciu walki reklamowej na promocję odmiennych systemów oznaczeń, z których na dodatek i tak nie wynikają konkretne miary odporności na ściskanie i przewodnictwa cieplnego. W takiej walce pozwany byłby na słabszej pozycji, gdyż konkurencyjny ciąg oznaczeń byłby prawdopodobnie mniej znany od ciągu "s.", "z." i "p.", lecz jak wyżej wskazano właśnie powszechna znajomość tego ciągu sprawia, że nie jest możliwe zawłaszczenie ani całego ciągu takich oznaczeń, ani samych słów "styropian" i "z.". Czyni to powództwo niezasadnym . Podstawę orzeczenia o kosztach stanowił art. 98 k.p.c.

Apelację od tego orzeczenia złożyła (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. . Zarzuciła naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie ustaleń sprzecznych z zebranym materiałem dowodowym i pominięcie istotnych okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy a to , że:

- powód jako pierwszy producent styropianu wprowadził na rynek nowe, rozszerzone linie produktowe, tj. obejmujące kilka rodzajów styropianów dla poszczególnych zastosowań, przypisując im dodatkowo układające się w serię fantazyjne nazwy:"baza", „s.”/„s.", „z."/"g.", „p. /p."), podczas gdy inni producenci styropianów co do zasady oferowali wyłącznie jeden produkt dla danego zastosowania oznaczany nazwą stechnicyzowaną, - przeciętnym odbiorcą towarów powoda są nie tylko osoby wykorzystujące styropian zawodowo, ale również konsumenci, - powód jest największym, lub jednym z największych producentów styropianu w Polsce, - powód ponosił wielomilionowe nakłady na reklamę produktów zawierających chronione znaki towarowe, - badania opinii publicznej wykazały, że ok. 25% badanych respondentów utożsamiało towary powoda i pozwanego zawierające sporne oznaczenia, - nastąpiły liczne przypadki wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów pozwanego poprzez powiązanie ich z towarami powoda lub jego przedsiębiorstwem, w wyniku czego doszło do wadliwej oceny możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów pozwanego.

Strona powodowa zarzuciła ponadto : - naruszenie art. 236 k.p.c. w zw. z art. 240 § 1 k.p.c. poprzez zmianę postanowienia dowodowego w innej formie niż poprzez wydanie postanowienia, lecz poprzez przesłanie do biegłego wiadomości mailowej oraz art. 227 k.p.c. w z art. 278 k.p.c. w zw. z art. 286 k.p.c. w zw. z art. 386 § 6 k.p.c. poprzez zaniechanie zażądania dodatkowej opinii biegłego na okoliczność wprowadzenia w błąd odbiorców styropianu, co mogło mieć wpływ na wynik postępowania albowiem na podstawie prawidłowo sporządzonej opinii biegłego Sąd Okręgowy mógłby dojść do wniosku, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów pozwanego, -naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez zaniechania wyraźnego wskazania w zaskarżonym wyroku, które znaki towarowe powoda objęte żądaniem pozwu były przedmiotem oceny Sądu Okręgowego, co nie pozwala jednoznacznie ocenić przyczyn oddalenia powództwa w stosunku do każdego ze znaków towarowych.

Strona powodowa zarzuciła też naruszenie prawa materialnego a to : - art. 296 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej: .p.w.p.") w zw. z art. 154 pkt. 1 oraz art. 157 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie stosowania podobnego oznaczenia w celu odróżniania pochodzenia towarów oferowanych i wprowadzanych towarów do obrotu, które nie jest umieszczane bezpośrednio na towarach lub ich opakowaniach, podczas gdy dla stwierdzenia używania oznaczenia wystarczy ustalenie jego bezpośredniego związku z towarem, w wyniku czego doszło do nierozpoznania istoty sprawy w zakresie, w jakim powód domagał się od pozwanego zaniechania stosowania przez pozwanego oznaczenia "z. styropiany" oraz złożenia z związku z tym stosowanego oświadczenia; Naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 1 i 2 w zw. z art. 153 ust. 1 p.w.p., art. 147 ust. 1 p.w.p., art. 120 t. 1 p.w.p., art. 129 ust. 1 pkt. 1 i 2 p.w.p. oraz art. 130 p.w.p: poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że zarejestrowany znak towarowy, którego elementy słowne nie są oryginalne, tj. nie są "słowami specjalnie wymyślonymi przy projektowaniu znaku", nie posiada zdolności odróżniającej, podczas gdy zarejestrowany znak towarowy korzysta z domniemania posiadania zdolności odróżniającej, oraz - poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie poprzez zaniechanie ustalenia zdolności odróżniającej znaków towarowych powoda dla towarów, dla których są przeznaczone podczas gdy zdolność odróżniająca znaków towarowych, a zwłaszcza znaków słownych, w sporach o zaniechania naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe nie będące znakami renomowanymi nie może być oceniana w oderwaniu od konkretnych towarów, dla których znaki towarowe są przeznaczone; - naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że: brak oryginalności elementów słownych znaku towarowego i niska moc odróżniająca decyduje o braku podobieństwa przeciwstawianych sobie oznaczeń oraz o braku ryzyka wprowadzenia w błąd, podczas gdy stwierdzenie, że znak towarowy charakteryzuje się jedynie niewielkim charakterem odróżniającym, nie stoi na przeszkodzie stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd, - poprzez przyjęcie, że .nieoryginalny" słowny znak towarowy posiada zdolność odróżniającą wyłącznie wówczas, jeżeli ,jest w Polsce powszechnie kojarzony z towarem podmiotu uprawnionego do znaku towarowego , podczas gdy powszechna znajomość znaku nie jest przesłanką ochrony znaku towarowego, – poprzez zaniechanie dokonania oceny możliwości wprowadzenia odbiorcy w błąd z perspektywy przeciętnego klienta, Strona powodowa zarzuciła także naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że ze stosowaniem przez pozwanego oznaczeń "z. ściana" i "z. podłoga" nie doszło do naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe powoda, podczas gdy okoliczności sprawy wynikające z zebranego przez Sąd materiału dowodowego wskazują, iż z używaniem przez pozwanego spornych oznaczeń takie ryzyko istnieje, a więc dochodzi do naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe powoda, - naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niewłaściwą wykładnię polegającą na przyjęciu, że wejście przez znak towarowy w serię znaków towarowych narusza prawo do konkretnego znaku towarowego, podczas gdy w takim przypadku dochodzi do naruszenie praw wszystkich znaków serii; naruszenie art. 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 ze zm., zwanej "u.z.n.k.") poprzez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że stosowanie przez pozwanego oznaczeń "złota ściana", złota podłoga" oraz "złote styropiany" nie wprowadza odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów pozwanego, - naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez niewłaściwe zastosowanie (niezastosowanie) pomimo, że działania pozwanego polegające na stosowaniu w obrocie gospodarczym oznaczeń "z. ściana", "z. podłoga" oraz "z. styropiany" stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji naruszający interesy powoda określany jako "pasożytnictwo intelektualne".

W związku z powyższym strona powodowa wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości przekazanie sprawy do Sądu Okręgowego w Krakowie do ponownego rozpoznania, względnie zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez nakazanie pozwanemu - Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Usługowo - Handlowemu (...) sp. z o.o. z siedzibą w M.: zaniechania używania w sposób zarobkowy lub zawodowy oznaczeń "Z. ściana", "Z. podłoga" oraz "z. styropiany" wycofania z obrotu styropianu oznaczonego przez pozwanego znakami "Z. ściana", "Z.podłoga" lub "z. styropiany" , podanie do wiadomości publicznej, na koszt pozwanego, wyroku rozstrzygającego o naruszeniu przysługujących powodowi praw ochronnych na znaki towarowe, lub nakazanie złożenia w periodyku branży budowlano-wykończeniowej ukazującego się co najmniej cztery razy w roku lub częściej, o skali ogólnokrajowej, na dowolnej stronie i w dowolnym formacie oświadczenia, o następującej treści. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu (...)" sp. z o.o. z siedzibą w M. informuje, iż używając w obrocie gospodarczym znaków "złota ściana", "złota podłoga” „złote styropiany" mogła wprowadzić potencjalnych nabywców styropianowych płyt izolacyjnych co do podobieństwa lub tożsamości ww. produktów i produktów (...) sp. z .o.o. z siedzibą w K. oznaczonych nazwą styropian "z." i styropian „g.". Strona powodowa wniosła też o zasądzenie na rzecz powoda (...) sp. z .o.o. z siedzibą w K. kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje.

Strona powodowa wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów.

Rozpoznając apelację Sąd Apelacyjny uznał za własne ustalenia Sądu Okręgowego , wyprowadzając jednak z nich odmienne wnioski . Uzupełniając wskazane wyżej ustalenia o okoliczności wypływające z opinii Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ , odmiennie niż sąd pierwszej instancji, przyjął, że strona pozwana używając podobnych oznaczeń do identycznych towarów naruszyła prawa strony powodowej do znaków towarowych w sytuacji istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków "z. ściana", "z. podłoga” „z. styropiany" ze znakami towarowymi strony powodowej "StyropianG." znak słowno graficzny , Styropian G. – znak słowny, Styropian Z. – znak słowno –graficzny , Styropian Z. znak słowny , (...), "Styropian G. + Dach-Podłoga" (...) Styropian w ciepłe kropki, "Styropian G. + ściana (...) Styropian w ciepłe kropki. Zastrzeżenia strony pozwanej co do przeprowadzenia dowodu przed sądem drugiej instancji nie są zasadne. Dowód z opinii z instytutu naukowego jest formą dowodu z opinii biegłych. To osoby uprawnione do reprezentacji instytutu decydują o osobach wydających opinię a wydane stanowisko jest stanowiskiem instytutu , w tym wypadku Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ , która gwarantuje swym autorytetem właściwe przygotowanie osób podpisujących opinię. Dla wydania opinii w ramach wskazanej tezy wystarczające było przygotowanie prawnicze z zakresu własności intelektualnej. Nie trzeba przygotowania psychologicznego w zakresie procesów poznawczych by dokonać oceny zdolności odróżniającej używanych w obrocie nazw stanowiących przedmiot postępowania . Celem opinii była ocena ryzyka konfuzji na płaszczyźnie słownej – znaczeniowej , fonetycznej i wizualnej , gdyż badano także prawo ochronne do znaków słownych ( por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 22 lutego 2007r. sygn. akt III CSK 300/06 OSNC 2008/1/11 oraz uzasadnienie wyroku WSA z dnia 31 stycznia 2012r. sygn .akt VI SA/WA 1855/11 ). Konieczność przeprowadzenia takiego dowodu wynika ze wskazań tut. Sądu zawartych przy poprzednim rozpoznaniu , który nakazał także porównanie –wyrazów użytych w znaku chronionym słownym a więc oderwanym od szaty graficznej . Strona pozwana krytykując dorobek naukowy dr K. F. i dr D. K. nie wskazuje na czym opiera przekonanie, że nie są to osoby właściwie przygotowane do wydania takiej opinii. Przeprowadzone badania zostały przedstawione jako opinia jednostki naukowej przez Kierownika Katedry Prawa Własności Intelektualnej Prof. Dr hab. R. M. k-2160, co należy uznać za podpisanie się pod opinią przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytutu. Apelacja akcentująca konieczność przeprowadzenia oceny znaków na tej płaszczyźnie jest zasadna. Sąd pierwszej instancji zbytnią uwagę przywiązał do samych słów złoty i gold pomijając , że oznaczenia użyte przez stronę powodową zostały użyte w konkretnym zestawieniu ze słowem styropian . Takie zestawienie nie jest typowe i posiada zdolność odróżniającą a użycie podobnych określonych w pozwie oznaczeń przez powoda może wprowadzić w błąd odbiorców co do tożsamości produktów jak i tożsamości producenta. Słusznie Sąd Okręgowy stwierdził, że strona pozwana nie może się powołać względem powoda na prawa wynikające z zastrzeżenia wzoru przemysłowego opakowań , szczególnie w aspekcie ustaleń , że to strona powodowa jako pierwsza użyła na rynku styropianów wymienione oznaczenia fantazyjne a część jako pierwsza zarejestrowała i uzyskała ochronę wynikającą z rejestracji znaków towarowych. Podnoszony przez stronę pozwaną fakt, że inni producenci używali podobnych oznaczeń w odniesieniu do innych produktów jest bez znaczenia skoro na rynku wyrobów styropianowych (...)użyła tych nazw jako pierwsza. Strona powodowa uzyskując prawo ochronne na oznaczenia na znaki towarowe: a)Styropian G. - znak słowno - graficzny, b)Styropian G. - znak słowny, c)StyropianZ.- znak słowno - graficzny, d)Styropian Z. - znak słowny, e)G. + dach-podłoga (...) Styropian w ciepłe kropki, f)G. + ściana (...)Styropian w ciepłe kropki co pozwala skierować roszczenie przeciwko naruszycielowi na podstawie art. 296 ust.1 p.w.p. Niewątpliwie strona pozwana używała oznaczeń "z. ściana", "z. podłoga” umieszczając takie znaki na wyrobach , znak „z. styropiany" został natomiast użyty w znaczeniu marketingowym jako zbiorcze określenie płyt styropianowych co wynika z zeznań świadków a co obrazuje zdjęcie k-340. Używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 154 p.w.p. polega m.in. na umieszczaniu tego znaku na towarach lub ich opakowaniach, ale także na posługiwaniu się nim w celu reklamy. W związku z tym niezasadnie „S.” powołuje się na stanowisko wyrażone w wyroku NSA z dnia 24 maja 2006r. sygn. akt II GSK 70/06 tym bardziej , że orzeczenie odnosiło się do kwestii wygaśnięcia prawa ochronnego a nie sposobu naruszenia tego prawa. Wbrew stanowisku pozwanego wykorzystanie skojarzeń i użycie znaku podobnego ( w tym przypadku „z.styropiany” w reklamie celem zbiorczego wypromowania własnych wyrobów oznaczanych jako styropiany „z.podłoga” „ (...) ściana” ) również stanowi sposób używania w obrocie gospodarczym o jakim mowa w art. 296 ust. 2 p.w.p. Ustalenia więc jednoznacznie wskazują , że strona pozwana używała wszystkie kwestionowane przez powoda znaki jak też strona powodowa używała i używa w obrocie wskazane wyżej znaki chronione. Fakt , że aktualnie strona pozwana zaprzestała używania nazw na oznaczenie towarów, na co zwracał uwagę tut. Sąd przy poprzednim rozpoznaniu , nie ma wiodącego znaczenia skoro pozwana nie uznaje wyłącznych praw powoda a zaprzestanie używania wynikało z przymusu tj z zabezpieczenia udzielonego powodowi w niniejszej sprawie. Opinia Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ potwierdzona w wyjaśnieniach na rozprawie w dniu 30kwietnia 2013r. wskazuje , że to właśnie przymiotniki złoty, gold, poprzez połączenie z nazwą rodzajową decydują o zdolności odróżniającej. Zdolność ta musi być uwzględniana przy ocenie możliwości konfuzji (por. wyrok SN z dnia 5 lutego 2010r. sygn. akt III CSK 120/09). Nie chodzi o zawłaszczenie słów złoty czy srebrny lecz o nietypowe skojarzenie z określonym wyrobem. Niewątpliwie takie skojarzenie przekłada się na wzrost sprzedaży na co zwracał uwagę biegły F. k- 1045 i potwierdzali pracownicy powodowej spółki. Znaki powoda posiadają zdolność odróżniającą na co wskazuje zarówno fakt rejestracji jak i opinia instytutu naukowego. Z opinii wynika, że nazwa „z. styropiany” jest podobna do znaków powoda „StyropianG.” oraz „Stryropian Z.” a prawdopodobieństwo ryzyka konfuzji jest w tym przypadku wysokie. Znak „złota ściana” jest podobny do znaku „G. + ściana (...)Styropian w ciepłe kropki” , zaś znak „z. podłoga” jest podobny do znaku „G. + podłoga(...) Styropian w ciepłe kropki” . Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w tym przypadku jest niskie ale jednak istnieje. Powyższe nie pozwala na podzieleniu stanowiska Sadu pierwszej instancji, które opierało się na braku takiego podobieństwa. Biegli dokonywali oceny z punktu widzenia abstrakcyjnego klienta. Trzeba bowiem zauważyć , że decyzje o zakupie także styropianów podejmowane są na podstawie dobrych skojarzeń w tym także po analizie reklam zawartych np. na stronach internetowych. Także do takich odbiorów kierowały informacje i reklamy obie strony na co wskazują wydruki i zdjęcia stron internetowych znajdujące się w aktach sprawy. Taki odbiorca musi więc być także uwzględniany przy ocenie ryzyka konfuzji. Strona pozwana posługiwała się nie tylko technicznym ale także fantazyjnymi zwrotami co wskazuje , że nie tylko do fachowców kierowano reklamę. Mimo, że w opinii przeprowadzonej przed Sądem Okręgowym biegli F. i O. stwierdzili, że styropiany są wyrobem mocno angażującym i podkreślali role specjalistów przy zakupie tego typu wyrobów to jednak w grupie typowych odbiorców uwzględniali oni także laików co oznacza , że także i takie osoby podejmują decyzje samodzielnie nawet przy decyzji o zakupie styropianów. Materiały izolacyjne to dość powszechne wyroby związane z budownictwem i zakupów takich nie dokonują tylko profesjonaliści lecz także osoby prowadzące pojedynczą budowę lub remont jako inwestorzy a nawet budujący we własnym zakresie systemem gospodarczym. Osoby takie nie zawsze kierują się wskazaniem fachowców lecz podejmują decyzje zakupu także pod wpływem reklamy i pozytywnych skojarzeń. Zupełnie nieadekwatnie pozwana powołuje się (k- 2089) na postanowienie tut. Sądu z dnia 5 grudnia 2011r. sygn. akt I ACz 1734/11 , które jedynie potwierdziło prawidłowość przyznania wynagrodzenia biegłym bez oceny merytorycznej tej opinii. Dodatkowa opinia była konieczna , szczególnie w aspekcie wskazań zawartych w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 lutego 2010r. sygn. akt I ACa 1258/09. Ponadto zdaniem Sądu Apelacyjnego opinia biegłych F. i O. nie obala wniosków opinii Katedry Prawa Własności Intelektualnej (...). Wnioski dotyczące oceny braku wprowadzenia w błąd sformułowano w pierwszej opinii tj. przeprowadzonej przed Sądem Okręgowym w oparciu przede wszystkim o badanie opakowań a więc z pominięciem oznaczeń złote styropiany co wynika wprost z tej opinii k-1025 , 1045 oraz jej uzupełnienia k- 1159. Nawet jednak przy tym ograniczeniu 20 % ekspertów uznawała , że nazwy „G. + podłoga” strony powodowej i „z. podłoga” strony pozwanej pochodzą od tych samych producentów podczas gdy analogiczne porównanie z trzecim producentem wskazywało najwyżej na pochodzenie od powiązanych producentów k- 1040 , u laików zaś , którzy kojarzyli produkty z powiązanymi producentami liczba osób łączących nazwy złota podłoga i gold +podłoga była wyższa niż w pozostałych próbach badawczych (k-1041) . W sytuacji gdy ok. 20% osób utożsamia producentów po analizie tylko opakowań , na których znajdowały się także znaki powoda G. + Podłoga i odpowiednio pozwanego „ z. podłoga”, trudno przyjąć, że są to wartości śladowe i że zupełnie nie istnieje ryzyko wprowadzenia błąd, w tym skojarzenia tych znaków. Trzeba przy tym uwzględnić , że z zeznań świadka A. M. k- 781 , który jest Prezesem Stowarzyszenia (...) wynika , że strona powodowa to jeden z największych producentów a strona pozwana to firma średniej wielkości , stąd odniesienie tej wielkości procentowej do skali sprzedaży stron nie może być potraktowane jako wartość śladowa . Ryzyko wprowadzenia w błąd i utożsamienia producenta lub produktu wzmacnia fakt identyczności wyrobów, w odniesieniu do których używano znaków jak też fakt, że strona powodowa jako pierwsza używała i wprowadzała całą grupę znaków, z których tylko część zarejestrowała , co do której biegły F. stwierdził jednoznacznie k- 1045 , że nie trzeba być specjalistą z prawa znaku towarowego aby stwierdzić , że postępowanie strony pozwanej , która wkroczyła w serię powoda wskazuje na świadome działanie w celu wprowadzenia w błąd. Firma powoda jest przy tym znana (choć nie powszechnie) i dobrze kojarzona k-1029 . Biegły F. i O. odwoływali się do skutku działań pozwanego a nie do możliwego ryzyka związanego z takim działaniem. Ich stwierdzenie więc o nieosiągniętym efekcie pomija , że w sprawie nie chodzi o osiągnięcie efektu lecz tylko o ryzyko skojarzenia produktu lub producenta. Oczywiście używanie innej kolorystyki opakowań zmniejsza ryzyko konfuzji jednakże nie niweluje go zupełnie, co znalazło wyraz w wynikach badań empirycznych biegłych prof. A. F. i dr. J. O.. Dowody zebrane w sprawie wskazują, że nazwy były używane nie tylko na opakowaniach ale także w materiałach promocyjnych , które również wpływają na podjęcie decyzji zakupu a wówczas zwiększa się rola „nośnej” dobrze kojarzonej nazwy. Konkludując należy więc uznać zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. w zw. z art. 154 pkt 1 i 3 p.w.p. i art. 157 p.w.p. za zasadny. Już to wystarcza do uwzględnienia roszczenia o zaniechanie naruszenia wynikającego z art. 296 ust. 1 p.w.p. skoro strona pozwana bezprawnie narusza prawo powoda. Roszczenie to jest oderwane od winy naruszyciela. Podzielić trzeba jednak także stanowisko strony powodowej , że działania strony pozwanej wyczerpują także przesłanki wskazane w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uzupełniają ochronę uzyskiwaną na podstawie prawa własności przemysłowej, gdy chodzi o wzór przemysłowy zarejestrowany (por. wyrok SN z dnia 14 października 2009r. sygn. akt V CSK 102/09 LEX nr 558623). Mogą być także samodzielną podstawą ochrony, gdy chodzi o znak towarowy czy wzór przemysłowy nie korzystający z prawa rejestracji (por. wyrok SN z dnia 16 stycznia 2009r. sygn. akt V CSK 241/08 LEX nr 484688). Ma to także znaczenie przy uwzględnieniu , że strona powodowa używała w odniesieniu do swych wyrobów styropianowych szerszej gamy znaków o podobnym charakterze w tym także takich , które nie zostały zarejestrowane lecz tworzyły ze znakami zarejestrowanymi serię o jakiej mowa w opinii k- 1045. Nie była to jak podnosi pozwana seria trywialna lecz była to jednorodna, spójna i zamierzona koncepcja mająca nie tylko spowodować gradację poszczególnych własnych wyrobów ale także wyróżniać produkty strony powodowej względem identycznych produktów innych producentów (vide zeznania świadka W. W. k- 780). Mimo podnoszonego w odpowiedzi na apelację zarzutu trywialności oznaczeń strona pozwana zastosowała identyczny zabieg . Fakt , że strona powodowa mając duży udział w rynku poniosła nakłady zarówno na wypromowanie nazw jak i na rejestrację znaków a pozwana wykorzystała ten pomysł bez ponoszenia analogicznych nakładów i ryzyka wiedząc już , że pomysł został dobrze przyjęty na rynku styropianów, wskazuje na działanie pasożytnicze a więc na naruszenie dobrych obyczajów kupieckich i może także zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. , szczególnie jeszcze przy uwzględnieniu wskazanej wyżej możliwości wprowadzenia w błąd potencjalnego nabywcy. Zupełnie bezprzedmiotowe są rozważania Sądu Okręgowego dotyczące oceny działań powoda jako zmniejszających innowacyjność rynku. To , że walka o rozpoznawalność fantazyjnych marek w przypadku tego typu towarów nie służy innowacyjności i to , że powód nie chciał ponieść nakładów na promocję ciągu oznaczeń technicznych , wskazujących na poziom izolacyjności czy stopień odporności na ściskanie jest obojętne dla rozstrzygnięcia , skoro strona powodowa poniosła nakłady na wypromowanie nazw , które odwołują się do pozytywnych skojarzeń i mają znaczenie w odbiorze dla potencjalnych nabywców czego wyrazem jest zresztą spór w tej sprawie. O sile skojarzenia nazwy produktu ze słowem złoty była także mowa w opinii biegłych F. i O. k- 1045. Nie można więc odmówić stronie powodowej ochrony wskazanej w art. 296 ust. 1 p.w.p., art. 286p.w.p , 296 ust. 1lit.a p.w.p., w zw. z art. 287 ust.2 p.w.p oraz art. 18 ust. 1 u.z.n.k.

W konsekwencji w uwzględnieniu apelacji w jej istotnej części Sąd Apelacyjny zmienił na podstawie art. 386§1 k.p.c. zaskarżony wyrok i uwzględnił we wskazanej części powództwo, mając na uwadze zarówno zakres wniosków przedmiotowej apelacji jak i zakres zaskarżenia wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 października 2009r. IX GC 86/08. W konsekwencji Sąd Apelacyjny nakazał więc zaniechania używania w sposób zawodowy lub zarobkowy znaków „z. podłoga” „ z. ściana” i „z. styropiany” oraz nakazał wycofanie z obrotu styropianów. Nakazanie wycofania z obrotu nie mogło jednak dotyczyć styropianów oznaczonych nazwą „z. styropiany” skoro nazwą tą posługiwano się w reklamie zbiorczo tj w ten sposób oznaczając styropiany oznaczone na opakowaniach nazwą „z. podłoga” „ z. ściana”. W tej części więc żądanie apelacji nie jest zasadne tym bardziej , że wnioski dotyczące losów materiałów reklamowych nie zostały sformułowane. Sąd Apelacyjny uznał także za zasadne w świetle art. 296 ust. 1lit. a w zw. z art. 287 ust.2 p.w.p 18 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.n.k. żądanie nakazania złożenia oświadczenia którego treść ma z jednej strony stanowić informację o naruszeniu i element ochrony na przyszłość z drugiej stanowi także szczególny sposób częściowego odwrócenia negatywnych następstw naruszenia. Zakres oświadczenia jest adekwatny do sposobu naruszenia i do celu ochrony konkurencji a także nie obciąża zbytnio strony pozwanej. Nieznacznie dalej idącą apelację oddalono na podstawie art. 385k.p.c. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98§1 i 3 k.p.c. przy zastosowaniu § 10 pkt 19 i 12 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z póź. zm.) i przy uwzględnieniu zwiększonego nakładu pełnomocnika wynikającego zarówno ze złożonego charakteru sprawy jak i zwiększonego nakładu związanego z rozpoznaniem sprawy także po uchyleniu orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania . Uwzględniono także wynik postępowania zażaleniowego sygn. akt I ACz 699/08. Na zasądzone koszty złożyły się także poniesione przez stronę powodową opłaty w rozmiarze 15737zł. Wydatki poniesione w toku postępowania w łącznej kwocie 3822 zł, które nie zostały pokryte przez strony (tj wskazana przez Sąd Okręgowy różnica pomiędzy kosztami opinii a zaliczką: 3570zł oraz kwota 252zł związana ze stawiennictwem świadka) obciążają pozwaną . O ich ściągnięciu orzeczono na podstawie art. 83 ust. 2 u.k.s.c . Na tej podstawie orzeczono także o ściągnięciu kwoty 4425,05zł wynikającej z wydatków poniesionych na koszt opinii przeprowadzonej w postępowaniu apelacyjnym. Także według zasady odpowiedzialności za wynik sprawy orzeczono o kosztach postępowania apelacyjnego przy zastosowaniu analogicznych podstaw , stosując dodatkowo art. 391§1 k.p.c. i § 12 ust. 1 pkt. 2 cyt. Rozporządzenia , uwzględniając także i w tym przypadku zwiększony nakład pracy pełnomocnika wynikający ze złożonego charakteru sprawy jak też podejmowania czynności procesowych w związku z dwukrotnym rozpoznaniem apelacji.