Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

w składzie:

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2021 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej w B. (poprzednio (...) sp. z o.o. wcześniej (...) Sp. z o.o.) oraz (...) sp. z o.o. w K. (spółka, która przejęła (...) sp. z o.o.)

przeciwko M. R., A. R. i P. R.

o ochronę znaków towarowych oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 14 sierpnia 2019 r. sygn. akt IX GC 1068/15

1. oddala apelację;

2. zasądza od pozwanych na rzecz powodów kwotę 7.560 zł (siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Józef Wąsik SSA Paweł Czepiel SSO (del.) Wojciech Żukowski

Sygn. akt I A Ga 261/19

UZASADNIENIE

Powodowie: ad.1/ (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K., ad./2 (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K., ad./3 (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wniosły przeciwko pozwanym M. R., A. R., P. R. pozew o:

1) zaniechanie korzystania z oznaczenia z elementem słownym (...) - w zakresie kilku alternatywnie określonych wariantów oraz w zakresie kilku różnych form używania oraz

2/ zaniechanie korzystania z zarejestrowanych na rzecz pozwanych dwóch znaków towarowych (jednego krajowego i jednego wspólnotowego),

3) publikacji oświadczenia o określonej treści na wszelkich stronach internetowych pozwanych związanych z ich działalnością (przez okres 3 miesięcy), jak i na łamach prasy (w postaci 4 czasopism, w tym dwóch najbardziej popularnych dzienników na ich 3 lub 5 stronie oraz dwóch popularnych miesięczników z modą i zajmującego każdorazowo pełną stronę).

Powodowie ad. 2 i 3 wystąpili z roszczeniami o ochronę praw ochronnych na znaki towarowe do których podmiotem uprawnionym jest powód ad. 1. ale jako podstawę prawną roszczeń wskazali również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podnieśli m. in. że (...) sp. z o.o. prowadziła sprzedaż detaliczną produktów (...), a (...) sp. z o.o. była producentem tych towarów. Powodowie ad. 2 i 3 „uczestniczą w rynku” i mają własne, zasługujące na ochronę interesy ekonomiczne naruszane i zagrożone przez działalność pozwanych.

Firma (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 grudnia 2017 roku w trybie art. 492 par.1 pkt 1 ksh przejęła spółkę (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością /odpis z KRS k-1819-1828/.

W toku postępowania nastąpiło przekształcenie spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. w spółkę pod firmą (...) spółka z o.o, a z dniem 1 lipca 2019 roku nastąpiło przekształcenie spółki pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna.

Na uzasadnienie roszczeń wskazano w szczególności, że spółki są ze sobą ściśle powiązane. Spółka (...) sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem obuwia. Spółka (...) sp. z o.o. (będąca spółką córką (...) Spółki z o.o.) zajmuje się prowadzeniem sklepów pod szyldem (...), w których sprzedawane są produkty wytwarzane mi.in. przez (...) sp. z o.o. Spółka (...) sp. z o.o. (również będąca spółką córką (...) Spółki z o.o.) zajmuje się zarządzaniem prawami własności intelektualnej związanymi z marką (...), w tym w szczególności jest podmiotem uprawnionym z tytułu praw ochronnych na znaki towarowe zawierające element (...). Spółki: (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. korzystają ze znaków towarowych zawierających element (...) za zgodą (...) sp. z o.o. Powodowie posiadają także w swojej ofercie wysokiej klasy galanterię skórzaną – torebki damskie, torby męskie, plecaki i portfele, które mają istotny udział w sprzedaży oraz cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów. Ich zdaniem asortyment ten jest blisko związany z obuwiem.

Ponadto wskazali, że:

-znak towarowy (...), a w szczególności znaki przedstawione w pkt 1.12 a, c i d uzasadnienia pozwu /k-9-10/ są znakami renomowanymi w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.;

- znak towarowy -słowny (...), jest znakiem renomowanym;

- (...) sp. z o.o. winna być uznany za podmiot uprawniony do znaku powszechnie znanego słownego (...) w rozumieniu art. 301 p.w.p. i podlega ochronie niezależnie od rejestracji;

- marka (...) jest jedną z najbardziej znanych i najlepiej postrzeganych przez konsumentów marek obuwia w Polsce;

- produkty oznaczane znakiem (...) są obecne na rynku polskim od lat 60-tych XX w. Dynamiczny rozwój firmy nastąpił po przełomie roku 1989 r., w tym zwłaszcza w latach 90-tych XX w. W okresie tym zaczęły powstawać pierwsze salony firmowe marki (...);.

- skala sprzedaży, jak również liczba i rozmieszczenie placówek handlowych zdaniem powodów świadczą o tym, że działalność strony powodowej ma charakter ogólnopolski;

-oznaczenie (...) jest znane i rozpoznawalne na terenie całej Polski;

- znaki towarowe (...), w tym w szczególności znak słowno-graficzny (...), są w sposób konsekwentny i jednolity używane do oznaczania nie tylko samych produktów (obuwia, galanterii skórzanej), ale także wnętrza sklepów, pudełek na obuwie, torb do pakowania produktów, a także gadżetów związanych z działalnością spółki. Oznaczeniem tym powodowie posługują się także podczas promocji spółki w mediach czy innych wydarzeniach promocyjnych;

-oznaczenie (...)wykorzystywane jest ponadto w nazwach domen internetowych. Domena (...) została utworzona już 11 maja 1999 r. 3 maja 1999 roku została utworzona domena (...) Z kolei domena (...) w dniu 29 marca 2006 r. a domena (...) została utworzona 18 października 2007 r.

W odniesieniu do pozwanych powodowie podnieśli, że M. R., prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...), prowadzą działalność gospodarczą pod firmą (...) s. c.

Pozwani blisko współpracują ze sobą i istnieją między nimi powiązania rodzinne. Pozwani prowadzą działalność pod tym samym adresem polegającą przede wszystkim na wytwarzaniu i sprzedaży odzieży. Od niedawna działalność pozwanych została rozszerzona na sprzedaż produktów galanterii skórzanej, takich jak torebki lub paski.

Pozwani używają oznaczenia (...) nie tylko w swojej firmie, ale także na stronie internetowej, czy na metkach produkowanej konfekcji. Oznaczenie to jest wykorzystywane na paragonach, jakie otrzymuje klient zakupujący towary pozwanych. Od około roku pozwani zaczęli także otwierać własne sklepy firmowe oznaczane nazwą (...) lub (...). Prowadzony jest również profil (...) oraz (...) na portalu (...). Określenie (...), (...)czy też (...)pojawiają się w opisach sklepów na stronach internetowych galerii, czy też centrów handlowych, w których się znajdują. Pozwany M. R. zarejestrował na swoją rzecz w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy słowno - graficzny (...) Znak ten został zgłoszony do rejestracji w okresie późniejszym niż znak towarowy powoda, bowiem w dniu 28 października 1999 r. Zgodnie z informacją przedstawioną przez pozwanych przed Urzędem Patentowym RP znak ten stał się obecnie znakiem wspólnym wszystkich pozwanych. Na rzecz M. R. oraz A. R. i P. R. został także zgłoszony do rejestracji przed Urzędem do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego tzw. wspólny znak towarowy słowno – graficzny (...). Graficzne przedstawienie słowa (...) w tym znaku zostało przejęte ze znaku (...)

Znak słowno – graficzny (...) należący do powoda ad. 1, zgłoszony do rejestracji w dniu 30 czerwca 1999 r. ((...)ma pierwszeństwo przed zgłoszonym do rejestracji przez pozwanego M. R. znakiem słowno – graficznym (...) o numerze (...), który został zgłoszony w dniu 28 października 1999 r. Ma on również pierwszeństwo przed znakiem (...).

Pozwani dla oznaczenia swoich produktów czy to w Internecie – na stronie internetowej ich działalności, czy też na (...) jak również na metkach, którymi opatrzone są ich produkty posługują się oznaczeniem (...), które jest najbardziej widocznym elementem używanego oznaczenia (...). Pozwani prowadzą na swojej stronie sklep internetowy pod adresami (...) oraz (...) Zwrócili uwagę, że wygląd witryny internetowej pozwanych zbliżył się do wyglądu strony (...)

Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania. Wystąpili na mocy art. 22 ust. 1 uznk o nakazanie przez Sąd, w orzeczeniu kończącym postępowanie w przedmiotowej sprawie, powodom, a przy tym każdemu z nich z osobna, z tytułu wniesienia przez nich oczywiście bezzasadnego powództwa o czyn nieuczciwej konkurencji, złożenia oświadczenia o treści określonej w piśmie z daty 22 maja 2016 roku, a przy tym o podanie takiego oświadczenia przez każdego z powodów, na własny koszt, do wiadomości publicznej w określonej formie i miejscu.

Jednocześnie pozwani wnieśli o upoważnienie ich przez Sąd do opublikowania oświadczenia, na koszt powodów, tj. odpowiednio – wszystkich lub danego z nich, na wypadek, gdyby Powodowie, w tym którykolwiek z nich, nie wykonał w/w nakazu publikacji lub wykonał go w sposób niezgodny z orzeczeniem nakładającym taki nakaz.

Pozwani podnieśli, że: nie kwestionują pierwszeństwa znaku towarowego powodów, powołują się natomiast na odmienna ocenę podobieństwa znaków obu stron oraz na brak podobieństwa pomiędzy towarami oferowanymi do sprzedaży – a to obuwiem i odzieżą. Pozwani prowadzą działalność gospodarczą nie przy pomocy identycznego określenia finezyjnego, które nie ma żadnego związku z nimi, ale przy pomocy swojego nazwiska. Powodowie nie kwestionowali zdaniem pozwanych faktu, że pozwani prowadzą działalność od wielu lat, a jedynie zarzucają intensyfikacje ich działań w określonym czasie. Powodowie zaznaczyli, że nie domagają się od pozwanych zaniechania używania słowa (...) jako firmy lub nazwy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 uznk”. Pozwani podnieśli, że dysponują prawami ochronnymi na prowadzoną działalność gospodarczą.

Konkretyzując, pozwani podnieśli, w szczególności następujące zarzuty:

- braku legitymacji po stronie powoda ad./3/ oraz ad./2/;

- wewnętrzną sprzeczność podnoszenie podstaw prawnych z art. 296 ust 2 pkt 2 pwp oraz z art. 296 ust 2 pkt 3 pwp;

- brak popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji z art. 10 i art. 3 uznk.

Sąd Okręgowy w Krakowie zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2019r:

I. nakazał pozwanym:

a/ zaniechania korzystania z oznaczeń które zawierają element słowny (...) i w którym:

- słowo (...) występuje w towarzystwie mniej niż 3 dodatkowych elementów słownych lub,

- słowo (...) jest pierwszym elementem słownym od lewej strony oznaczenia lub,

- słowo (...) jest przedstawione czcionką równej wielkości lub większą niż pozostałe elementy słowne lub,

- słowo (...) przedstawione jest jasną czcionką na ciemnym tle, w tym w szczególności na tle granatowym lub czarnym lub bordowym,

b/ zaniechania korzystania z oznaczenia zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP jako znak towarowy nr (...), polegającego na nakładaniu oznaczenia na produkty należących do kategorii obuwie i galanteria skórzana oraz odzież, używaniu go w reklamie prowadzonej w jakiejkolwiek formie, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie lub eksporcie towarów należących do kategorii obuwie i galanteria skórzana oraz odzież z takim oznaczeniem i prowadzeniu działalności handlowej związanej ze sprzedażą produktów ww. kategorii z wykorzystaniem takiego oznaczenia dla oznaczania towarów lub miejsc ich sprzedaży, w tym w szczególności sklepów detalicznych pod szyldem zawierającym to oznaczenie,

c/ zaniechania korzystania z oznaczenia zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem(...) polegającego na nakładaniu oznaczenia na produkty należące do kategorii obuwie i galanteria skórzana oraz odzież, używaniu go w reklamie prowadzonej w jakiejkolwiek formie, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie lub eksporcie towarów należących do kategorii obuwie i galanteria skórzana oraz odzież z takim oznaczeniem i prowadzeniu działalności handlowej związanej ze sprzedażą produktów ww. kategorii z wykorzystaniem takiego oznaczenia dla oznaczania towarów lub miejsc ich sprzedaży, w tym w szczególności sklepów detalicznych pod szyldem zawierającym to oznaczenie;

II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

III. ustalił opłatę ostateczną od wnoszonego roszczenia na kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i zaliczył na jej poczet uiszczoną opłatę tymczasową;

IV. oddalił żądanie pozwanych o nakazanie złożenia przez powodów oświadczenia, o treści określonej pismem z daty 19 maja 2016 roku;

V. zasądził od strony pozwanej solidarnie na rzecz strony powodowej kwotę 3.400 zł tytułem kosztów procesu.

Za podstawę faktyczną rozstrzygnięcia Sąd przyjął stan faktyczny szczegółowo przedstawiony w uzasadnieniu wyroku. Ustalenia faktyczne Sąd Apelacyjny przyjął za własne, zatem nie ma konieczności przytaczania wszystkich okoliczności i rozważań związanych z oceną dowodów.

Okoliczności bezsporne:

-Firma (...) powstała w 1992r. Firma w obrocie powszechnie jest znana i zwana skrótowo jako (...). Jej domena internetowa to (...) która istnieje od kwietnia 2004r. Dodatek „(...)” wskazuje na branżę firmy;

- Firma (...) również istnieje od 1992r;

- Firma (...) powstała w 2011r i razem z P. R. tworzą prawną formę spółki cywilnej. P. i A. R. są małżeństwem. M. R. i P. R. to bracia.

Bezsporne jest bliska lokalizacja firm powodów i pozwanych (to samo województwo (...) i sąsiednie powiaty).

Powodowe spółki są ściśle powiązane. Spółka (...) sp. z o.o. zajmuje się głównie wytwarzaniem obuwia. Spółka (...) sp. z o.o. (będąca spółką córką (...) Spółki z o.o.) zajmuje się prowadzeniem sklepów pod szyldem (...), w których sprzedawane są produkty wytwarzane mi. in. przez (...) sp. z o.o. Spółka (...) sp. z o.o. (również będąca spółką córką (...) Spółki z o.o.) zajmuje się zarządzaniem prawami własności intelektualnej związanymi z marką (...), w tym w szczególności jest podmiotem uprawnionym z tytułu praw ochronnych na znaki towarowe zawierające element (...). Spółki (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. korzystają ze znaków towarowych zawierających element (...) za zgodą (...) sp. z o.o. Powodowie posiadają także w swojej ofercie galanterię skórzaną – torebki damskie, torby męskie, plecaki i portfele, które mają istotny udział w sprzedaży.

Powodowie mają zarejestrowane znaki towarowe :

-słowno – graficzny znak towarowy (...) zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...) z pierwszeństwem zgłoszenia od dnia 30 czerwca 1999 r.

-słowno – graficzny znak towarowy (...) zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...) z pierwszeństwem zgłoszenia od dnia 22 grudnia 2000 r.

-słowno – graficzny znak towarowy (...) zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...) z pierwszeństwem zgłoszenia od dnia 27 sierpnia 2004 r.

-słowno – graficzny znak towarowy (...) zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...) z pierwszeństwem zgłoszenia od dnia 27 sierpnia 2004 r.

-słowno – graficzny znak towarowy (...)zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...) z pierwszeństwem zgłoszenia od dnia 31 stycznia 2006 r.

-słowno – graficzny znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...) z pierwszeństwem zgłoszenia od dnia 2 października 2008 r.

-słowno – graficzny znak towarowy (...) zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...) z pierwszeństwem zgłoszenia od dnia 26 listopada 2009 r. Znak ten jest kontynuacją znaku (...) z 1992. Bardzo podobny znak zarejestrowany jest na rzecz S. R. (2) w UP RP z pierwszeństwem od 21 lutego 1992 r.;

-słowno – graficzny znak towarowy (...) zarejestrowany w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO pod numerem (...) z pierwszeństwem zgłoszenia od dnia 10 grudnia 2004 r.

Powód ad. 1 dokonał także kolejnych zgłoszeń znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP: słowno – graficznego znaku towarowego (...)zgłoszonego do ochrony w dniu 9 września 2013 r. pod numerem (...);

-słownego znaku towarowego (...) zgłoszonego do ochrony w dniu 21 maja 2014 r. pod numerem (...);

Decyzją z dnia 16 września 2015 r. Urząd Patentowy RP udzielił powodowi ad 1 ochrony znaku towarowego słownego (...). Znak ten jest chroniony w klasach 3, 14, 18, 21, 25, 26 i 35 Klasyfikacji nicejskiej dla następujących towarów i usług:

• obuwie i elementy składowe obuwia (wkładki do obuwia, podpiętki, zapiętki, półwkładki, wyściółki do obuwia).

• galanteria skórzana, w tym między innymi aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, wizytowniki, kosmetyczki, kufry, torby, torebki, plecaki, walizki, sakiewki, siatki, tornistry, paski, teczki itp., parasole

• usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie towarów do sprzedaży w ramach sklepu detalicznego, sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej towarów jak obuwia, elementów składowych obuwia, środków i akcesoriów do pielęgnacji obuwia oraz galanterii skórzanej, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, usługi reklamowe, marketing

• pasmanteria, elementy składowe obuwia i odzieży, sznurowadła do butów

• środki do pielęgnacji i konserwacji obuwia i wyrobów ze skóry, pasty i woski do obuwia i wyrobów ze skóry, kosmetyki

• biżuteria, ozdoby, zegarki

• gąbki sztuczne i naturalne, gąbki do czyszczenia obuwia i wyrobów skórzanych, czyściki do obuwia, szmatki, ściereczki, grzebienie, szczotki.

Oznaczenie (...) wykorzystywane jest ponadto w nazwach domen internetowych. Domena (...) została utworzona już 11 maja 1999 r. Jeszcze wcześniej, bo już 3 maja tego samego roku została utworzona domena (...) Z kolei domena (...) w dniu 29 marca 2006 r. Domena (...) została utworzona 18 października 2007r. Powodowie wykorzystują Internet nie tylko do prezentacji swojej oferty, ale także jako kanał sprzedaży on-line.

Dowód: - decyzja UPRP z dnia 16 września 2015 r. k-393

Dowód: - wydruki z bazy UP RP oraz OHIM, potwierdzające dokonane rejestracje znaków towarowych; świadectwa ochronne na ww. znaki towarowe, wydruk z Wiadomości Urzędu Patentowego, dokumentujący zmianę uprawnionego k-351-392

Pozwany M. R. zarejestrował na swoją rzecz w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy słowno - graficzny (...) ((...)). Znak ten został zgłoszony do rejestracji w okresie późniejszym niż znak towarowy powoda, bowiem w dniu 28 października 1999 r. Zgodnie z informacją przedstawioną przez pozwanych przed Urzędem Patentowym RP znak ten stał się obecnie znakiem wspólnym wszystkich pozwanych. Pozwani działają w porozumieniu, w szczególności co się tyczy posługiwania się oznaczeniami z elementem (...).

Decyzją z dnia 11 czerwca 2019 roku UP orzekł o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy (...) o nr (...). Na rzecz M. R. oraz A. R. i P. R. został także zgłoszony do rejestracji przed Urzędem do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego tzw. wspólny znak towarowy słowno – graficzny (...) ((...)). Graficzne przedstawienie słowa (...) w tym znaku zostało przejęte ze znaku (...) przedstawionego powyżej, co jedynie potwierdza, że pozwani działają łącznie.

Znak słowno – graficzny (...) należący do powoda ad. 1, zgłoszony do rejestracji w dniu 30 czerwca 1999 r. ((...)) ma pierwszeństwo przed zgłoszonym do rejestracji przez pozwanego M. R. znakiem słowno – graficznym (...) o numerze (...), który został zgłoszony w dniu 28 października 1999 r. i w części słownej funkcjonował od tego czasu nieprzerwanie jako przeznaczony do oznaczenia towarów z klasy 25 - konfekcji damskiej i męskiej. Znak powoda – (...) ma pierwszeństwo przed znakiem marc (...)

Najbardziej charakterystycznym i dystynktywnym elementem każdego z przedstawionych wyżej znaków towarowych jest element słowny (...). Znaki pozwanych tak jak powodów również wykorzystują dwa kolory i jasny napis na ciemnym tle, przedstawiony z wykorzystaniem podobnej czcionki. Znaki pozwanych są wariantami znaku strony powodowej, zmodyfikowanymi na potrzeby nowej działalności, tzn. sprzedaży odzieży.

W przypadku znaku marc (...) w którym słowo „(...)” jest niemal niewidoczne, a dominujący jest element (...), jak i do znaku towarowego (...) zarejestrowanego na rzecz p. M. R., którego budowa graficzna odpowiada budowie znaków strony powodowej. Dostrzegalną różnicą jest nieco większa litera (...),

W okresie marca i kwietnia 2014 r. na (...) powstała oficjalna strona internetowa (...) za pomocą której promowane są produkty pozwanych, jak i prezentowane rozmaite stylizacje. Swoją ofertę pozwani rozszerzyli także o kolekcję torebek.

Pozwani A. i P. R. dla oznaczenia swoich produktów czy to w Internecie – na stronie internetowej ich działalności, czy też na (...), jak również na metkach, którymi opatrzone są ich produkty posługują się oznaczeniem (...), które jest najbardziej widocznym elementem używanego oznaczenia (...). Pozwani prowadzą na swojej stronie sklep internetowy pod adresami (...) oraz (...)

Wygląd witryny internetowej pozwanych zbliżył się do wyglądu (projektu) strony (...), co wyjaśnić można jedynie coraz bardziej śmiałym wykorzystywaniem przez pozwanych wartości tkwiącej w marce (...), wypracowanej w całości przez powodów. Pozwani są uprawnieni do znaków towarowych z wyrazem (...). Pozwani używają znaku(...)od 1998 roku.

Nadto Sąd ustalił, że powodowie przez wiele lat tolerowali znaki towarowe pozwanych a przede wszystkim znak (...) (...). Pozwani prowadzą działalność gospodarczą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży szeroko pojętej odzieży oraz sprzedaży innych asortymentów powiązanych ściśle z odzieżą. Pozwani nigdy nie produkowali ani nie wprowadzali do obrotu obuwia ani galanterii skórzanej oznaczanej znakiem (...)na towarze. Od roku 2014 pozwani zaczęli otwierać własne sklepy używając do oznaczenia nazwy (...) lub(...). Prowadzi profile (...) oraz(...)na portalu (...). Te oznaczenia używane są w opisach sklepów internetowych galerii czy też centrach handlowych.

W sklepie w N. firmowanym (...) do kilku torebek zostały przez ekspedientkę przyczepione tzw. karteczki z ceną oznaczone (...), jednak na torebkach/towarze pozostał znak producenta. Sytuacja ta została wyjaśniona w 2014r, kiedy (...) otrzymali pismo z kancelarii (...), na które odpowiedzieli.

Również na skutek pomyłki Firma (...), która handluje produktami odzieżowymi (...)omyłkowo umieściła szyld sklepu z napisem (...) zbliżonym do szyldu stosowanego przez powodów. Po otrzymaniu listu ostrzegawczego z kancelarii (...) z 24.04.2014r szyld został zmieniony. Pomyłka zaistniała w Galerii (...), gdzie na liście podmiotów został wymieniony podmiot (...). W sprawie tego zdarzenia pozwani skontaktowali się z Galerią (...) i otrzymali pisemne stanowisko.

Znaki towarowe powodów które są znakami renomowanymi, a to:

-słowno – graficzny znak towarowy (...) (...)

-słowno – graficzny znak towarowy (...) (...)

-słowno – graficzny znak towarowy R. (...)

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie dowodów z dokumentów, których prawdziwości i rzetelności nie kwestionowała żadna ze stron oraz przesłuchania świadków i stron. Co do osobowych źródeł dowodowych to zdaniem Sądu także należy je ocenić pozytywnie jakkolwiek przedstawiają one bardzo subiektywną ocenę sytuacji prawnej w jakiej znajduje się każda ze stron. Sąd przytoczył dosłownie wiele fragmentów zeznań obu stron dając im co do zasady wiarę.

Wskazał między innymi, że S. R. (2) prezes spółki występującej uprzednio pod firmą (...) sp. z o.o. zeznał / k-1781-1782/, że był twórcą biznesu strony powodowej w branży obuwniczej. Wytwarzanie obuwia zaczął 1.03.1964 roku jako firma wyrób obuwia(...). Z upływem czasu w zmieniających się warunkach społeczno – politycznych nastąpił gwałtowny rozwój prowadzonej przez niego działalności. Przed rokiem 1990 produkowane przez niego obuwie dostępne było w całej (...) i częściowo w innych rejonach, a także na (...). Jak zeznał w latach 90-tych trochę „znak się zmienił. Wcześniej było (...)a później samo (...). Zmieniła się też czcionka. Pozycja jego produktu jak ocenił na rynku „jest znaczna „Zawsze było ważne promowanie marki i już w latach 90 -tych powodowie zlecali częste reklamy w programie (...) w prasie, pismach modowych”. W pewnym momencie znaczenie marki przerosło jego oczekiwania.

O pozwanym jako przedsiębiorcy dowiedział się wtedy gdy w(...)został otwarty sklep pod takim szyldem, który był identyczny jak powodów. Sądzi, że na skutek dwóch marek z tą samą nazwą klient jest zdezorientowany bo towar jest podobny. Nie miał zamiaru wchodzić w branżę odzieżową, a sama odzież nie jest dla powodów konkurencją. Konkurencją jest używany znak towarowy.

Zdaniem sądu zeznania św. S. R. (2) zasługują na wiarygodność. W sposób, jasny, prosty rzeczowy przedstawiają firmę powodów, kwestię znaku słownego (...) jak też skutki funkcjonowania znaku powoda i pozwanych na rynku.

Sąd dał też wiarę Prezesowi firmy(...)sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. T. R., który zeznał /k-1782—1784/, że od 1994 roku jest związany ze stroną powodową a od 1999 i przedstawił rozwój działalności powodów, jej zasięg, wielkość sposób budowania na rynku marki przedsiębiorstwa. W latach 90-tych nastąpiła zmiana w handlu na rynku. Handel multibrandowy, na którym się opierali zaczął się kurczyć, powstawały masowo centra handlowe i w reakcji na to postanowili uruchomić pierwsze własne sklepy np. w lutym 1998 roku przy ul. (...), gdzie sklep funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W dalszej części zeznał, że korzystanie przez pozwanych z takiego samego logo dla oznaczenia działalności jest niedopuszczalne, bo wprowadza chaos i Sąd uznał to twierdzenie za słuszne, aczkolwiek przytoczone przypadki zgłaszania się do nich klientów z reklamacją odzieży kilka razy w tygodniu, Sąd uznał za przejaskrawione. Sąd uznał też za przekonujące i wiarygodne zeznania, w części w której podnoszono, że znak powodów ma renomę na rynku. Konkurencyjne jest logo, bo wprowadza klientów w błąd a ta okoliczność była podnoszona w szeregu zeznaniach świadków czy strony powodowej.

W 2007 roku Urząd Patentowy informował powodów o firmie pozwanych jednak nie dostrzegali zagrożenia z jakim wiąże się „kanibalizm" marki poprzez umieszczenie loga nad sklepem. Nie widzieli takich sklepów na rynku i stąd nie podejmowali działalności. S. R. (2)przyznał też, że „…w naszej okolicy jest prowadzonych kilka zakładów szewskich przez osoby o nazwisku R. i nie zawsze nazwisko jest powodem do sporu. A to co wisi nad sklepem i w jaki sposób komunikujemy się z klientami w znaczeniu marketingu.”. Stanowczo zeznał, że w jego „ocenie znaki są łudząco podobne. „Taki jest mój odbiór. Chodzi o znak słowno-graficzny, również z powodu nazwy (...)”.

Mimo tego dalszy fragment zeznań wskazuje zdaniem Sądu na to, że dopóki firma pozwanych prowadziła działalność w mniejszym wymiarze była akceptowalna łącznie ze znakiem (...), którego używała. Taki stan trwał przez kilkanaście lat , jak wskazują zeznania także S. R. (2) od roku 2007 do 2011-2012.

Następnie Sąd przytoczył obszerne fragmenty zeznania pozwanego M. R., który zeznał, że:

- działalność prowadzi od 1992r, zawsze w branży odzieżowej co wynikało z tradycji rodzinnej,

-wprowadzał odzież od początku pod nazwa (...) od nazwiska,

-działalność prowadził na terenie obecnego (...) i (...).

-od samego początku logo było z charakterystyczną dużą literą "(...)". W 2001 r. bodajże dołożyli do tekstu grafikę róży, której potem używali jako wszywkę, chorągiewkę także samodzielnie.

-pierwszy sklep był otwarty przez przedstawiciela handlowego w 1999r w K. pod logo (...).

-szyld sklepu to był napis (...) z dużą litera "(...)", biały napis na czarnym tle.

-nigdy nie wprowadzał do obrotu butów pod marka (...). W naszych sklepach nigdy nie były sprzedawane buty, również buty nie był sprzedawane w sklepach naszych przedstawicieli logowanych (...).

-nie sprzedaje pod swoją nazwą torebek, pasków, galanterii skórzanej, rękawiczek.

Dalej zeznał, że o firmie powodów wie od pokazu w 2003r w K. w Hotelu (...), gdzie modelki były w ich sukniach i butach od powodów.

W 2011 r zgłosili do urzędu patentowego znak słowno graficzny '(...)" z różą, dostali uwagi do tego zgłoszenia od firmy (...) z W. działającej w imieniu firmy (...). W roku 2012 lub 2013 doprowadził do spotkania z udziałem księgowej M. B., radcy prawnego, p. S. R. (2), T. R., p. L., J. R. w K. u państwa R.. Chcieli wyjaśnić co oznacza ten sprzeciw z ich strony do nas. Powodowie mieli wiedzę, że produkują odzież.

Zarzut ze strony przeciwnej był taki, że „otwieramy coraz więcej sklepów, że nas widać.” Było to sprawą oczywista, bo cały czas dążyli do tego żeby tworzyć kolekcje i otwierać sklepy. Uzgodnili, że będą dążyć do porozumienia jednak strona powodowa zaczęła zgłaszać do UP znaki (...) również na odzież. W 2007r, trzykrotnie Urząd Patentowy informował, że jest firma (...) z K., która ma pierwszeństwo na odzież i ma zarejestrowany znak. Wówczas T. R. zmieniał wniosek o rejestracje i wykreślił z niego odzież, dostosował się do uwag urzędu.

Historycznie obuwie i odzież to były totalnie inne branże obecnie jest jednak tak że wszystko się łączy. Przyznał, że odzież sprzedawali na terenie całej Polski. Odzież sprzedawana do sklepów multibrandowych była oznaczana logiem od wewnątrz, była wszywka żakardowa z naszym logiem na czarnym tle biały napis (...) z dużą literą "(...),” w 2001r dołożyli różę.

W 1992 produkował futra i kurtki z eko skóry, czy kożuchy, od 1994 r doszedł nowy asortyment odzież materiałowa. Do 1999r sprzedawali za pośrednictwem przedstawicieli a także bezpośrednio klientom, którzy przyjeżdżali po towar. W 1999r został otwarty pierwszy sklep przez przedstawiciela pod naszą marką w K..

Pozwana A. R. zeznała, że od 1997 r była prywatnie związana z P. R.. Z marką R. obuwniczą zetknęła się w 2003 roku na pokazie w Hotelu (...). Zastrzeżenia ze strony powodowej co do używania przez nas nazwy (...) zaczęły się w 2011 roku.

Zdaniem Sądu zeznania pozwanych M. R. i A. R., że dopiero z chwilą kiedy nastąpił po ich stronie szybki rozwój powodowie zaczęli podnosić zagrożenia, które wynikają dla nich z logo (...). Znajdują one pełne uzupełnienie i potwierdzenie w zeznaniach P. R..

Podstawa prawna.

W ramach rozważań prawnych Sąd Okręgowy na uzasadnienie wyroku przywołał następujące argumenty:

Znak powoda (...) (...) ma wcześniejsze pierwszeństwo od znaku pozwanego ad.1 (...) co do którego ostatnio zapadła decyzja Urzędu Patentowego (dalej: UP) o jego unieważnieniu, a także wszelkich późniejszych oznaczeń używanych przez pozwanego ad. 1. Uprawniony z prawa ochronnego na krajowy znak towarowy, podobnie może żądać zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego, o ile znak krajowy jest wcześniejszy. Odnosi się to do używanego przez pozwanych ad. 2 znaku (...).

Sam fakt rejestracji tworzy domniemanie, że znak powódki posiada zdolność odróżniającą (art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp) i powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010. III CSK 120/09 LEX nr 585820) w myśl, którego wskazane wyżej stanowisko ustawodawcy należy interpretować w ten sposób, że każde oznaczenie, jeżeli nadaje się do odróżniania towarów może być używane w obrocie gospodarczym. Warunkiem jest jednak to, że nie może zachodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym, gdzie podobieństwo winno być rozpatrywane w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów do oznaczania których znak został przeznaczony. Określając podobieństwo znaków należy przeprowadzić zdaniem sądu ocenę według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic, przy czym podobieństwo winno istnieć w stopniu dostatecznym.

Dzięki znakowi klient może bowiem dotrzeć do towaru, który w jego przekonaniu ma oczekiwane właściwości oraz często jest tym czynnikiem, który skłania nabywcę do zakupu właśnie tego towaru. Przedsiębiorstwa dostarczając na rynek dobre wyroby, oznaczając je swoim znakiem doprowadzają do tego, że klient kieruje się znakiem danego przedsiębiorstwa. Znak taki łatwo utrwala się w ich pamięci i dlatego z biegiem czasu wartość znaku rośnie. Dobra sława, renoma znaku stanowi niezwykle ważny atut w walce konkurencyjnej o utrzymanie na dotychczasowych rynkach zbytu i pozyskiwanie nowych nabywców. Uznanie znaku przez odbiorców i zaufanie do niego, traktowanie go jako gwaranta wysokiej jakości oznaczonych przezeń wyrobów/usług, jest na ogół wynikiem pozytywnych dotychczas doświadczeń własnych, względnie wiarygodnych opinii innych nabywców, co zabezpiecza ciągłość zbytu i określa materialne korzyści przedsiębiorstwa (R. Skubisz: Funkcje znaku towarowego, Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce).

Zgodnie z art. 2 Dyrektywy 89/104/EEC o harmonizacji przepisów prawa Państw Członkowskich o znakach towarowych zgodnie z którym znak towarowy, którego zasadniczą funkcją jest oznaczenie pochodzenia towaru i usługi, powinien umożliwić ich rozróżnienie. Aby spełnił swą funkcje w obrocie gospodarczym, musi gwarantować, iż wszystkie towary i usługi nim oznaczone pochodzą z jednej firmy, która kontroluje i odpowiada za ich jakość. Ochrona znaku towarowego jest całkowita i bezwzględna, kiedy znak i produkty są identyczne. Gdy w grę wchodzą tylko podobieństwa, warunkiem ochrony znaku jest ryzyko wprowadzenia w błąd. Powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Pierwszej Instancji oraz decyzje Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, który rejestruje znaki wspólnotowe, Sąd uznał, że ryzyko to ma miejsce wówczas, gdy opinia publiczna bądź odbiorcy mogą uznać, iż towar pochodzi z tego samego przedsiębiorstwa bądź też od przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie. Znak towarowy służy przede wszystkim utrwaleniu i rozwijaniu skali zbytu towarów, jakie przedsiębiorstwo osiąga dzięki dobrej jakości i szerokiej reklamie i ochronie interesów konsumenta, który mając zaufanie do znaku kupuje towar pochodzący od ściśle określonego producenta lub dystrybutora.

Z kolei do najważniejszych kryteriów oceny podobieństwa zalicza się konieczność porównania znaków jako takich tzn. znaku chronionego w postaci zarejestrowanej, a oznaczenia imitującego w postaci używanej. Ponadto porównanie oznaczeń z uwzględnieniem rzeczywistości rynkowej, a więc tych warunków, w których oznakowane towary nabywa kupujący, czy uwzględnienie siły odróżniającej znaku chronionego. Jedną z przyjętych zasad w doktrynie i przez Urząd Patentowy jest to, że co do zasady początek słowa lub znaku ma szczególne znaczenie w kontekście oceny podobieństwa, Wynika to z tego ,że przyciąga on uwagę odbiorcy bardziej niż końcówka znaku. W przedmiotowej sprawie takie znaczenie bez wątpienia ma słowo (...). Zgodnie z doktryną i orzecznictwem przy ustalaniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę ich rodzaj, przeznaczenie oraz warunki zbytu towarów.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie doszło do naruszenia prawa do znaku zwykłego oraz prawa do znaku renomowanego. Posługiwanie się przez pozwanych znakami z elementem (...) prowadzi zarówno do wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, jak też do bezzasadnego korzystania z renomy znaku powodów, narażając te znaki jednocześnie na osłabienie ich funkcji odróżniającej.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pwp naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów; trzeba jednaj podnieść, że nie ma znaczenia czy oznaczenie zostało zarejestrowane jako znak towarowy, jeżeli tak się stało decyduje pierwszeństwo rejestracji;

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Powód wywodzi swoje roszczenie z art. 296 ust.2 pkt.2 i pkt 3 pwp. Z kolei zarzut przedawnienia roszczenia podnoszony przez pozwanych jest bezzasadny albowiem pozwani nadal używają spornych znaków.

Kolejne zagadnienie które Sąd rozważał to kwestia renomy znaku, w oparciu o przesłanki zawarte w art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp:

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.”

Na poparcie swoich racji Sąd przytoczył liczne orzeczenia Sądu najwyższego oraz poglądu doktryny prawnej i w ich świetle uznał, że znak towarowy powoda nr 1 ma charakter znaku renomowanego. Towary powoda są znane i rozpoznawane nie tylko na polskim rynku a ich wysoka jakość i renoma gwarantuje konsumentom najwyższy poziom zadowolenia. Renoma znaków powoda została wypracowana w wyniku wysokich organizacyjnych i finansowych nakładów poniesionych przez niego w ciągu kilkudziesięciu lat obecności na rynku.

Prawo własności przemysłowej nie zawiera definicji znaku powszechnie znanego. Zgodnie z poglądem doktryny, utrwalonym również w orzecznictwie i stanowisku Urzędu Patentowego RP, znak towarowy aby mógł uzyskać status powszechnej znajomości (notoryjności), musi być:

-znany na większości terytorium Polski,

-musi być odnoszony do określonego towaru przez krajowych potencjalnych odbiorców,

- znany powszechnie wśród potencjalnych nabywców.

Sporny znak zdaniem sądu spełnia te kryteria. Powszechna znajomość oceniana jest w kontekście czasu używania znaku jako wykładnik możliwości zapadnięcia znaku w świadomości kupujących, sytuację towaru na rynku (jego ilość, dostępność, sposób i zasięg dystrybucji), kampanię reklamową zwłaszcza jej formy, czas trwania i ekspansywność, siłę odróżniającą znaku, przy czym żadna z wymienionych okoliczności nie ma charakteru nadrzędnego. Każda odgrywa ważną rolę, ale nie wyłączną, mogą współistnieć lub wzajemnie uzupełniać.

Sporny znak według sądu to znak powszechnie znany i renomowany. W branży obuwniczej jest powszechnie uznawany i ceniony, od dziesiątków lat, jako synonim najwyższej jakości produktów firmowanych tym znakiem lub jego pochodnymi. Działania promocyjne i reklamowe firmy ogólnie mówiąc (...), trwające od wielu lat zbudowały zarówno powszechną znajomość, jak i renomę oznaczenia na świecie i w Polsce. Potwierdzają to badania rynku, liczne nagrody, wyróżnienia, wielkość sprzedaży czy nakłady reklamowe. Znak bezsprzecznie kojarzony był i jest z obuwiem.

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, iż to powód jako pierwszy posłużył się w obrocie nazwą (...) i przysługuje mu pierwszeństwo do posługiwania się tym oznaczeniem. Podstawowe znaki używane przez pozwanych to (...) i (...)są podobne do znaku powodów(...). Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w sposób określony w art. 296 ust. 2 pkt. 2 pwp wymaga wykazania trzech przesłanek:

-podobieństwa znaków towarowych lub ich identyczności;

-podobieństwa lub identyczności towarów, dla których te znaki są używane;

-ryzyka wprowadzenia w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Wszystkie te przesłanki są spełnione. Co się tyczy przesłanki podobieństwa znaków to znaki są w oczywisty sposób podobne. We wszystkich tych znakach występuje taki sam element odróżniający jakim jest słowo (...). Znaki pozwanych praktycznie zachowują tę samą zasadę budowy, co wcześniejszy znak powodów.

Generalnie Sąd podzielił stanowisko powoda, że „znak (...) pozwanego ad. 1 także składa się z jednego elementu słownego (słowa (...)) który wykonany został z użyciem jasnej czcionki na ciemnym tle. Tożsama jest ascetyczna forma graficzna znaku i jego kompozycja. Czcionka użyta dla elementu słownego musi być oceniona jako podobna do czcionki użytej w znaku (...), do którego prawa przysługują powodowi ad. 1”. Jedyną dostrzegalną różnicą między znakami jest zatem większa litera (...) w przypadku znaku pozwanego ad. 1, jednak różnica ta nie jest w stanie obalić oceny, iż porównywane znaki są podobne.

Znak (...), którym posługują się pozwani ad. 2, wskazuje ,że także w nim dominującym elementem dystynktywnym jest słowo (...). Słowo „(...)” jest tak ukryte w pierwszej literze słowa (...), że jest praktycznie niedostrzegalne dla wielu odbiorców. Znak zachowuje tę samą zasadę budowy (jasny napis na ciemnym tle) i podobne liternictwo. W jego przypadku jedyną dostrzegalną różnicą jest element ozdobny z motywem liścia. Element taki nie jest jednak w stanie zanegować podobieństwa znaków.

Spełniona jest przesłanka istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Jak wykazała to strona powodowa, używanie przez pozwanych znaków podobnych do znaku (...) nie tylko prowadzi do ryzyka wprowadzenia w błąd, ale wywołuje także pomyłki. Tej okoliczności pozwani także nie kwestionowali.

W przedmiotowej sprawie należy przyjąć, że potencjalny klient to zorientowana osoba nie podejmująca pochopnych decyzji, jednak przeciętni konsumenci, którzy nie analizują szczegółowo poszczególnych elementów znaku, lecz odbierają znak na podstawie ogólnego wrażenia, w którym decydujące znaczenie mają główne elementy porównywalnych oznaczeń – to z reguły większą uwagę zwracają na słowa a nie na grafikę.

Oceniając podobieństwo zestawionych znaków z punktu widzenia graficznego, fonicznego i znaczeniowego Sąd uznał, że bezspornie słowo (...) jest kluczowym elementem spornego znaku. Zachodzą następujące okoliczności dotyczące wprowadzania klientów w błąd:

-znak (...) jest znakiem towarowym dobrze znanym na rynku polskim, i kojarzy się z przedsiębiorstwem powoda ad.1 i ale i generalnie powodami oraz jego produktami i istnieje zatem szczególnie duże niebezpieczeństwo mylenia znaku, uwzględniając pozycję jaką powód zajmuje na rynku polskim,

- ze względu na podobieństwo znaków istnieje ryzyko, że kupujący nie dostrzeże różnic i wybierze towar pozwanego w przekonaniu, że nabywa towar strony powodowej,

- gdy kupujący dostrzeże jednak różnicę, to może w sposób usprawiedliwiony założyć, że pozostają one pod kontrolą strony powodowej, a więc kupujący może pomylić się co do ekonomicznych lub organizacyjnych powiązań między podmiotami nakładającymi znaki i wprowadzającymi je do obrotu,

- konsument może przypuszczać, że znak powodów jest powiązany z rodziną znaków z grupy (...) oraz odnieść wrażenie występowania powiązań gospodarczych pomiędzy firmami.

Sąd zwrócił uznał za sprzeczne z istotą i celem konkurencji podejmowanie działań, które uniemożliwiają konfrontację oferowanych przez nich towarów (świadczonych usług) w zakresie najistotniejszych parametrów konkurencji, w efekcie czego swoboda działalności gospodarczej ulega ograniczeniu.

Następnie Sąd uznał roszczenie powodów za uzasadnione również w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. (dalej: u.z.n.k.) i podniósł następujące kwestie:

Wina naruszyciela nie jest elementem niezbędnym dla stwierdzenia, że dopuścił się on czynu nieuczciwej konkurencji, jednakże jej wykazanie powinno stanowić argument na rzecz przyjęcia, że doszło do naruszenia dobrego obyczaju. Dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. Pozwana i powódka funkcjonują na tym samym rynku. Powódka i pozwana działają nie tylko na tych samych rynkach ale prowadzą działalność gospodarczą w tej samej grupie klientów.

Odnośnie brzmienia firmy pozwanych Sąd podniósł, że w firmie stron słowo (...) jest odniesieniem do ich nazwiska. O ile nie ma wątpliwości na podstawie prawa cywilnego, że nazwisko jest dobrem osobistym przynależnym każdej osobie fizycznej (art. 23 k.c.), o tyle wykorzystanie go w obrocie gospodarczym nie jest już takie oczywiste. Chodzi w szczególności o sytuacje, w których skorzystanie ze wskazanego dobra doprowadzić może do konfuzji co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem. W tej sytuacji odwoływanie się przez pozwanych, że korzystają z prawa do oznaczenia swojej działalności własnym nazwiskiem nabiera całkiem innego znaczenia. To powódka jako pierwsza zarejestrowała firmę z użyciem słowa (...). To z jej działalnością rynek wiązał oznaczenie (...). To w nazwie jej firmy po raz pierwszy eksponowane były słowa (...), czemu dała wyraz w reklamach i w przestrzeni internetowej. Oczywistym jest, że w sytuacji kiedy pozwana zaczęła w oznaczeniu swojej firmy używać tego znaku to naruszyła zapis art. 3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Porównując oznaczenia stron postępowania w warstwie fonetycznej Sąd stwierdził, że oznaczenia firm stron są zbliżone dźwiękowo z uwagi na wprowadzenie w oznaczeniach przedsiębiorców wyróżnika (...), która stanowi element odróżniający i dominujący. Ponadto eksponowanie przez stronę pozwaną w logo firmy słowa (...) wskazuje na podobieństwo wizualnego zapisu oznaczenia obu przedsiębiorców. Słowo (...) stanowi element dominujący w oznaczeniu stron niniejszego postępowania, a występujące różnice są nieistotne dla przeciętnego klienta. Należy podkreślić, że w kontaktach gospodarczych i handlowych rzadko używane są całe nazwy podmiotów gospodarczych. Dla zidentyfikowania przedsiębiorcy zazwyczaj wystarczy użycie trzonu nazwy i słowa dominującego w nim, charakterystycznego i odróżniającego od innych podmiotów działających na rynku. W przypadku stron postępowania trzonem wyróżniającym jest nazwa (...), o czym wszyscy świadkowie i strony zgodnie zeznawały.

W tej sytuacji oznaczenie strony pozwanej powinno się odróżniać od oznaczenia powódki w sposób wyraźny, uniemożliwiający powstanie jakichkolwiek pomyłek i nieporozumień. Inaczej oznaczenie pozwanej nazwą (...), może sugerować powiązanie stron i wprowadzać w błąd potencjalnych klientów, zwłaszcza, że strony prowadzą działalność w na tym samym terenie. W ocenie sądu oznaczenie pozwanej nazwą (...) sugeruje istnienie związku organizacyjnego, prawnego i gospodarczego ze stroną powodową, Ze względu na używanie przez pozwaną dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa, oznaczenia (...) istnieje niebezpieczeństwo konfuzji, czyli wprowadzenia w błąd, co do związku strony pozwanej z powódką czy najzwyczajniej pomyłek. Skoro pozwana w swojej nazwie używa słowa (...) stanowiącego istotny element nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego od szeregu lat przez powódkę, to naruszyła jej prawo do używanej nazwy handlowej. Później przyznane prawo do znaku (...) nie daje legitymacji do posługiwania się tą nazwą, jeżeli podlega ona ochronie ze względu na uprzednie używanie jej przez stronę powodową.

W rozważaniach nad możliwością wykorzystywania nazwiska Sąd wskazał przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) dalej: uznk. Bezprawne naruszenie prawa do nazwiska często następuje podczas prowadzenia działalności gospodarczej i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Z kolei art. 6 ust. 1 uznk określa, że jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich. Na żądanie zainteresowanego sąd wyda orzeczenie nakazujące przedsiębiorcy, który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie stosownych środków zapobiegających, polegających w szczególności na wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsiębiorstwa, ograniczeniu zakresu terytorialnego używania oznaczenia lub jego stosowaniu w określony sposób.

Artykuł 6 uznk określa przypadki odnoszące się do kolizji wynikającej z legalnego używania nazwiska – „niewypowiedzianym założeniem tego przepisu jest prawo każdego człowieka do wyróżnienia swoim nazwiskiem prowadzonego przedsiębiorstwa". Z drugiej jednak strony należy pamiętać o ochronie, jaka przysługuje osobie posiadającej konkretne nazwisko. Osoba fizyczna ma prawo (a stosownie do art. 434 k.c. także obowiązek) do oznaczenia swojej działalności gospodarczej firmą obejmującą własne nazwisko, a prawo to nie może być ograniczone przez fakt występowania identycznych lub podobnych nazwisk, z tym, że przedsiębiorca posługując się takim oznaczeniem przedsiębiorstwa powinien baczyć na to, by posługiwać się nim uczciwie i nie wprowadzać kontrahentów w błąd. Przepis art. 6 cyt. ustawy oparty jest na założeniu, że każdy podmiot może oznaczać swoim nazwiskiem prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo. To z kolei powoduje, że pomimo pierwszeństwa używania na rynku oznaczenia w postaci konkretnego nazwiska, nie można zakazać przedsiębiorcy, który później rozpoczął stosowanie nazwiska na oznaczenie przedsiębiorstwa, jego używania w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa.

Nazwisko stanowi dobro osobiste człowieka, co powoduje, iż nie jest możliwe zakazanie posługiwania się własnym nazwiskiem, nawet w wypadku wcześniejszego jego używania w obrocie przez inny podmiot. Chyba - i tu zdaniem Sądu Okręgowego- jest sedno przedmiotowej sprawy, że dochodzi do sytuacji, gdy może ono wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorcą. Wtedy powinien zostać zmieniony sposób korzystania z takiego nazwiska.

Jeżeli więc pozwani podjęli działania, które w obiektywnym odbiorze, pozwalają na odróżnianie przedsiębiorstw prowadzonych przez strony, to stosowanie ostatecznego rozwiązania, jakim byłoby nakazanie zaprzestania używania nazwiska pozwanych (...) dla oznaczenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i to w branży odzieżowej, pozostawałoby w sprzeczności z art. 6 uznk. Zdaniem sądu nie budzi wątpliwości stanowisko, że pozwani podobnie jak strona powodowa, mają moralne prawo odwoływania się do tradycji rodzinnej w prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji zakazanie im używania nazwiska, preferowałoby tylko jedną stronę i prowadziłoby do nadużycia prawa do ochrony znaku towarowego. Nie zwalania to jednak strony pozwanej od tego, aby użycie nazwiska następowało w takiej formie, która nie powoduje następstw wskazanych wyżej. Dlatego sąd uwzględnił częściowo roszczenie i nakazał zaniechania korzystania z oznaczeń które zawierają element słowny (...) jednak ze wskazanymi w sentencji ograniczeniami.

W pozostałym zakresie sąd roszczenie jako zbyt daleko idące oddalił.

W przedmiotowej sprawie Sąd dostrzegł jeszcze inną istotną okoliczność. Strona pozwana, w okresie kiedy była przedsiębiorcą prowadzącym nie wielką działalność gospodarczą, nie była postrzegana przez powodów jako podmiot zagrażający jego renomie czy chronionym znakom towarowym. Powodowie jasno i wielokrotnie oświadczali, że zagrożenie dla znaku (...) utożsamiają z okresem kiedy pozwani zaczęli bardzo „mocno wchodzić na rynek”. Pozwani wchodząc na rynek zaczęli prowadzenie działalności zakrojonej na szeroką skalę /sieć sklepów/, co w rzeczywistości doprowadziło do wypracowania znajomości także ich nazwy (nazwiska) indywidualizowanego nim przedsiębiorstwa, ale wyniki badań społecznościowych i tak pokazują, że nazwa (...) kojarzy się przede wszystkim z powodami a ryzyko konfuzji i tak pozostało.

Zdaniem Sądu przy ocenie naruszenia wynikającego z art. 6 uznk należy brać pod uwagę interesy obu stron. Sąd Najwyższy także stoi na stanowisku, że jeżeli ktoś z powołaniem się na swoje prawo do nazwiska oznacza swoje przedsiębiorstwo w sposób mogący wywołać pomyłki co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem konkurencyjnym, które już dawniej używało podobnych oznaczeń, powinien przez odpowiednie dodatki do oznaczeń usunąć możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców. Jednak sąd na wniosek późniejszego użytkownika oznaczeń może według uznania nakazać umieszczenie dodatków, usuwających obawę wprowadzenia w błąd odbiorców, także temu przedsiębiorcy, który wpierw oznaczenia używał, chociaż jest powodem. Natomiast przedsiębiorcy nie można zabronić umieszczenia własnego nazwiska w brzmieniu firmy, chociażby to nazwisko było już zawarte w brzmieniu innej firmy. Ta okoliczność również była brana pod uwagę w końcowym rozstrzygnięciu.

Porównując sporne znaki Sąd stwierdził, że oznaczenia dodatkowe ponad słowo (...) mają znikomą wartość odróżniającą i nie powodują uniknięcia konfuzji. Pomiędzy znakiem towarowym strony powodowej a pozwanej istnieje podobieństwo polegające na zastosowaniu słowa (...) w nazwie firmy jak i w kompozycji słowno-graficznej.

Nazwa pozwanego i powoda powstała na bazie słowa (...) jako odnoszącego się do nazwiska stron. Znaki (...) są podobne zarówno w płaszczyźnie znaczeniowej jak i fonetycznej. Dodatki po stronie pozwanej nie posiadają dostatecznie znamion odróżniających, natomiast podobieństwo towarów lub jego brak nie ma znaczenia, gdyż znak towarowy (...) jest znakiem renomowanym oraz powszechnie znanym i podlega szerszej ochronie.

Sąd uznał, że ze względu na duże podobieństwo znaków istnieje ryzyko wprowadzenia klientów w błąd, obejmujące ryzyko skojarzenia znaku (...) strony powodowej ze znakiem towarowym pozwanych oraz „rodziną znaków (...) co zwiększa ryzyko występowania po stronie odbiorców przekonania, że towar oznaczony przez pozwanych znakiem (...) pochodzą od powoda, lub podmiotu ściśle gospodarczo powiązanego. Używanie znaku (...) wpływa na rozmywanie jego zdolności odróżniającej, albowiem odbiorcy mogą zacząć traktować ten zwrot jako zwrot rodzajowy.

Zdaniem Sądu Okręgowego wydane rozstrzygnięcie daje gwarancję likwidacji sytuacji zagrażającej normalnej, zdrowej i uczciwej działalności. Złożenie oświadczenia w prasie, nie jest niezbędne do usunięcia skutków czynu niedozwolonego polegających wyłącznie na zagrożeniu interesów powoda tym bardziej, że powodowie poszukiwali ochrony także po przez art. 6 uznk. Pozwani nadal mogą prowadzić działalność gospodarczą w dotychczasowym kształcie, w tym wytwarzać odzież i ją sprzedawać. Mają również prawo do prowadzenia aktualnie istniejących placówek handlowych oraz otwierania nowych jedynie z pewnymi ograniczeniami w zakresie ich oznaczenia a określonymi w wyroku.

O kosztach orzeczono na mocy art. 98 §1 i 3 kpc.

Apelację od tego wyroku w części dotyczącej punktów I, III i V wnieśli pozwani, zarzucając:

I/ naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia w sprawie, a to poprzez naruszenie:

- art. 9 § 1 k.p.c. w zw. z art. 3 k.p.c. w zw. z art. 132 § 1 k.p.c. w zw. z art. 479-" § 1 k.p.c. poprzez:

a) uniemożliwienie M. R., A. R. i P. R. dostępu i zaznajomienia się w aktach z pismem pełnomocnika (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. z dnia 31 marca 2016 r. poprzez umieszczenie go w zamkniętej kopercie w aktach sprawy i zakaz jej otwierania przy przeglądaniu akt przez K. C. - pełnomocnika M. R., A. R., P. R.,

b) uniemożliwienie M. R., A. R. i P. R. dostępu i zaznajomienia się z pismem pełnomocnika (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. z dnia 31 marca 2016 r., poprzez niedoręczenie go przez pełnomocnika (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. do pełnomocnika M. R., A. R., P. R.,

c) brak dokonania zwrotu przez Sąd pierwszej instancji pisma pełnomocnika (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. z dnia 31 marca 2016 r. z uwagi na brak doręczenia jego odpisu do pełnomocnika M. R., A. R., P. R.

- co w sposób skrajnie rażący naruszyło zasadę kontradyktoryjności i jawności postępowania cywilnego uniemożliwiając M. R., A. R. i P. R. przedstawienie ich pełnej argumentacji i odparcie roszczeń (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. podczas gdy każde pismo procesowe strony w postępowaniu cywilnym podlega doręczeniu drugiej Stronie, zaś pismo złożone w trybie art. 132 § 1 k.p.c, które nie zostało doręczone do pełnomocnika drugiej strony, winno podlegać zwrotowi, co jest wyrazem zasady kontradyktoryjności i jawności postępowania, a niezależnie od tego

niedopuszczalne jest stosowanie wprost lub per analogiam przepisu z art. 479-" § 1 k.p.c. w zwykłym postępowaniu spornym, gdyż przeczy temu relacja lex generalis - lex specialis istniejąca pomiędzy art. 9 § 1 k.p.c. i art. 479 § 1 k.p.c;

- art. 9 § 1 k.p.c. w zw. z art 3 k.p.c. w zw. z art. 207 § 3 i 6 k.p.c. poprzez:

a) dopuszczenie pisma pełnomocnika (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...)sp. z o.o. z siedzibą w K. z dnia 31 marca 2016 r. mimo braku doręczenia jego odpisu do pełnomocnika M. R., A. R., P. R., względnie brak zwrotu tego pisma przez Sąd pierwszej instancji,

b) dopuszczenie ewentualnych dowodów wskazanych w piśmie pełnomocnika (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. z dnia 31 marca 2016 r. mimo braku doręczenia jego odpisu do pełnomocnika M. R., A. R., P. R., względnie brak zwrotu

tego pisma przez Sąd pierwszej instancji - co w sposób skrajnie rażący naruszyło zasadę kontradyktoryjności i jawności postępowania cywilnego uniemożliwiając M. R., A. R. i P. R. przedstawienie ich pełnej argumentacji i odparcie roszczeń (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., a w szczególności uniemożliwiło wyrażenie stanowiska procesowego co do faktu dopuszczenia tego pisma i wniosków dowodowych w nim zawartych, podczas gdy Sąd pierwszej instancji powinien wypowiedzieć się na temat dopuszczalności złożenia przez (...) sp. z o.o. S.ICA. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. pisma z dnia 31 marca 2016 r. oraz w przedmiocie przyjęcia lub pominięcia wniosków dowodowych z tego pisma, jako spóźnionych, w szczególności w świetle nieujawnienia tego pisma M. R., A. R. i P. R., co winno skutkować odmową dopuszczenia tego pisma, jako złożonego w sposób nieprawidłowy;

- art. 25 § 1 k.p.c. w zw. z art. 19 § 2 k.p.c. w zw. z art. 21 k.p.c. w zw. art. 187 ust. 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 785, dalej zwanej „u.k.s.c") w zw. z art. 13 ust. 1 u.k.s.c. w zw. z art. 15 ust. 1 i 3 u.k.s.c. w zw. w zw. z art. 26 k.p.c. poprzez nieustalenie wprost (zaniechanie ustalenia wprost) przez Sąd pierwszej instancji wartości przedmiotu sporu i wyznaczenie opłaty ostatecznej, przez którą możliwe jest pośrednio ustalenie wartości przedmiotu sporu i jednocześnie przez takie wyznaczenie opłaty ostatecznej od roszczeń majątkowych, które wskazuje na wartość przedmiotu sporu w wysokości 20 000,00 zł, co jest wartością rażąco niską w stosunku do wszystkich roszczeń (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., podczas gdy sprawa będąca przedmiotem rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji jest sprawą majątkową w rozumieniu art. 19 § 2 k.p.c, w której zachodziła poważna i uzasadniona wątpliwość co do wartości przedmiotu sporu, zatem Sąd pierwszej instancji zobowiązany był z urzędu ustalić tę wartość, przy czym określona wyrokiem opłata ostateczna od pozwu, w świetle przepisów może być wyłącznie opłatą stosunkową, a nie stałą lub podstawową, zatem Sąd winien wyrzec o wartości przedmiotu sporu po dokonaniu jej badania z urzędu w trybie art. 25 § 1 k.p.c. ze skutkiem stabilizacji jej wysokości na czas procesu określonej w art. 26 k.p.c, Sąd pierwszej instancji winien ustalić wartość przedmiotu sporu i na jej podstawie ustalić opłatę ostateczną od pozwu, względnie -nawet przy przyjęciu, że wartość przedmiotu sporu nie mogła być dokładnie określona, winien ustalić opłatę ostateczną, będącą w istocie substytutem opłaty stosunkowej od roszczenia majątkowego, w wysokości, która choćby w sposób przybliżony korespondowałaby z wartością wszystkich roszczeń łącznie podnoszonych przez (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., co w niniejszym postępowaniu winno skutkować znacznym podwyższeniem opłaty, co najmniej do 3000,00 zł;

4/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego i dokonanie jego oceny w sposób dowolny w ten sposób, że:

a) (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. korzysta ze znaków towarowych, do których prawa ochronne przysługują (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. na podstawie „zgody" udzielonej przez tę ostatnią spółkę, podczas gdy w materiale dowodowym nie znajduje się żaden dowód na tę okoliczność;

b) działalność gospodarcza M. R., A. R. i P. R. nie wywodzi się z działalności ich ojca prowadzonej od lat 60 XX wieku, mimo, że w analogicznych okolicznościach i przy analogicznych dowodach Sąd przyjął, że działalność (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. i (...)sp. z o.o. z siedzibą w K. jest kontynuacją działalności rzemieślniczej S. R. (2) prowadzonej od 1 marca 1964 r. i że mimo różnic podmiotowych był on „twórcą biznesu strony powodowej", podczas gdy na podstawie materiału dowodowego należało ustalić, że również działalność M. R., A. R. i P. R. wywodzi się i jest kontynuacją działalności ich ojca prowadzonej od lat 60. XX wieku oraz, że także on był „twórcą ich biznesu", mimo analogicznie występującej braku tożsamości podmiotowej;

c) Sąd pierwszej instancji ustalił, że decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 11 czerwca 2019 r. unieważniono prawo ochronne na inny znak towarowy M. R., A. R. i P. R. tj. znak o nr (...)pomijając, że w analogicznej sprawie dot. drugiego znaku towarowego tych osób, Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie (...), uznał za błędną decyzję Urzędu Patentowego o unieważnieniu słowno-graficznego znaku towarowego M. R., A. R. i P. R. - (...) nr (...) (decyzja UPRP z 5 listopada 2015 r.), mimo przedstawienia tego orzeczenia Sądowi pierwszej instancji w piśmie z dnia 23 lipca 2019 r., podczas gdy skoro postępowanie dotyczy obu znaków towarowych M. R., A. R. i P. R. należało ustalić stan prawny wobec obu znaków;

d) Sąd pierwszej instancji nie ustalił na podstawie istniejącego materiału dowodowego, że (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. tolerowały funkcjonowanie marki (...) M. R., A. R. i P. R. w branży odzieżowej poprzez trzykrotną zmianę w 2007 r. przez T. R. reprezentującego (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. zakresu podań o udzielenie praw ochronny na znaki towarowe nr (...) o treści [ (...)], nr (...)o treści (...) oraz nr(...) ] o treści [ (...)] przez usunięcie z listy towarów odzieży, podczas gdy ustalenie takie ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, gdyż potwierdzałoby, że już 12 lat temu poprzedniczki prawne (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. w pełni tolerowały działalność M. R., A. R. i P. R. i nie widziały zagrożenia dla swojej marki w ich działalności w branży odzieżowej;

e) Sąd pierwszej instancji naruszył zasadę logiki w ocenie dowodów i wnioskowaniu, dowolnie oceniając dowody doprowadził do oceny dowodów w sposób wewnętrznie ze sobą sprzeczny w zakresie rozdzielności rynkowej działalności (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. oraz M. R., A. R. i P. R. oraz możliwości wprowadzenia w błąd klientów poszczególnych stron co do pochodzenia i powiązań towarów oznaczanych przez każdą ze stron znakami towarowymi o oznaczeniami (...) a to poprzez jednoczesne ustalenie sprzecznych okoliczności co możliwości dostrzeżenia przez klienta różnic w pochodzeniu towarów;

- art. 227 k.p.c. w zw. z art. 243 ^{( 1)} k.p.c. w zw. z art. 244 k.p.c. w zw. z art. 308 k.p.c. w zw. z art. 309 k.p.c. poprzez pominięcie jako dowodu w sprawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt (...) w której Sąd uznał za błędną decyzję Urzędu Patentowego o unieważnieniu słowno-graficznego znaku towarowego Pozwanych (...) nr (...) (decyzja UPRP z 5 listopada 2015 r.), mimo przedstawienia tego orzeczenia Sądowi pierwszej instancji w piśmie z dnia 23 lipca 2019 r. podczas gdy w niniejszej sprawie należało ustalić, że w sprawie jednego ze znaków towarowych M. R., A. R. i P. R. unieważniająca decyzja Urzędu Patentowego RP została uchylona przez Naczelny Sąd Administracyjny;

- art. 227 k.p.c. w zw. z art. 243 ^{( 1)} k.p.c. w zw. z art. 244 k.p.c. w zw. z art. 245 k.p.c. w zw. z art. 308 k.p.c. w zw. z art. 309 k.p.c. poprzez pominięcie jako dowodu w sprawie przez Sąd pierwszej instancji trzech oświadczeń T. R. reprezentującego (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., w których modyfikował on podania udzielenie praw ochronny na znaki towarowe nr (...) o treści [ (...)], nr (...) o treści [ (...)] oraz nr (...) o treści [ (...)] przez usunięcie z listy towarów odzieży oraz przez pominięcie odpowiadających im zawiadomień Urzędu Patentowego RP podczas gdy dowody te mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, gdyż potwierdzały dobitnie, że już 12 lat temu poprzedniczki prawne (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. w pełni tolerowały działalność M. R., A. R. i P. R. i nie widziały zagrożenia dla swojej marki w ich działalności w branży odzieżowej;

- art. 328 § 2 k.p.c. poprzez wewnętrzną sprzeczność uzasadnienia zaskarżonego wyroku uniemożliwiającą odczytanie podstawy faktycznej, jaką przyjął Sąd pierwszej instancji;

II. Sprzeczność istotnych ustaleń Sądu pierwszej instancji z treścią zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego polegającą na:

1) ustaleniu przez Sąd pierwszej instancji, że (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. korzysta ze znaków towarowych, do których prawa ochronne przysługują (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. na podstawie „zgody" udzielonej przez tę ostatnią spółkę, podczas gdy w materiale dowodowym nie znajduje się żaden dowód na tę okoliczność;

2) braku ustalenia przez Sąd pierwszej instancji, że działalność gospodarcza M. R., A. R. i P. R. wywodzi się i jest kontynuacją działalności ich ojca prowadzonej od lat 60. XX wieku, mimo, że w analogicznych okolicznościach i przy analogicznych dowodach Sąd przyjął, że działalność (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. jest kontynuacją działalności rzemieślniczej S. R. (2) prowadzonej od 1 marca 1964 r. i że mimo różnic podmiotowych był on „twórcą biznesu strony powodowej" podczas gdy na podstawie materiału dowodowego należało ustalić, że również działalność M. R., A. R. i P. R. wywodzi się i jest kontynuacją działalności ich ojca prowadzonej od lat 60. XX wieku oraz, że także on był „twórcą ich biznesu" mimo analogicznie występującej braku tożsamości podmiotowej;

3) braku ustalenia przez Sąd pierwszej instancji, że w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie (...) w której Sąd uznał za błędną decyzję Urzędu Patentowego o unieważnieniu słowno-graficznego znaku towarowego Pozwanych (...) nr (...) (decyzja UPRP z 5 listopada 2015 r.), mimo przedstawienia tego orzeczenia Sądowi pierwszej instancji w piśmie z dnia 23 lipca 2019 r. przy jednoczesnym ustaleniu przez Sąd i wzięciu pod uwagę analogicznej okoliczności, że decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 11 czerwca 2019 r. unieważniono prawo ochronne na inny znak M. R., A. R. i P. R. tj. znak o nr (...) podczas gdy w niniejszej sprawie należało ustalić obie okoliczności, tj. ustalając, że jeden ze znaków M. R., A. R. i P. R. został unieważniony, mimo że od decyzji tej przysługuje odwołanie na drodze sądowoadministracyjnej, jednocześnie należało ustalić, że w sprawie drugiego znaku

M. R., A. R. i P. R. unieważniająca decyzja Urzędu Patentowego RP została uchylona przez Naczelny Sąd Administracyjny, co wynikało wprost z materiału dowodowego i twierdzeń w sprawie;

4) braku ustalenia przez Sąd pierwszej instancji, że (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. tolerowały funkcjonowanie marki (...) M. R., A. R. i P. R. w branży odzieżowej poprzez trzykrotną zmianę w 2007 r. przez T. R. reprezentującego (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. zakresu podań o udzielenie praw ochronny na znaki towarowe nr (...) o treści (...) nr (...) o treści [ (...)] oraz nr (...) (...) ] o treści ['(...)"] przez usunięcie z listy towarów odzieży, podczas gdy ustalenie takie wynikało wprost z materiału dowodowego i miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, gdyż potwierdza, że już 12 lat temu poprzedniczki prawne (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B.i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. w pełni tolerowały działalność M. R., A. R. i P. R. i nie widziały zagrożenia dla swojej marki w ich działalności w branży odzieżowej,

III/ naruszenie prawa materialnego polegające na niewłaściwym zastosowaniu (błędnej wykładni):

1) art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm., dalej zwanej „pwp") w zw. z art. 76 ust. 1 i 6 pwp w zw. z art. 78 pwp w zw. z art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, dalej zwanej „k.c.") poprzez błędne przyjęcie, że niepoparta żadnym dokumentem w formie pisemnej „zgoda (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. jako uprawnionej z tytułu praw ochronnych na znaki towarowe udzielona na rzecz spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. daje tej ostatniej spółce legitymację czynną do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych, podczas gdy jedyną dopuszczalną przez prawo formą umożliwienia (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. korzystania z praw ochronny na znaki towarowe przysługujące (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. jest licencja, która wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, ma charakter czynności prawnej dwustronnej ze skutkiem rozporządzającym (obciążającym prawo), zaś tylko w przypadku tak udzielonej licencji wyłącznej możliwe byłoby dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw ochronnego na znak przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., co w niniejszej sprawie nie miało miejsca i winno skutkować oddaleniem powództwa wobec tej spółki w tym zakresie;

2)art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp poprzez błędne przyjęcie, że korzystanie ze znaków towarowych i oznaczeń (...) przez M. R., A. R. i P. R. naruszało prawa ochronne na znaki towarowe (...) przysługujące (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. prowadzi do ryzyka konfuzji i wprowadzenia odbiorców w błąd, mimo, że znaki i oznaczenia stron używane są rozdzielnie — odpowiednio dla odzieży i obuwia, mimo ustalenia, że nie dochodziło nigdy do produkcji i wprowadzania do obrotu butów przez M. R., A. R. i P. R., podczas gdy prawidłowe zastosowane wskazanego przepisu winno prowadzić do wniosku, że przy uwzględnieniu całości okoliczności niniejszej sprawy nie zachodzi ryzyko wprowadzania klientów w błąd przez M. R., A. R. i P. R., zaś znaki towary z branży odzieży oznaczane ich znakami towarowymi i oznaczeniami (...) nie powodują ryzyka wprowadzenia w błąd klientów w zestawieniu z produktami z branży obuwia oznaczanymi znakami (...) spółek (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K.;

3/ art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp w poprzez błędne przyjęcie, że przysługujące (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. znaki towarowe mają charakter znaków towarowych renomowanych, mimo niewykazania przez te spółki przesłanki rozpoznawalności tych znaków już w dacie rozpoczęcia używania znaku "przez M. R., A. R. i P. R., podczas gdy zgodnie z doktryną i orzecznictwem dla wykazania, że znak towarowy ma charakter renomowany i dla możliwości podnoszenia roszczeń z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp konieczne jest wykazanie renomy przez udowodnienie rozpoznawalności znaków już w dacie rozpoczęcia używania znaku przez osoby trzecie, a zatem w tym przypadku przez M. R., A. R. i P. R., zaś brak wykazania tej okoliczności uniemożliwia stwierdzenie, że znaki towarowe (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. mają status renomowanych;

4/ art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp polegające na przyjęciu, że możliwe jest jednocześnie zakwalifikowanie znaków towarowych (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B.i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. do obu kategorii znaków tam wskazanych, podczas gdy nie jest możliwe w okolicznościach niniejszej sprawy łączne zastosowanie do znaków towarowych (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...)sp. z o.o. z siedzibą w K. przepisów art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp;

5/ art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z pózn. zm.) zarówno w jego funkcji uzupełniającej, jak i korygującej, poprzez przyjęcie, że w niniejszej sprawie doszło do niestypizowanego czynu nieuczciwej konkurencji, także, że korzystanie przez M. R., A. R. i P. R. z ich znaków towarowych i oznaczeń (...) narusza dobre obyczaje i prawo oraz zagraża interesowi znaków towarowych (...) sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. podczas gdy działanie M. R., A. R. i P. R. ujawnione w niniejszym postępowaniu nie realizowało żadnych przesłanek art. 3 ust. 1 uznk i nie pozwalało ani na przypisanie im niestypizowanego czynu nieuczciwej konkurencji, ani na kwalifikację wobec nich czynu, o którym mowa w art. 10 uznk;

6/ art. 10 uznk poprzez przyjęcie, że w niniejszej sprawie doszło do popełnienia przez M. R., A. R. i P. R. czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na oznaczaniu ich towarów w postaci odzieży w sposób wprowadzający w błąd co do ich pochodzenia, podczas gdy działalność M. R., A. R. i P. R. w żadnej mierze nie wprowadzała w błąd co do pochodzenia towarów

i takiego skutku, lub choćby możliwości jego wystąpienia, nie można było przypisać na gruncie ustalonego w sprawie stanu faktycznego;

- art. 1 uznk w zw. z art. 433 § 1 k.c. w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm., dalej zwanej „u.o.k.k.") poprzez przyjęcie, że pojęcie rynku, o którym mowa w u.z.n.k. winno być wykładane w sposób celowościowy zgodnie z art. 433 § 1 k.c, podczas gdy w interpretacji desygnatu rynku w prywatnym prawie konkurencji winno się korzystać przez analogię z definicji rynku właściwego z art. 4 pkt 9 u.o.k.k., w żądnym wypadku zaś z art. 433 § 1 k.c;

- art. 432 § 1 k.c. w zw. z art. 433 § 1 k.c. poprzez przyjęcie, że firma (...), A. R. i P. R. może być używana tylko do oznaczania ich działalności gospodarczej w rozumieniu jej danych rejestrowych i ograniczeniu jej stosowania w innych formach prowadzenia działalności gospodarczej, podczas gdy firma przedsiębiorcy jest oznaczeniem indywidualizującym go w całym obrocie gospodarczym, we wszystkich jego przejawach i dopuszczenie do używania firmy w danych rejestrowych działalności z jednoczesnym wyłączeniem możliwości używania jej do oznaczania swoich sklepów, do podawania jako danych i adresów przedsiębiorcy oraz do oznaczania nią produktów stanowi wypaczenie funkcji firmy w obrocie gospodarczym;

- art. 5 k.c. w zw. z art. pwp w zw. 153 ust. 1 pwp w zw. z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 pwp w zw. z art. 433 § 1 k.c. i w zw. z art. 23 k.c. polegające na nadużyciu przez Sąd prawa ochronnego na znak towarowy (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. w jego sferze zakazowej nadając mu prymat ponad dobrem osobistym do nazwiska M. R., A. R. i P. R. oraz ich prawem do firmy osoby fizycznej mimo wieloletniego tolerowania korzystania przez nich ze swoich marek przez poprzeczniki prawne (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., podczas gdy w okolicznościach niniejszej sprawy należało uwzględnić, że nawet ewentualne naruszenie prawa ochronnego nie może aktualizować możliwości zakazywania używania nazwiska w obrocie gospodarczym, jeśli obie strony mają tę samą, blisko 60-letnią historię prowadzenia działalności gospodarczej (te same korzenie), strony w szerokim zakresie w sposób ciągły się tolerowały, co najmniej od 2003 r., a fakt zbieżności marek wynika z okoliczności niezależnych od żadnej ze stron, zaś jedyną pomiędzy nimi różnica jest obecna siła rynkowa (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. w relacji do M. R., A. R. i P. R., jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy możliwe są takie stany faktyczne, w których dochodzi do stanu naruszenia prawa wyłącznego, ale realizacja roszczenia zakazowego nie zasługuje na aprobatę.

Wskazując powyższe uchybienia pozwani wnieśli o zmianę wyroku przez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanych kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Powodowie wnieśli o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanych na ich rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji uznał ją za pozbawioną uzasadnionych podstaw.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do najdalej posuniętego zarzutu nieważności postępowania w związku z niedoręczeniem pozwanym pisma procesowego - a w rzeczywistości jednego z załączników do pisma powodów z 31 marca 2016 r, zawierającego informacje o wysokości obrotów i zysków powodowych spółek w 2015r. – należy uznać go uznać wysoce chybiony.

Po pierwsze - dla skuteczności podniesienia tego rodzaju zarzutu naruszenia przepisów postępowania konieczne jest złożenie zastrzeżenia w trybie art. 162 kpc, a pozwani nie złożyli zastrzeżenia w trybie tego przepisu;

Po drugie, strona powodowa przekazała przedmiotowe informacje w załączniku do pisma z 31 marca 2016 r. (załącznik nr 3 do tego pisma), w związku z postanowieniem Sądu z 29 lutego 2016 r. o sprawdzeniu wartości przedmiotu sporu, i wezwaniem z dnia 3 marca 2016 r. wnosząc o potraktowanie ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa powodów i ograniczenie dostępu do nich pozwanym. Pismo z 31 marca zostało doręczone pozwanym, podobnie jak zostały im doręczone pozostałe załączniki do tego pisma. Informacje o obrotach i zyskach powodowych spółek w 2015r. nie miały zatem związku z meritum sporu.

Również zarzut pozwanych dotyczący nieustalenia przez Sąd wartości przedmiotu sporu czy nienależytej opłaty sądowej nie mają związku z merytorycznym rozpoznaniem sprawy. Z tego względu Sąd pominął wnioski dowodowe zawarte w apelacji z materiałów internetowych dotyczących zasad ustalania wartości przedsiębiorstwa.

Sąd Apelacyjny do zasady podziela przedstawione powyżej ustalenia faktyczne przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, uznając je za własne z zastrzeżeniami wskazanymi w dalszej części uzasadnienia.

Ustalenia te zostały uzupełnione przez Sąd Apelacyjny o następujące okoliczności:

1/ wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie (...), w uchylono decyzję Urzędu Patentowego o unieważnieniu drugiego słowno-graficznego znaku towarowego pozwanych (...) nr (...) i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania (dowód: decyzja UPRP z 5 listopada 2015 dołączona do pisma pozwanych z dnia 23 lipca 2019 r;

2/ wyrokiem z 22 grudnia 2020r Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uchylił decyzję UP RP z 11.06.2019r w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na pierwszy znak towarowy pozwanych o nr (...)zgłoszony do ochrony 28.10.1999r. Sąd podzielił stanowisko UP, zarówno co do podobieństwa towarów sygnowanych przeciwstawionymi sobie znakami, jak i podobieństwa samych oznaczeń, uznając, że organ przyjął prawidłowy model badania podobieństwa znaków towarowych i właściwie uznał, że zasadnicze znaczenie dla podobieństwa towarów i usług mają te ich cechy i obiektywne właściwości jak np.: charakter, przeznaczenie, sposób używania, ten sam krąg odbiorców, konkurencyjność, komplementarność, które określają wzajemny stosunek między tymi towarami/usługami prowadzący ewentualnie do stwierdzenia podobieństwa lub jego wykluczenia. W tym świetle istotnie zarówno odzież, jak i obuwie i jego elementy składowe spełniają podstawową i nieodzowną dla bytu człowieka funkcję okrycia i ochrony ciała oraz funkcję estetyczną kreowania wizerunku człowieka. Prawidłowo zatem organ uznał, że są to towary, które się uzupełniają. Sąd w pełni podzielił także stanowisko organu, że przeciwstawione sobie znaki są niemalże identyczne (a na pewno identyczne w warstwie słownej i fonetycznej) a także, że istnieje prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, uznając, że argumentacja w tym zakresie jest pełna i przekonująca.

Niemniej WSA uchylił zaskarżoną decyzję wskazując na treść art. 165 ust. 1 pkt 1 pwp według którego, z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku, wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu i polecił Urzędowi Patentowemu rozpoznanie sprawy w tym zakresie.

Sąd Apelacyjny uznał też, że Sąd I Instancji trafnie zastosował przepisy prawa procesowego i materialnego.

Na wstępie wskazać należy, że sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji (art. 378 §1 k.p.c.) na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym (art.382 k.p.c.) z tym zastrzeżeniem, że przed sądem pierwszej instancji powinny być przedstawione wyczerpująco kwestie sporne, zgłoszone fakty i dowody, a prezentacja materiału dowodowego przed sądem drugiej instancji ma miejsce wyjątkowo (art. 381 k.p.c.).

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów (III CZP 49/07, OSNC 2008, nr 6, poz.55), której nadano moc zasady prawnej, sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego, co oznacza, że co oznacza m.in., że nie może brać z urzędu pod uwagę ewentualnych naruszeń prawa procesowego, o ile nie zostały one podniesione przez apelującego (poza nieważnością postępowania i nierozpoznaniem istoty sprawy, co w niniejszej sprawie nie występuje).

Ma to istotne znaczenie, gdyż apelacja pozwanych w zakresie odnoszącym się do podstawy faktycznej wyroku (zarzuty naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. oraz sprzeczności ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego) nie kwestionuje między innymi takich faktów jak:

a/ od roku 2014r pozwani zaczęli otwierać własne sklepy używając do ich oznaczenia nazwy (...) oraz (...)Prowadza profile (...) oraz (...) na portalu (...). Te oznaczenia używane są w opisach sklepów internetowych, galerii czy też centrach handlowych (k. 2157, str. 14 uzasadnienia);

b/ znak (...) to znak powszechnie znany i renomowany. W branży obuwniczej jest powszechnie znany i ceniony od dziesiątków lat, jako synonim najwyższej jakości produktów firmowanych tym znakiem lub jego pochodnymi. Działania promocyjne i reklamowe formy (...), trwające od wielu lat zbudowały zarówno powszechną znajomość jak i renomę oznaczenia na świecie i w Polsce. Potwierdzają to badania rynku, liczne nagrody, wyróżnienia, wielkość sprzedaży czy nakłady reklamowe. Znak bezsprzecznie kojarzony jest z obuwiem (k. 2172- strona 29 uzasadnienia).

Zakwestionowano tylko ustalenia związane z ryzykiem konfuzji co do pochodzenia towarów (pkt 4e apelacji).

Formułowanie zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego w kierunku postulowanego przez apelanta stanu faktycznego jest nieskuteczne albowiem poprawność zastosowania prawa materialnego można oceniać tylko na tle ustalonego przez sąd stanu faktycznego.

Wobec nieprecyzyjności i braku konsekwencji niektórych ustaleń Sądu Okręgowego wynikających zwłaszcza z łączenia ustaleń z oceną dowodów, należy doprecyzować podstawę faktyczną o następujące okoliczności:

1/ pozwani kontynuują działalność swojego ojca podjęta jeszcze w czasach PRL, który był kożusznikiem (miał uprawnienia czeladnicze, choć brak dowodu aby to była działalność zgłoszona w urzędzie ewidencyjnym także po 31.12.1989r, zatem jego działalność przybrała postać przedsiębiorstwa);

2/ o fakcie zarejestrowania znaku towarowego pozwanych o treści (...) powodowie dowiedzieli z pisma Urzędu patentowego RP w 2007r;

3/ pozwani rozpoczęli działalność gospodarczą w sklepach pod logo (...) w 2011r tworząc następnie sieć placówek handlowych w sklepach wielkopowierzchniowych, o czym powodowie powzięli informację w 2011r. lub kilka miesięcy wcześniej.

Pierwsze dwie okoliczności nie budzą sporu i sa poparte dokumentami.

Trzecia okoliczność wynika z zeznań stron, zwłaszcza S. R. (2) i J. L., którym Sąd zasadnie dał wiarę. Fakt wysłania sprzeciwu powodów do używania przez pozwanych logo (...) w oznaczeniu prowadzonej działalności potwierdza pismo powodów z 2011r. Powód m. R. zeznał wprawdzie, że już w 1999r pozwani otworzyli w swoim rodzinnym mieście K. pierwszy sklep pod logo (...), ale nie mógł on dobrze funkcjonować, gdyż nie miał szerokiej kolekcji. Do 2011r daty pozwani sprzedawali swoje wyroby sklepach multibrandowych należących do innych sprzedawców. Z zeznań pozwanych ani z dokumentów przez nich przedstawionych nie wynika, aby przed otwarciem sklepu w Galerii (...) w K. (ok. 2011r) otwarli podobny sklep o którym by powodowie mieli wiedzę i na się godzili. Jeśli nawet przed 2011r pozwani prowadzili jakiś sklep pod szyldem (...), to w sprawie niniejszej nie wykazali, aby fakt ten miał miejsce i co ważne- aby powodowie o tym wiedzieli. Przedłożenie stosownych umów najmu pozwalałoby ustalić te okoliczności. Ciężar dowodu twierdzenia, że powodowie akceptowali tego rodzaju działalność obciążał pozwanych ( art. 6 k.c.) i ciężarowi temu pozwani w niniejszej sprawie nie podołali.

Epizod z pokazu w Hotelu (...) w 2003r, gdzie miały być prezentowane wyroby obu firm (jak zeznali pozwani), nawet w razie wykazania tej okoliczności nie miałby decydującego znaczenia w sprawie, gdyż fakt ten był jednorazowy i nie dotyczył prowadzenia działalności pod znakiem (...). Pozwani nie przedstawili dowodów z których wynikałoby, że uznają oni korzystanie przez pozwanych ze znaków z elementem (...)za zgodne z prawem i rezygnują z przysługującej im w tym zakresie ochrony albo by były prowadzone jakieś rozmowy w tej kwestii.

Z okoliczności sprawy wynika, że powodowie nie są przedsiębiorcami, którzy bezwzględnie egzekwowali przysługujące im prawa i w stosunku do drobnych przedsiębiorców noszących takie samo popularne w tym regionie nazwisko - tak szewców jak i pozwanych – tolerowali przez dłuższy czas posługiwanie się tym nazwiskiem w ograniczonym zakresie, co jednak nie oznacza zgody na wykorzystywanie łudząco podobnego znaku towarowego w rozumieniu art. 165 ust. 1 pkt 1 pwp. W ocenie Sądu Apelacyjnego – podobnie jak w ocenie Sądu I Instancji – istnieje zasadnicza różnica w relacji do działalności prowadzonej przez małą firmę rodzinną – zwłaszcza mającą siedzibę w sąsiedniej miejscowości – a firmą wyrosłą - w stosunkowo niedługim czasie kilkunastu lat - na potentata tworzącego sieć sklepów w branży odzieżowej w sklepach wielkopowierzchniowych i prowadzącego sprzedaż przy pomocy Internetu, w więc w zasięgu nie tylko krajowym. W świetle ustaleń faktycznych nie może ulegać wątpliwości, że jedną z istotnych przyczyn (dźwignią) tak dynamicznego rozwoju było posługiwanie się przez pozwanych w oznaczeniu prowadzonej działalności jako logo znakiem (...) łudząco podobnym do wypromowanego wcześniej przez powodów renomowanego, powszechnie znanego w Polsce i cieszącego się opinią dobrej jakości znakiem powodów.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, ustalony w tej sprawie stan faktyczny i zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do uznania, że doszło do przewidzianej w art.165 ust. 1 pkt 1 pwp sytuacji świadomego tolerowania przez powodów używania przez pozwanych kwestionowanego znaku towarowego przez kolejnych pięć lat. Skoro ze stanu faktycznego sprawy wynika, że powodowie dowiedzieli się o zarejestrowanym znaku towarowym w 2007r, w swój sprzeciw wyrazili w roku 2011, to okres pięcioletni nie upłynął.

Nadto wiedza o zarejestrowanym znaku, a wiedza o używaniu tego znaku w działalności gospodarczej to też dwie różne kwestie. Nadto powodowie (od 2007r) mogli wiedzieć tylko o ograniczonym korzystaniu ze znaku pozwanych (oznaczanie towarów, ale nie sklepów).

Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie do czasu wydania decyzji w sprawach przed UP RP, uznając, że prowadzenie tych postępowań nie pozbawia powodów możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń w sprawie. Oceniając znaczenie uregulowania przyjętego w art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. wskazać należy, że zawieszenie postępowania ma charakter fakultatywny i występuje ze względu na brak decyzji administracyjnej, która jest konieczna do merytorycznego i formalnego rozstrzygnięcia sprawy i tylko jeżeli jej treść stanowi konieczny element podstawy rozstrzygnięcia merytorycznego lub formalnego sprawy cywilnej. Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów apelacji, Sąd zważył, co następuje:

Zarzut braku legitymacji, w tym błędnego ustalenia przez Sąd, że spółka (...) sp. z o.o. s.k.a. (dalej: (...)) udzieliła zgody na korzystanie przez (...) Sp. z o.o. ze znaków towarowych nie uwzględnia treści uzasadnienia pozwu i dokumentów dołączonych do niego i faktu przekształcenia podmiotowego. Wynika z nich, że spółka (...) jest podmiotem, który przejął (w trybie sukcesji uniwersalnej na zasadach wynikających z ksh) (...) sp. z o.o., a zatem podmiot, który bezspornie był uprawniony ze znaków (...). W konsekwencji, (...) jest obecnie „właścicielem" tych znaków i nie musi uzyskiwać niczyjej zgody na korzystanie z nich i dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia praw ochronnych, których jest podmiotem. Na dzień wytoczenia powództwa, uprawnionym ze znaków była wówczas (...) sp. z o.o. Spółki (...) sp. z o.o. i (...) Sp. z o.o. zajmowały się odpowiednio wytwarzaniem i sprzedażą produktów. Jeśli chodzi o samą zgodę na korzystanie przez (...) (w okresie przed przekształceniem) ze znaków (...), jej istnienie nie ulega wątpliwości. W zał. nr 7 do pozwu powodowie złożyli umowy licencyjne dotyczące korzystania ze znaków (umowy zostały zawarte przez (...) sp. z o.o. z (...) sp. z o.o. oraz (...)sp. o.o.). Z pism powodów wynika, że ich roszczenia obejmują tak samo sformułowany zakaz postępowania wobec pozwanych, z tym, że w odniesieniu do spółki będącej podmiotem praw do znaków (pierwotnie (...), obecnie (...)) są to przede wszystkim przepisy dotyczące ochrony znaków towarowych (art. 296 pwp) oraz przepisy uznk, podczas gdy w odniesieniu do (pierwotnie) spółek (...) przepisy uznk, w szczególności art. 10 i art. 3 ust. 1. i Sąd podziela to stanowisko. W okolicznościach niniejszej sprawy opis zachowania, które pozwoli uniknąć naruszeń praw ochronnych oraz popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji jest zbieżny. Brak zatem rzeczowej potrzeby różnicowania brzmienia żądanych zakazów w odniesieniu do każdego z powodów z osobna. Należy też mieć na uwadze, że obecnie spółka (...) sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do znaków, a po stronie powodowej występują dwie spółki.

Sąd Apelacyjny podziela pogląd Sądu Okręgowego odnośnie przedawnienia roszczeń z tytułu naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe, jak i czynów nieuczciwej konkurencji, iż jeśli czyn trwa, przedawnienie nie może nastąpić. Korzystanie przez pozwanych ze znaków (...) miało miejsce zarówno w chwili wystąpienia z pozwem, jak i trwa nadal.

Sąd podziela stanowisko Sądu Okręgowego co do podobieństwa znaków stron oraz możliwości wprowadzenia w błąd klientów co do pochodzenia towarów, gdyż:

- słowo (...) jest kluczowym elementem spornego znaku, - znak (...) jest znakiem towarowym dobrze znanym na rynku polskim, i kojarzy się z przedsiębiorstwem powodów,

- ze względu na podobieństwo znaków istnieje ryzyko, że kupujący nie dostrzeże różnic i wybierze towar pozwanego w przekonaniu, że nabywa towar strony powodowej,

- kupujący może uważać, że placówki pozwanych pozostają pod kontrolą strony powodowej, a więc kupujący może pomylić się co do organizacyjnych powiązań między stronami. Wszak strony działają od długiego czasu równolegle.

Odnośnie naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. należy stwierdzić, że mimo jego braków uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia zawiera elementy wskazane w tym przepisie i pozwala na kontrolę tego orzeczenia (zob. wyrok SN z 22.5.2003 r., 7.2.2001 r., V CKN 606/00, Legalis).

Należy mieć na uwadze, że istnieją trzy przesłanki, które muszą być spełnione dla uzasadnienia roszczenia wywodzonego z art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp:

1/ podobieństwo towarów,

2/ podobieństwo znaków/oznaczeń,

3/ oraz ryzyko wprowadzenia w błąd.

Apelujący w istocie nie kwestionują dwóch pierwszych przesłanek, tj. nie kwestionują w apelacji, że ich oznaczenia i znaki są podobne do znaków i oznaczeń strony powodowej i że towary, dla których pozwani swoich znaków używają (głównie odzież) są podobne do obuwia (kategorii towarów, dla których znaki z wcześniejszym pierwszeństwem posiada strona powodowa). Pozwani kwestionują jedynie istnienie trzeciej przesłanki, tzn. ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia, gdyż nie wytwarzali i nie wprowadzali do obrotu obuwia, W ocenie Sądu odzież i obuwie są towarami należącymi do tego samego szerzej pojętego rynku ubiorów. Należy jednak pamiętać, że art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp obejmuje zakresem prawa ochronnego na znak towarowy towary nie tylko identyczne, ale także podobne, dla towarów, dla których zarejestrowany jest znak. Zatem art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp nie wymaga aby towary były identyczne.

Odnośnie naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp poprzez błędne przyjęcie, że przysługujące (...) sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w B. i (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. znaki towarowe mają charakter znaków towarowych renomowanych, należy zważyć, że zagadnienie renomy ma w niniejszej sprawie znaczenie dla podstaw roszczeń wywodzonych tylko z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp. Tymczasem podstawa roszczeń o ochronę znaków jest bowiem art. 296 ust. 2 pkt. 2 pwp, co do naruszenia którego nie ma wątpliwości jest wystarczająca do uwzględnienia powództwa, niezależnie od podstawy wynikającej z uznk, opartej na tzw. delikcie pasożytnictwa.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego nie ma sprzeczności między tym, że znak towarowy renomowany może być przedmiotem naruszenia polegającego na wprowadzaniu odbiorców w błąd i równocześnie naruszenia, polegającego na nieuzasadnionym czerpaniu z jego renomy i uzyskiwaniu przez naruszyciela nieuprawnionych korzyści, gdyż w razie przyjęcia koncepcji apelanta, należałoby dojść do wniosku, że ochrona znaku renomowanego jest ograniczona w relacji do ochrony znaku zwykłego, ponieważ nie obejmuje ochrony przed ryzykiem konfuzji.

Nie mogą odnieść skutku zarzuty naruszenia art. 3 ust. 1 uznk zarówno jako samodzielnej podstawy przypisania czynu nieuczciwej konkurencji w postaci tzw. pasożytnictwa, jak i jego zastosowania w funkcji uzupełniającej wobec art. 10 uznk.

Naruszenie przez pozwanych tego przepisu w świetle ustaleń faktycznych nie ulega wątpliwości. Oczywistym jest, że nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami kontynuowanie tradycji rodzinnej lub to, że przedsiębiorca większy konkuruje z mniejszym. Rozstrzygając konkretny spór należy uwzględniać wszystkie okoliczności faktyczne konkretnego przypadku, tak gospodarcze jak i prawne. Już w pozwie powodowie przedłożyli liczne dowody wskazujące na ich pozycję rynkową, w tym na rozpoznawalność oznaczeń (...) oraz skojarzeń, jakie się z nimi wiążą.

Sąd I Instancji zasadnie podkreślił, że przed złożeniem pozwu pozwani zintensyfikowali swą działalność w Internecie, przy czym ta postać prowadzenia sprzedaży wzmacnia ryzyko konfuzji, ponieważ w Internecie zacierają się różnice istniejące w tradycyjnych placówkach handlowych, takie jak np. przewaga lokalizacji sklepów strony powodowej i ich wystroju. Z uwagi na uproszczony sposób zakupu, jeszcze łatwiej dokonać skojarzeń działalności pozwanych z powodami.

Należy podkreślić, że ustalenie ryzyka wprowadzenia w błąd następuje na podstawie oceny sądu opartej na całokształcie okoliczności przy uwzględnieniu właściwego wzorca konsumenta, a prowadzenie dowodu z opinii biegłego nie jest niezbędne w tym celu (tak na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 23 kwietnia 2008 r., sygn. III CSK 377/07). Sąd podziela stanowisko Sądu Okręgowego, że używanie znaków przez pozwanych może im przynieść nienależną korzyść.

Jak wykazano strona powodowa podejmowała liczne działania reklamowe co do swego znaku i wypromowała jego pozytywny wizerunek. Posługując się tym znakiem na oznaczenie działalności (logo) pozwani mogą odnieść nienależną korzyść polegająca na tym, że nie ponosząc takich nakładów na reklamę, stymulują sprzedaż swoich produktów. Stanowi to pasożytnictwo na renomie strony powodowej.

W przypadku znaków towarowych może dojść do zbiegu roszczeń z pwp i uznk. W sytuacjach, w których dochodzi do naruszeń praw wyłącznych i jednocześnie stan faktyczny sprawy umożliwia ochronę na podstawie przepisów uznk, obok roszczeń z art. 296 pwp mogą być podnoszone także roszczenia z art. 18 uznk. Według Sądu Apelacyjnego działanie pozwanych spełnia przesłanki z art. 3 uznk zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Działanie pozwanych narusza dobre obyczaje kupieckie, których zasadą jest, aby konkurować ceną i jakością, a nie żerować na renomie innego przedsiębiorcy, skoro się do tej renomy nie przyczyniło w adekwatny sposób. Naśladownictwo polegające na uzyskiwaniu podobieństwa z produktami renomowanymi wiąże się z ograniczeniem kosztów wejścia na rynek i łatwym pozyskaniem klienteli.

Jak wskazał trafnie Sąd Najwyższy w orzeczeniu VCSK 337/08 z 27 lutego 2009r.: „Zachowaniem sprzecznym z dobrym obyczajem w rozumieniu art. 3 uznk jest działanie o charakterze pasożytniczym. Polega ono na tym, że uczestnik tego samego rynku korzysta z gotowego efektu pracy swojego konkurenta handlowego”. Z kolei w orzeczeniu V ACa 256/07 z 13 lutego 2008r. Sąd Najwyższy wskazał: „Dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyborem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującym na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy.”. Art. 3 § 2 uznk wskazuje, że w szczególności czynami nieuczciwej konkurencji jest wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, co w niniejszej sprawie miało miejsce. Z tych przyczyn Sąd uznał, że zachodziło ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towaru, co uzasadniało roszczenie strony powodowej przewidziane w uznk.

Okoliczność zatem, że pozwani używają swego nazwiska, a nawet, że kontynuują tradycję rodzinną, nie jest wystarczająca do przyjęcia, iż Sąd Okręgowy naruszył art. 3 ust. 1 uznk, skoro posługują się oznaczeniem bardzo podobnym do oznaczeń strony powodowej, które to oznaczenia jest wysoce rozpoznawalne dzięki staraniom pozwanych. Dla przyjęcia takiej oceny nie jest konieczna wina, czy zła intencja ze strony pozwanych. Trudno natomiast dopatrzeć się winy powodów co do takiego stanu rzeczy, również w kontekście art. 5 k.c.

Sąd Okręgowy trafnie zastosował art. 10 ust. 1 uznk, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towaru. Przepis ten przewiduje kryteria podobne jak stosowane na gruncie art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp (ryzyko konfuzji), i może być odniesiony nawet do oznaczeń niezarejestrowanych.

Spełnienie przesłanek deliktu z art. 10 ust. 1 uznk powoduje, że spełniona jest także przesłanka naruszenia lub zagrożenia interesu powodów, która może być wywodzona z art. 3 ust. 1 uznk.

Na płaszczyźnie uznk, także w art. 1, pojęcie rynku nie ma zasadniczego znaczenia. Żadna z przesłanek deliktu niestypizowanego (art. 3 ust. 1) czy deliktu z art. 10 ust. 1 nie odwołuje się do w określony sposób rozumianego rynku. Także substytucyjność nie jest przesłanką wynikającą z przepisów dotyczących ochrony oznaczeń odróżniających.

Błędny jest zarzut naruszenia art. 432 § 1 k.c. w zw. z art. 433 § 1 k.c. poprzez przyjęcie, że nie istnieje jedna firma pozwanych, skoro pozwani jako osoby fizyczne wspólnie prowadzą przedmiotową działalność, a firma przedsiębiorcy jest oznaczeniem indywidualizującym go w całym obrocie gospodarczym, we wszystkich jego przejawach. Należy zwrócić uwagę, że powodowie nie żądali zakazania podawania przez pozwanych słowa (...) jako danych i adresów przedsiębiorcy a zaskarżony wyrok tylko w części uwzgledniający powództwo jest wyważony i uwzględnia interes obu stron, dlatego nie może odnieść skutku także zarzut naruszenia art. 5 k.c. w zw. z art. 153 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 pwp zw. z art. 433 § 1 k.c. i w zw. z art. 23 k.c. odnoszący się do braku proporcjonalności zakazu. Nie można pomijać, że pozwani w przeciągu kilku lat zmienili sposób i zakres swojego zachowania zwiększając skalę swojej działalności przez otwieranie sieci sklepów pod szyldem (...) i sprzedaż internetową. Tego rodzaju działalności powodowie nigdy nie akceptowali, co ma istotne znaczenie dla oceny działalności pozwanych pod względem zgodności z dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 i 2 zwn)

Wreszcie zaskarżony wyrok nie prowadzi do naruszenia art. 5 k.c, jeśli uwzględnić, że strona powodowa, która poniosła wydatki na wypromowanie swojego znaku w określonej postaci żąda ochrony przed naruszeniem przysługujących jej praw.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanych jako bezzasadną na podstawie art.385 kpc.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono w myśl zasady odpowiedzialności za wynik sprawy na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w zw. z art.391 § 1 kpc oraz § 2 pkt 6 w związku z § 10 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.1804 ze zm.) mając na uwadze charakter sprawy i ponadprzeciętny nakład pracy pełnomocników obu stron.

SSA Wojciech Żukowski SSA Paweł Czepiel SSA Józef Wąsik