Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA Edyta Mroczek

Sędzia SA Edyta Jefimko (spr.)

Sędzia SO (del.) Sylwia Urbańska

Protokolant: asystent sędziego Grzegorz Sobczak

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa D. K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w W.

o naruszenie znaku towarowego Wspólnoty

i z powództwa wzajemnego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w W.

przeciwko D. K.

o unieważnienie znaku towarowego

na skutek apelacji powoda głównego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 13 września 2013 r. sygn. akt XXII GWzt 34/12

oddala apelację,

zasądza od D. K. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 56/14

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym 12 października 2012 r., skierowanym przeciwko pozwanemu (...) sp. z o.o. w W., powód D. K. wniósł o:

- zakazanie pozwanemu nakładania oznaczenia „A. (...)a” na wprowadzanych przez niego do obrotu towarach, tj. herbatach lub na ich opakowaniach,

- zakazanie pozwanemu nakładania oznaczenia „(...)” na wprowadzanych przez niego do obrotu towarach, tj. herbatach, lub na ich opakowaniach,

- zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu herbat lub ich opakowań z oznaczeniem „(...)”,

- zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu herbat lub ich opakowań z oznaczeniem „(...)”,

- zakazanie pozwanemu używania oznaczenia ,,A. (...)” w dokumentach handlowych i reklamach herbat, a w szczególności w Internecie,

- zakazanie pozwanemu używania oznaczenia „A. (...)” w dokumentach handlowych i reklamach herbat, a w szczególności w Internecie,

- nakazanie pozwanemu aby wycofał znajdujące się w obrocie opakowania noszące oznaczenie „A. (...)” wprowadzone przez niego do obrotu,

- nakazanie pozwanemu, aby wycofał znajdujące się w obrocie opakowania noszące oznaczenie „A. (...) wprowadzone przez niego do obrotu,

- nakazanie pozwanemu, aby na własny koszt zniszczył opakowania oraz projekty opakowań noszące oznaczenia „A. (...)a”

- nakazanie pozwanemu, aby na własny koszt zniszczył opakowania oraz projekty opakowań noszące oznaczenia „A. (...) (...)”

- nakazanie pozwanemu zamieszczenia w dzienniku (...) na stronie nie dalszej niż numer 5 i w formacie ¼ wielkości strony, oświadczenia o treści: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., wcześniej występująca pod firmą (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., oświadcza, że wprowadzając do obrotu herbaty i posługując się w obrocie oznaczeniem „A. (...)a” dopuściła się naruszenia praw D. K. do wspólnotowego znaku towarowego „A. (...)a”. (...) sp. z o.o. wyraża z tego powodu ubolewanie i oświadcza, że zaprzestała używania oznaczenia „A. (...)a”.

- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda 2 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty;

- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży herbaty w postaci kulek lub innych kształtów, przyjmujących po zaparzeniu postać rozwiniętego kwiatu. W działalności używa oznaczenia słownego „(...)”, będącego znakiem towarowym, na który udzielone zostało prawo ochronne nr (...). Prawo to dotyczy herbat leczniczych, herbaty, herbaty ziołowej, owocowej, herbaty z efektami wizualnymi, herbaty z suszonymi kwiatami, rozwijającymi się w czasie parzenia, herbaty mrożonej i napojów na bazie herbaty. Powód ponadto zarejestrował jako wspólnotowy znak towarowy oznaczenie słowno – graficzne „A. (...)a” dla takich grup towarowych jak: kawy, herbaty, cukier, ryż, tapioka, sago, kawy nienaturalnej, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, miodu, melasy i innych. W jego ocenie oznaczenia: „(...)” i „A. (...)a” w praktyce są tożsame i używane wymiennie , w obu przypadkach kojarzą się z tymi samymi towarami oraz z przedsiębiorstwem powoda. Oferta powoda skierowana jest zarówno do konsumentów , jak i przedsiębiorców - sprzedaje swoje towary m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem http://(...), hoteli, restauracji, ośrodków (...), sklepów specjalistycznych czy agencji reklamowych. Ponosi znaczne nakłady na promocję marki przedsiębiorstwa, inwestuje w reklamy, bierze udział w targach i konkursach, a działania te są ukierunkowane na segment nabywców towarów luksusowych. Powód sprzedaje swoje towary w tzw. bombonierach, wytworzonych z tektury stanowiącej kombinację specjalistycznych uszlachetnień i rozwiązań konstrukcyjnych. Pozwany, który do 27 czerwca 2012 r. posługiwał się nazwą (...) sp. z o.o., również prowadzi sprzedaż herbaty w postaci kulek, rozwijających się po zalaniu ich gorącą wodą i przyjmujących postać kwiatów, posługując się przy tym oznaczeniem „A. (...)a”. Oznaczenia te znajdują się m.in. na stronie internetowej pod adresem http://(...), która do końca września 2012 r. należała do pozwanego i była przez niego administrowana, a po przejęciu jej przez (...) S.A., będącego właścicielem wszystkich udziałów pozwanej spółki, nadal sprzedawane są na niej herbaty z oznaczeniem „A. (...)a” i w nagłówku filmu reklamowego umieszczonego na tej stronie używane było określenie „(...) Ponadto pozwany posługuje się oznaczeniami zawierającymi słowa „A. (...)a” na fakturach sprzedaży, opakowaniach oraz oferując towary do sprzedaży na portalu internetowym http://(...).

W odpowiedzi na pozew pozwany - (...) sp. z o.o. w W. wniosła:

roszczenie wzajemne o unieważnienie A. (...) dla towarów z klasy 30 – herbata, towarów z klasy 35 – advertising, business management, business administration, office functions oraz z klasy 5 – farmaceutyki, a w przypadku unieważnienia znaku o oddalenie powództwa jako oczywiście bezzasadnego,

w przypadku nieuwzględnienia wniosku z punktu 1 – o orzeczenie względem powoda zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego nr (...),

w przypadku nieuwzględnienia wniosków z punktu 1 i 2 – o oddalenie powództwa jako oczywiście bezzasadnego

oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany podniósł, że wspólnotowy znak towarowy powoda A. (...) składa się z oznaczenia służącego w obrocie do oznaczenia rodzaju towaru – herbaty artystycznej. Oznaczenie A. T. jest określeniem nazwy rodzaju herbaty w postaci kulek kwiatowych, które po zaparzeniu rozwijają się w finezyjne kształty i jest od dawna powszechnie stosowane w handlu międzynarodowym przez producentów, dystrybutorów oraz importerów herbat. W obrocie międzynarodowym jest ono traktowane jako nazwa rodzajowa herbaty artystycznej, na równi z takimi nazwami jak G. T., E. G., (...) S.. Oznaczenie A. T. ma charakter opisowy i spełnia wyłącznie funkcję informacyjną, służącą do oznaczania rodzaju herbaty, weszło do języka potocznego i było zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych na długo przed zarejestrowaniem tego znaku towarowego przez powoda. Pozwany podał, że stosuje oznaczenie A. T. do towarów wprowadzanych do obrotu od stycznia 2008 r. tj. na ponad dwa i pół roku przed złożeniem przez powoda wniosku o rejestrację oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego. W jego ocenie w dacie złożenia wniosku istniały i nadal istnieją bezwzględne podstawy odmowy rejestracji wskazane w art. 7 ust. 1 lit. d i c Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Podniósł ponadto, że istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 207/2009 , ponieważ powód działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w dniu 8 kwietnia 2011 r. , gdyż jako podmiot znający branżę miał świadomość, że oznaczenie A. T. jest stosowane powszechnie w obrocie. Importując herbatę z Chin musiał wiedzieć, że producenci, dystrybutorzy i importerzy herbaty m.in. z Chin, powszechnie stosują oznaczenie A. T. jako nazwę rodzajową herbaty. W ocenie pozwanego zgłoszenie przez powoda do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia A. T. było dokonane w celu wyeliminowania konkurentów z rynku lub przynajmniej szkodzenia ich interesom. Prawo powoda do wspólnotowego znaku towarowego narusza przysługujące pozwanemu wcześniejsze prawo krajowe – „prawo z używania” oznaczenia A. T., albowiem pozwany używa tego oznaczenia w stosunku do własnych towarów od stycznia 2008 r. Powyższe w ocenie pozwanego stanowi podstawę do orzeczenia zakazu używania na podstawie art. 110 Rozporządzenia nr 207/2009. Pozwany zarzucił ponadto brak podobieństwa pomiędzy wspólnotowym znakiem towarowym powoda a oznaczeniem A. T. stosowanym przez niego, ponosząc że używa tego oznaczenia tylko w warstwie słownej i w szacie graficznej różnej od znaku powoda, odmiennej w odniesieniu do każdego z towarów – oznaczenie A. T. jest pisane oryginalnymi, różnymi czcionkami, w różnych kolorach. Pozwany podniósł, że używa oznaczenia A. T. wyłącznie w charakterze informacyjnym, na co wskazuje całokształt warstwy graficznej opakowań, na których poza napisem A. T. znajduje się zdjęcie kolorowych kulek kwiatowych oraz jednej, znajdującej się w przezroczystym dzbanku z wodą, już rozwiniętej, i mające postać kwiatu. Poza tym jego oznaczenie zawiera również wyraźne logo spółki umieszczone na zielonym tle, a na dole opakowania znajduje się wnętrze buddyjskiej świątyni. Przy tym przy oznaczaniu swoich towarów pozwany korzysta z dodatkowych słów odróżniających np. G., (...) itp., w zależności od rodzaju herbaty, a te dodatki słowne mają wyłącznie charakter opisowy, gdyż ich celem jest wskazanie rodzaju herbaty. Pozwany podniósł ponadto, że nabywcami towarów powoda są wyłącznie przedsiębiorcy, prowadzący działalność restauratorską i hotelarską, i towary powoda nie są sprzedawane w placówkach handlu detalicznego, wobec czego, z uwagi na rozbieżny krąg odbiorców towarów sprzedawanych przez strony, zachodzi brak możliwości wprowadzenia w błąd. Pozwany zaprzeczył, by wspólnotowy znak towarowy powoda był powszechnie rozpoznawalny i by posiadał podwyższoną renomę.

Wyrokiem z dnia 13 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oddalił powództwo główne i wzajemne, a koszty postępowania w obu sprawach zniósł wzajemnie między stronami.

Powyższy wyrok Sąd Okręgowy wydał na podstawie następujących ustaleń faktycznych i wniosków.

Powód używa oznaczenia słownego „(...)” do oznaczania sprzedawanych przez niego herbat w formie kulek, rozwijających się po zaparzeniu w fantazyjne kształty kwiatów oraz akcesoriów do zaparzania herbat od momentu rozpoczęcia przez niego sprzedaży tego typu herbat, tj. od 2008 r. Herbaty te powód sprowadza z Chin od 2008 r. Nazwa „(...)” została zaproponowana powodowi jako nazwa marketingowa przez dystrybutorów herbaty, z którymi współpracuje. Od 2011 r. powód używa oznaczeń słownych: „(...)” lub „A. (...)a” bądź oznaczeń słowno – graficznych: „(...) lub „A. (...)a”, napisanych białymi literami, z zamieszczonym stylizowanym kwiatem lotosu (rozetą) w złotych barwach, na czarnym tle. Ponosi nakłady na promowanie tego typu herbat poprzez udział w targach i konkursach branżowych, na których otrzymuje wyróżnienia za opakowania, jak również poprzez publikację reklam i tekstów reklamowych w czasopismach i w Internecie. Promuje swoje towary jako artykuły ekskluzywne i jego oferta jest skierowana głównie do klientów instytucjonalnych oraz konsumentów z segmentu nabywców dóbr luksusowych. Powód sprzedaje swoje herbaty w opakowaniach w formie bombonier o czarno – złotej kolorystyce, ze stylizowanymi, fantazyjnymi motywami roślinnymi z oznaczeniem „(...)” lub „A. (...)a” napisanym białymi literami na czarnym tle i z zamieszczonym stylizowanym kwiatem lotosu (rozetą) w kolorze złotym. Pozwany od stycznia 2008 r. sprzedaje herbaty w formie kulek, rozwijających się po zaparzeniu w kształt kwiatów, używając przy tym w nazwach marketingowych i rodzajowych tych produktów sformułowań: (...) (...), herbaty artystyczne, herbaty kwitnące,(...) (...), (...) (...) (...) (...) herbata zielona, (...) (...). Herbaty te sprowadza z Chin. Rozpoczął ich sprowadzanie i sprzedaż na terenie Polski w 2008 r. , niezależnie od powoda. Informację o tego rodzaju herbatach pozwany uzyskał w 2007 r. podczas pobytu właściciela firmy (...) w Chinach i w tym samym roku rozpoczął przygotowania do ich sprzedaży. Oferuje swoje produkty sklepom i sieciom sklepowym, prowadzącym handel detaliczny oraz przez własny sklep internetowy. Produkt pozwanego jest skierowany do ogółu konsumentów, jednak nie jest to produkt masowy, tylko niszowy, sprzedawany w opakowaniach o kształcie typowym dla opakowań w jakich zwykle sprzedaje się herbatę, z różnorodną grafiką w różnych kolorach, z rysunkami obrazowo nawiązującymi do produktu znajdującego się w opakowaniu i z wyeksponowanym logo (...), a wcześniej (...). Przed rozpoczęciem sprzedaży tego typu herbaty pozwany przeprowadzał badania marketingowe w interesującym go segmencie, tj. w powszechnej sieci sprzedaży w sklepach i supermarketach na terenie Polski, na podstawie których ustalił, że tego typu produkt jest nieobecny w polskich sklepach. Pozwany przeprowadził promocję tego produktu w. (...) r. m.in. dołączając bezpłatnie opakowania herbat oznaczanych jako (...)” do innych sprzedawanych przez niego produktów. Decyzją z 17 czerwca 2009 r. Urząd Patentowy udzielił powodowi prawa ochronnego na słowny znak towarowy (...) dla klas towarowych: 05 herbata lecznicza, 30 herbata, herbaty ziołowe, owocowe, herbata z efektami wizualnymi, herbata z suszonymi kwiatami rozwijającymi się w czasie parzenia, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty. Prawo ochronne zostało udzielone z czasem trwania od daty zgłoszenia tj. od 10 lutego 2008 r. Dnia 8 kwietnia 2011 r. powód dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego (...). Dnia 24 listopada 2011 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zarejestrował na rzecz powoda, jako wspólnotowy znak towarowy nr (...), sformułowanie (...) napisane czarnymi literami z zamieszczonym powyżej stylizowanym kwiatem (rozetą) w złotych barwach na białym tle, dla następujących klas towarów i usług: 5 – produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy; 30 – kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód; 35 – reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe. Nazwy takie jak: (...) (...), (...) (...),(...) (...), (...) (...) ,(...) (...),(...) (...) - są powszechnie używane, jako synonimy, w handlu herbatą przez producentów, dystrybutorów, na targach branżowych oraz w handlu detalicznym, w tym również w Internecie, dla oznaczenia produkowanych w C. herbat charakteryzujących się tym, że są one wytwarzane w postaci ręcznie związywanych w kulki listków herbaty z kwiatem w środku, które rozwijają się podczas zaparzania. Bazę do wytwarzania tych produktów mogą stanowić rożne gatunki herbat np. herbata biała czy herbata zielona i poszczególne produkty różnią się kształtami jakie przybierają rozwinięte herbaty po zaparzeniu. Poszczególne produkty, określane grupowo jako (...) (...), mają bardzo różne, fantazyjne nazwy handlowe. Sformułowanie (...) (...) było używane jako nazwa rodzajowa dla określenia kulek zwiniętej herbaty jeszcze przed rozpoczęciem posługiwania się przez powoda nazwami „(...) i „A. (...)a” do oznaczania jego produktów.

Sąd Okręgowy uznał zarówno powództwo główne, jak i wzajemne za bezzasadne. Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 i w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Jak stanowi art. 7 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nie są rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług oraz znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Oznaczenia opisowe lub powszechnie używane w obrocie co do zasady są więc wyłączone od rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego, jednak mogą być one rejestrowane wówczas gdy zostaną zaprezentowane lub zestawione z innymi elementami w taki sposób, że nadają się do odróżniania na rynku przedsiębiorstw

Zasadniczą kwestią dla rozstrzygnięcia sprawy była okoliczność czy nazwa „(...) (...)”, stanowiąca element wspólnotowego znaku towarowego powoda nr (...), jest oznaczeniem wskazującym wyłącznie na właściwości danego towaru. W toku postępowania strona pozwana wykazała, że sformułowanie (...) (...) jest powszechnie stosowane w obrocie jako jedno z określeń dla oznaczenia właściwości herbaty, polegającej na przygotowaniu jej w szczególny sposób – w formie listków zwiniętych w pączki, z kwiatem w środku, rozwijającej się po zalaniu gorącą wodą w fantazyjne formy. Pozwany wykazał wydrukami ze stron internetowych, dokumentami handlowymi oraz zeznaniami świadków, że nazwa (...) (...) jest powszechnie używana dla określenia rodzaju herbaty przez producentów i handlowców w Chinach, podczas targów branżowych na terenie Europy oraz przez podmioty prowadzące sprzedaż internetową herbaty. Na fakt, iż oznaczenie (...) (...) jest nazwą rodzajową wskazuje również okoliczność, iż pozwany używał tej nazwy jako rodzajowej co najmniej od stycznia 2008 r., zamieszczając to oznaczenie na opakowaniach sprzedawanej przez siebie herbaty, podczas gdy powód nie wykazał by w ogóle używał tej nazwy do oznaczania swoich produktów p. (...) r. Okoliczność, iż nazwa (...) (...) nie została dotychczas ujęta w oficjalnych klasyfikacjach towarów i usług (takich jak PKWiU czy klasyfikacji nicejskiej) nie dyskwalifikuje jej jako nazwy rodzajowej ponieważ o tym czy oznaczenie ma taki charakter decyduje faktyczne używanie go w obrocie jako nazwy wskazującej na towar o określonych właściwościach, a nie wpis do urzędowej klasyfikacji. W wyniku powszechnego używania w praktykach handlowych pierwotnie fantazyjne oznaczenie (...) (...) nabrało więc charakteru nazwy rodzajowej. Znak wspólnotowy powoda nr (...) nie składa się jednak wyłącznie z nazwy rodzajowej (...) (...) , lecz zawiera także fantazyjne elementy graficzne w postaci symbolu kwiatu lotosu (rozety), stylizowanej czcionki i kolorystyki czarno-biało-złotej. Część graficzna znaku w żaden sposób nie wskazuje na gatunek, jakość, przeznaczenie, czy inne właściwości oferowanych przez powoda towarów i usług oznaczanych tym znakiem. Ponieważ znak musi być oceniany jako całość, ogólne wrażenie jakie łącznie wywołują zawarte w nim elementy słowne i graficzne, nadają temu oznaczeniu jako całości potencjał wskazywania odbiorcom na pochodzenie oznaczonych nim towarowi i usług od konkretnego przedsiębiorcy (zdolność odróżniającą). Wobec powyższego brak było podstaw do unieważnienia znaku, albowiem występowanie w nim nazwy rodzajowej tylko jako fragmentu oznaczenia, składającego się poza tym z innych elementów, mających dostateczne znamiona odróżniające, nie pozbawia oznaczenia jako całości zdolności odróżniającej. Rejestracja przez powoda nazwy rodzajowej (...) (...), jako elementu słowno – graficznego wspólnotowego znaku towarowego, nie spowodowała jednak wyłączenia jej z domeny publicznej. Ochrona znaku wspólnotowego powoda jest w związku z tym ograniczona, gdyż nie może on zakazać innym przedsiębiorcom używania oznaczeń podobnych do zarejestrowanego gdy w rzeczywistości rejestracji poddana została nazwa rodzajowa. Brak możliwości zakazywania przez uprawnionego ze znaku wspólnotowego używania w takiej sytuacji oznaczeń podobnych przez innych przedsiębiorców wynika z art. 12 lit. c rozporządzenia, zgodnie z którym wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności pod warunkiem, że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Znak powoda, jako znak słaby w warstwie słownej, korzysta ze słabszej ochrony nadawanej w wyniku rejestracji. Pozwany wykazał, że wykorzystuje w swojej działalności słowa (...) (...) wyłącznie jako nazwę rodzajową do oznaczania herbat sprzedawanych w formie kulek rozwijających się po zaparzeniu. Natomiast nie używa pozostałych elementów znaku wspólnotowego powoda, a w szczególności elementów graficznych. Zarówno grafika jak i kolorystyka opakowań produktów pozwanego diametralnie różni się od znaku zarejestrowanego oraz innych oznaczeń stosowanych przez powoda. Ponadto pozwany rozpoczął sprzedaż produktów oznaczanych nazwą (...) (...) wcześniej od powoda i powód nie wykazał by pozwany w jakikolwiek sposób sugerował istnienie powiązań pomiędzy nim a przedsiębiorstwem powoda, jak też by kiedykolwiek u odbiorców towarów lub usług doszło do pomylenia przedsiębiorstw pozwanego i powoda. Powyższe świadczy o tym, że oznaczenie (...) (...) jest używanie przez pozwanego zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Wobec ustalenia, iż pozwany może posługiwać się oznaczeniem (...) (...), jako nazwą rodzajową na podstawie art. 12 lit. c rozporządzenia bezprzedmiotowe było żądanie orzeczenia względem powoda zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego nr (...). Z tych samych powodów sąd oddalił wnioski dowodowe powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych na okoliczność renomy i rozpoznawalności marki powoda, wysokości korzyści uzyskanych przez pozwanego w związku z posługiwaniem się oznaczeniem (...) (...) oraz wysokości opłat licencyjnych , jakie powód mógłby uzyskać za posługiwanie się przez pozwanego oznaczeniem (...) (...), jako nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.).

Apelację od powyższego wniósł powód zaskarżając go w części, to jest w punkcie I i III , wnosząc o uchylenie orzeczenia w zaskarżonym zakresie, z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji, z pozostawieniem temu sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

1. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i uznanie, że oznaczenie „(...) (...)" w wyniku powszechnego używania w praktykach handlowych nabrało charakteru nazwy rodzajowej, podczas gdy jest to ustalenie nieprawidłowe, zważywszy na fakt, że:

a. spójne i konsekwentne zeznania świadków przesłuchanych na wniosek strony pozwanej wskazują, że nazwa ta nie była znana i używana na rynku w latach 2008 lub 2009, a sąd pierwszej instancji nie wskazał jakie okoliczności i dowody skłoniły go do uznania, że oznaczenie to stało się nazwą rodzajową i kiedy to nastąpiło;

b. wydruki ze stron internetowych zaprezentowane przez stronę pozwaną nie są reprezentatywne ze względu na fakt, że pochodzą one jedynie od kilku przedsiębiorstw zajmujących się wprowadzaniem do obrotu herbaty, a firmy te używają również oznaczeń zamiennych;

c. dane ze stron internetowych sprzedawców pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie powinny być brane przez sąd pod uwagę i mieć dla rozstrzygnięcia sprawy żadnego znaczenia ze względu na fakt, że Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., ma swój skutek bezpośredni i jest stosowane jedynie w państwach, które do strefy tej należą i wyłącznie w odniesieniu do nich powinno się badać znaczenie oznaczenia „(...) (...)";

d. zakreślone przez sąd pierwszej instancji granice rynku asortymentowego ograniczają się jedynie do badania produktu będącego kompozycją herbat tworzących kulkę rozkwitającą po zaparzeniu, którą sąd wiąże z oznaczeniem „(...) (...)", podczas gdy rynek ten jest zdecydowanie szerszy i obejmuje takie m.in. herbaty jak czarną, czerwoną, białą i inne, a dla każdej z nich powód na zasadzie wyłączności ma prawo posługiwać się oznaczeniem stanowiącym wspólnotowy znak towarowy i które z całą pewnością nie są kojarzone z zastrzeżonym oznaczeniem;

2. art. 217 § 3 k.p.c., 227 k.p.c. i art. 228 § 1 k.p.c. poprzez ustalenie, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie wymaga wydania opinii przez biegłego, a okoliczności sporne zostały w dostatecznym stopniu wyjaśnione, podczas gdy brak bezstronnej opinii biegłego i oparcie wyroku wyłącznie na twierdzeniach i dowodach dostarczonych przez pozwanego skutkował dowolnymi, a nie swobodnymi ustaleniami sądu pierwszej instancji w zakresie zdefiniowania rynku towarowego i terytorialnego, a także przypisaniem przez sąd oznaczenia „(...) (...)" do herbat jako najbardziej ogólnej kategorii towarów, w sytuacji gdy herbaty nie są z tą nazwą utożsamiane;

3. naruszenie przepisu art. 12 lit. c rozporządzenia polegające na przyjęciu, że powód nie może zakazać posługiwania się oznaczeniem „(...) (...)" dla kategorii towarów jakimi są herbaty, podczas gdy ustalenie to jest błędne, bowiem oznaczenie to nie wskazuje na rodzaj towaru jakimi są herbaty i ma silny charakter odróżniający ze względu na brak powszechnego kojarzenia słowa „(...)" z towarem jakim jest herbata.

W piśmie procesowym z dnia 2 lipca 2014 r. złożonym już po zamknięciu rozprawy przez sąd odwoławczy powód wniósł o otwarcie na nowo zamkniętej rozprawy i dopuszczenie dowodów z dokumentów w postaci : informatora z targów (...) W. Cup (...) wystawa i sympozjum” przeprowadzonych w dniach 11-13 lutego 2014 r., opisu pakowanych herbat o numerze(...) , opisu i broszury reklamowej herbaty organicznej (...) i opisu herbaty (...) , fotografii suszonych herbat i samych herbat, pisma (...) do powoda z dnia 20 lutego 2014 r., ofert handlowych firm (...), wydruków wiadomości e – mail , dowodu nadania korespondencji przez (...) spółkę z o.o. do M. H. - na okoliczność nazw jakimi posługują się przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkt w postaci kulek , które rozwijają się po zaparzeniu i braku powszechnego używania w branży sprzedawców herbaty określenia „(...) (...)”. Jako przyczynę zgłoszenia powyższych wniosków dowodowych już po zamknięciu rozprawy apelacyjnej apelujący wskazał okoliczność, iż nie istniały one w chwili wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Przede wszystkim nie zasługiwał na uwzględnienie wniosek o otwarcie zamkniętej rozprawy na nowo - na podstawie art. 225 k.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo, gdy uzasadnia to wynik postępowania dowodowego (art. 224 § 2 k.p.c. ) lub przebieg narady sędziowskiej (art. 324 k.p.c.). Obligatoryjne jest otwarcie rozprawy, gdy istotne okoliczności ujawniły się po zamknięciu rozprawy (art. 316 § 2 k.p.c.). W ocenie Sądu Apelacyjnego w rozpoznawanej sprawie nie zaistniały żadne okoliczności uzasadniające otwarcie na nowo zamkniętej rozprawy. Na rozprawie apelacyjnej w dniu 30 czerwca 2014 r. nie były przeprowadzane żadne dowody, ponadto apelujący nie wykazał ,aby po jej zamknięciu ujawniły się istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności i dowody. Już z treści samego wniosku wynika, iż ujawniły się one - zdaniem powoda - po wydaniu wyroku , ale przez sąd pierwszej instancji. Okoliczność tę potwierdzają daty , jakie znajdują się na załączonych do wniosku dokumentach ( najpóźniejsze pochodzą z lutego 2014 r.). Z uwagi na powyższe brak było podstaw do zastosowania art. 225 k.p.c.

Nietrafny okazał się zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 217 § 3 k.p.c., 227 k.p.c. i art. 228 § 1 k.p.c. na skutek oddalenia wniosków strony powodowej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych. Wydanie postanowienia dowodowego powinno poprzedzać zbadanie: „istotności" danego faktu dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.), potrzeby udowodnienia takiego faktu, dopuszczalności przeprowadzenia danego środka dowodowego, stopnia przyczynienia się określonego środka dowodowego do dostatecznego wyjaśnienia okoliczności, na którą dowód został zgłoszony lub kwestii, czy dowód nie został powołany wyłącznie dla opóźnienia rozpoznania sprawy (art. 217 § 2 k.p.c.). Art. 217 § 3 k.p.c. przesądza, że o zakresie postępowania dowodowego rozstrzyga sąd, który pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione. Sąd nie jest obowiązany do uwzględniania kolejnych wniosków dowodowych strony tak długo, aż udowodni ona korzystną dla siebie tezę i pomija je od momentu dostatecznego wyjaśnienia spornych okoliczności sprawy (por. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1951 r., C 478/50, OSNC 1951/2/56, z dnia 27 września 1960 r., I CR 601/59, OSNC 1962/2/43, z dnia 26 października 1960 r., II CR 444/59, OSNCK 1961/ 4/118 oraz z dnia 19 marca 1997 r., II UKN 45/97, OSNAPiUS 1998/1/24).

Powód w pozwie zgłosił wnioski o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłego sądowego z zakresu towaroznawstwa lub ochrony znaków towarowych na okoliczność :

- wartości sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej , jaką pozwany zobowiązany byłby uiszczać na jego rzecz tytułem opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku „A. (...)a”,

-przysługujących powodowi praw ochronnych na znaki towarowe „(...) oraz „A. (...)a”, naruszenia przez pozwanego praw ochronnych do wspólnotowego znaku towarowego „A. (...)a”, tożsamości produktów stron, możliwości wprowadzenie nabywców herbat w błąd co do ich pochodzenia, pozycji powoda jako sprzedawcy herbaty na rynku, renomy jaką się cieszy na rynku sprzedaży herbat, znajomości jego towarów wśród potencjalnych nabywców, wizerunku jego produktów i ich marki na rynku, reputacji jaką cieszą się towary powoda na rynku, podwyższonej znajomości marki powoda na rynku, jej siły odróżniającej, renomy, nakładów ponoszonych na wykreowanie wizerunku przedsiębiorstwa powoda na rynku i działań podejmowanych w związku z jego obroną, czerpania przez pozwanego nienależnych korzyści z renomy towarów powoda na skutek wykorzystania oznaczenia „A. (...)a” i nienależnie uzyskanych przez pozwanego korzyści na skutek posługiwania się oznaczeniem „A. (...)a”.

Zasadnie Sąd Okręgowy stwierdził, iż w sytuacji , gdy skarżący nie wykazał naruszenia przez pozwanego wspólnotowego znaku towarowego „A. (...)a” prowadzenie postępowania dowodowego na okoliczność ustalenia wysokości poniesionej przez powoda szkody oraz wartości nienależnie uzyskanych przez pozwanego korzyści było zbędne. Natomiast dla ustalenia tożsamości produktów stron, możliwości wprowadzenie nabywców herbat w błąd co do ich pochodzenia, pozycji powoda (renomy) jaką się cieszy na rynku sprzedaży herbat, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego nie było celowe. Ustalenie możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru lub innych jego cech, w tym renomy, należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, gdyż jest to fakt o charakterze prawotwórczym, który podlega dowodzeniu zgodnie z regułami określonymi w prawie procesowym cywilnym (art. 227-305 k.p.c.). Mogą być zatem na tę okoliczność powoływane środki dowodowe z katalogu określonego w tych przepisach, w tym również dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność zarówno podobieństwa towarów lub ich opakowań, jak i możliwości konfuzji co do określonych ich cech. Prowadzenie dowodu z opinii biegłego nie jest jednak niezbędne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07, OSNC 2009/6/88). Europejski Trybunał Sprawiedliwości, dążąc do ujednolicenia orzecznictwa wspólnotowego, przyjął normatywną definicję znaku renomowanego jako znaku znanego znacznej części relewantnych odbiorców, a więc odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem. Wykazanie renomy znaku wymaga więc udowodnienia takich okoliczności faktycznych, jak udział znaku w rynku i jego intensywność, zasięg geograficzny, okres używania, wielkość inwestycji poniesionych na jego promocję, charakter oznaczonego nim towaru, postrzeganie jakości i cech użytkowych towaru przez konsumenta (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r., C-375/97, w sprawie (...) przeciwko (...) S.A., z dnia 6 lutego 2007 r., T-477/04, w sprawie A. af 21. november 2001 przeciwko (...) i z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07, w sprawie (...) Inc. przeciwko (...) Ltd.). W świetle stanowiska judykatury zadaniem biegłego nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz naświetlenie i umożliwienie wyjaśnienia przez sąd okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez biegłego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 1969 r., I CR 140/69, OSNC 1970/5/85; uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 360/06, LEX nr 238973). Skoro apelujący nie wykazał okoliczności faktycznych, które mogłyby zostać zanalizowane i ocenione przez biegłego, to w tej sytuacji pominięcie przez sąd pierwszej instancji tego dowodu należy ocenić jako prawidłowe.

Wbrew zarzutom skarżącego Sąd Okręgowy nie dopuścił się także naruszenia art.233§1 k.p.c. Dla skuteczności zarzutu naruszenia tego przepisu nie jest wystarczające samo stwierdzenie o wadliwości dokonanych ustaleń faktycznych, odwołujące się do stanu faktycznego, który w przekonaniu strony skarżącej odpowiada rzeczywistości. Konieczne jest tu wskazanie , czego powód nie uczynił, przyczyn dyskwalifikujących postępowanie sądu w tym zakresie, w szczególności jakie kryteria zostały naruszone przy ocenie dowodów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2001 r. , IV CKN 970/00 Lex nr 52753). Zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy w sposób prawidłowy ustalił stan faktyczny stanowiący podstawę rozstrzygnięcia. Przeprowadzając wnikliwe postępowanie dowodowe uwzględnił całokształt materiału dowodowego, wyciągając z dokonanej analizy dowodów prawidłowe pod względem logicznym wnioski. Wbrew zarzutom skarżącego pozwany wykazał dowodami z zeznań świadków: A. B., M. G., P. W. oraz P. K., a także zeznaniami przesłuchanego w charakterze strony pozwanej T. C., że od stycznia 2008 r. używał oznaczenia „(...) (...)” jako nazwy rodzajowej sprzedawanej przez siebie herbaty. W tym czasie, jak również w chwili zgłoszenia do rejestracji przez apelującego wspólnotowego znaku towarowego „A. (...)a”, sformułowanie (...) (...) było powszechnie stosowane w obrocie jako jedno z określeń dla oznaczenia właściwości herbaty, polegającej na przygotowaniu jej w szczególny sposób – w formie listków zwiniętych w pączki, z kwiatem w środku, rozwijającej się po zalaniu gorącą wodą w fantazyjne formy. Poszczególne produkty oferowane na rynku, a określane grupowo jako (...) (...), miały i mają bardzo różne, fantazyjne nazwy handlowe, przy czym bazę do ich wytwarzania stanowią rożne gatunki herbat np. herbata biała czy herbata zielona . Określenie (...) (...) było stosowane zarówno przez producentów i handlowców w C., ale również podczas targów branżowych, w tym targów, które odbyły się na terenie Europy w W., N. i P. (zeznania świadka M. G. k- 637) . O powszechnym używaniu tego oznaczenia w obrocie międzynarodowym świadczy m.in. treść wydruku ze strony internetowej (...) stanowiącej portal skupiający sprzedawców, dystrybutorów, eksporterów i importerów herbaty z całego świata, który zawiera międzynarodową wyszukiwarkę produktów ( k- 651 i k- 692-693 ) . Nazwa „(...) (...)” jest stosowana również w (...), m.in. na terenie Wielkiej Brytanii, Szwecji , czy Polski, co potwierdzają złożone przez pozwanego wydruki internetowe ( k- 497, 504-505, 687-689 i 690-691). Na terenie Polski oznaczeniem tym posługuje się nie tylko strona pozwana, ale również marka T. (k- 293, 298 i 379). Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż Sąd Okręgowy prawidłowo poczynił ustalenia dotyczące faktycznego sposobu używania oznaczenia (...) (...) w sektorze, w którym następuje wymiana handlowa towaru w postaci tego rodzaju herbaty.

Nie doszło również do naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisów prawa materialnego.

Znakiem towarowym może być dowolne oznaczenie, w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna lub zestawienie tych nadające się do odróżniania w obrocie towarów pochodzących od jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw. Podstawową funkcją, istotą znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorstw. Rolą znaku towarowego jest odróżnianie w taki sposób, który nie wprowadza uczestników obrotu w błąd, co do pochodzenia poszczególnych towarów. Tak więc znakiem towarowym może być wyłącznie oznaczenie , do używania którego można przyznać prawo wyłączne tylko jednemu podmiotowi przy jednoczesnym zachowaniu prawa swobodnego dostępu innym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Rolą znaku towarowego jest przekazywanie informacji o pochodzeniu towaru z oznaczonego przedsiębiorstwa, a nie o towarze. Zasada swobodnego dostępu wszystkich przedsiębiorców do oznaczeń służących przekazywaniu informacji o towarach i ich cechach lub właściwościach nie zezwala na ich monopolizację przez jednego tylko uczestnika rynku. W piśmiennictwie występuje kategoria tzw. znaków wolnych, czyli znaków słownych, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, w celu wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości czy też ilości( por. Karol Sirocki glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r., III CSK 120/09, Lex nr 585820 opubl. Gdańskie Studia Prawnicze- Przegląd Orzecznictwa 2011, Nr 3 s. 67- 76). Taka właśnie sytuacja w zakresie oznaczenia (...) (...) ma miejsce w rozpoznawanej sprawie.

U podstaw art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. leży interes ogólny, który wymaga, aby oznaczenia lub wskazówki opisujące właściwości towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację, mogły być swobodnie używane przez wszystkich. Przepis ten zapobiega zatem temu, aby takie oznaczenia lub wskazówki, ze względu na ich rejestrację w charakterze znaku towarowego, były zastrzeżone tylko dla jednego przedsiębiorstwa ( por. wyrok TS z dnia 2 kwietnia 2009 r., T – 118/06, Lex nr 488345). Składające się na znak towarowy oznaczenia lub wskazówki, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych lub utrwalonych praktykach handlowych dla oznaczania towarów lub usług oznaczonych tym znakiem, nie są właściwe dla odróżniania towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, a tym samym nie spełniają podstawowej funkcji takiego znaku - poza przypadkiem, gdy używanie tych oznaczeń lub wskazówek pozwoliło im nabyć odróżniający charakter ( por. postanowienie TS z dnia 5 października 2004 r., C – 192/03 P , Lex nr 1353653 ).

Powodowi przysługuje wspólnotowy znak towarowy słowno- graficzny „A. (...)a” . Zasadnie zatem Sąd Okręgowy ocenił jego charakter odróżniający nie ograniczając się do analizy wyłącznie elementu słownego , ale poprzez całościowe postrzeganie tego znaku przez właściwy krąg odbiorców. W istocie sama okoliczność, że element słowny rozpatrywany oddzielnie jest pozbawiony charakteru odróżniającego, nie wyklucza możliwości, że tworzona przez niego kombinacja z warstwą graficzną nadaje mu taki charakter. W znakach towarowych kombinowanych, oprócz elementu słownego, który z reguły ma charakter dominujący, występują również inne elementy (np. graficzne), które umożliwiają odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów przedsiębiorców konkurencyjnych, jak również umożliwiają identyfikację danego producenta tak oznaczonego towaru. Oznacza to, że w świadomości zbiorowej odbiorców produktu wykształciło się jednoznaczne skojarzenie między danym oznaczeniem a towarem, wyróżniające go jako pochodzący od danego przedsiębiorcy ( por. wyroki -Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 r., I ACa 1047/08, LEX nr 519268 i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2008 r., sygn. akt II GSK 334/08, LEX nr 489168). Z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, aby właściwy krąg odbiorców towarów stron sformułowanie (...) (...) ( czyli element słowny znaku powoda) traktował nie jako oznaczenie informujące o właściwościach towaru – rodzaju herbaty, tylko jako informację o pochodzeniu towaru z oznaczonego przedsiębiorstwa. Prawidłowo Sąd Okręgowy doszedł więc do przekonania, iż przyznanie skarżącemu wyłączności na przedmiotowe oznaczenie służące w obrocie handlowym do opisywania cech towarów, doprowadziłoby do zaburzeń w obrocie gospodarczym poprzez monopolizację przez jednego przedsiębiorcę oznaczenia należącego do domeny publicznej.

Uznając apelację za bezzasadną Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c., orzekł o jej oddaleniu . O kosztach postępowania apelacyjnego rozstrzygnięto na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. , art. 108 § 1 k.p.c. oraz art.391 § 1 k.p.c. oraz. § 12 ust. 1 pkt. 2 w zw. § 10 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzając od strony powodowej na rzecz strony pozwanej tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego kwotę 630 zł.

MS/C Wyr.4 Wyrok Sądu odwoławczego