Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 27 października 2004 r., III CK 410/03
Użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym
jest dozwolone, jeżeli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu
gospodarczych powiązań pomiędzy uprawnionym ze znaku a używającym go
w tym celu.
Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący)
Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
Sędzia SN Gerard Bieniek
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "F.", S.A. z siedzibą w T. i "F.A.", S. A.
z siedzibą w T. przeciwko Sławomirowi B. o zakazanie używania znaków
towarowych i zadośćuczynienie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w
dniu 27 października 2004 r. kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w
Krakowie z dnia 12 marca 2003 r.
uchylił zaskarżony wyrok w pkt 2 i 3 i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi
Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi
rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 28 marca 2002 r. Sąd Okręgowy – Sąd Gospodarczy w
Krakowie, uwzględniając powództwo "F.", S.A. w T. i "F.A.", S.A. w T. zakazał
pozwanemu Sławomirowi B. używania znaków towarowych "F.", "A.R." i "L." na
budynkach centrali prowadzonej działalności gospodarczej, na budynkach
oddziałów i przedstawicielstw oraz punktów serwisu samochodowego i w
działalności reklamowej, nakazał opublikowanie w terminie 14 dni od
uprawomocnienia się wyroku w ogólnopolskich dziennikach „Gazeta Wyborcza” i
„Rzeczpospolita” oświadczenia o treści „Sławomir B., prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą »E.M.F.« z siedzibą w K., informuje konsumentów, że
oddziały i przedstawicielstwa »E.M.F.« nie są autoryzowanymi punktami sprzedaży
części zamiennych do samochodów marki Fiat, Lancia i Alfa Romeo. W związku z
powyższym Sławomir B. pragnie przeprosić firmy »F.« S.A. w T. i »F.A.« S.A. w T.
oraz klientów tych firm za ewentualne zaistniałe pomyłki” i upoważnił powodowe
spółki do opublikowania tego oświadczenia na koszt powoda, na wypadek
uchylenia się przez niego od tego obowiązku. Z dokonanych ustaleń wynika, że
powodowe spółki prowadzą działalność polegającą w szczególności na produkcji i
sprzedaży samochodów oraz części zamiennych. Spółkom tym przysługuje
wynikające z rejestracji prawo do znaków towarowych słownych i słowno-
graficznych "F.", "A.R." i "L.". Autoryzowane przez powódki punkty sprzedaży i
serwisu oznaczane są nazwą punktu sprzedaży oraz znakami słowno-graficznymi
"F.", "A.R." i "L.", umieszczonymi w linii poziomej nad wejściem do punktu
sprzedaży, a ponadto znaki te umieszczone są w witrynach i na odrębnym
postumencie przed wejściem do budynku.
Pozwany od 1991 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na
sprzedaży części zamiennych do samochodów "F.", "A.R." i "L.", ale nie jest
sprzedawcą autoryzowanym. Sprzedaje przeważnie części nieoryginalne,
nieautoryzowane i nieoznaczone znakami powódek, tańsze od oryginału o 25-40%,
a tylko część asortymentu stanowią części zamienne kupione od autoryzowanych
sprzedawców. Punkty sprzedaży i punkty serwisowe prowadzone przez pozwanego
oznaczane są nazwą „E.M.F.” nad wejściem do budynku oraz umieszczonymi w
jednej linii poziomej obok lub poniżej tej nazwy znakami "F.", "A.R." i "L.". W
reklamach pozwany określa się jako „generalny importer i dystrybutor części
zamiennych do samochodów włoskich”. Sposób posługiwania się przez pozwanego
znakami towarowymi przysługującymi powódkom wprowadza niektórych klientów w
błąd co do pochodzenia części zamiennych, zwłaszcza że w punktach sprzedaży
części te nie są eksponowane odrębnie od innych towarów, a także co do tego, że
pozwany jest autoryzowanym importerem i dystrybutorem tych części.
W tym stanie faktycznym, w ocenie Sądu Okręgowego, zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz.
17 ze zm. – dalej: "u.z.t."), zgodnie bowiem z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 ze zm.), do stosunków powstałych przed jej wejściem w życie stosuje się
przepisy dotychczasowe. Sąd Okręgowy uznał, że posługiwanie się przez
pozwanego znakami towarowymi powodów wykraczało poza informacyjne użycie
znaku, a sposób ich eksponowania sugerował powiązania handlowe z powódkami.
Użycie znaków towarowych słowno-graficznych także w reklamach oraz sposób ich
eksponowania mogło stworzyć błędne przekonanie, że pozwany jest
autoryzowanym dilerem części zamiennych, co uzasadnia twierdzenie o naruszeniu
przez niego art. 20 ust. 1 i 2 u.z.t. Ponadto działalność pozwanego jest sprzeczna z
dobrymi obyczajami, wykorzystuje bowiem renomę powódek, co stanowi także czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze
zm. – dalej: "u.z.n.k.").
Na skutek apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia
12 marca 2003 r. zmienił powyższy wyrok w ten tylko sposób, że oddalił powództwo
w części dotyczącej słownych znaków towarowych, w pozostałym zakresie apelację
oddalił. Podzielił dokonane w sprawie ustalenia i uznał, że sposób użycia znaków
przez pozwanego stwarzał ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarów. W ocenie
tego Sądu, całkowity zakaz posługiwania się tymi znakami, a zwłaszcza znakami
towarowymi słownymi, uniemożliwia jednak korzystanie z nich nawet w zakresie
dozwolonej działalności informacyjnej, w tej zatem części wyrok Sądu pierwszej
instancji podlegał zmianie. Wykorzystywanie natomiast znaków towarowych
słowno-graficznych nie jest, w ocenie Sądu Apelacyjnego, niezbędne do informacji
o oferowanych towarach.
Wyrok powyższy w części oddalającej apelację zaskarżył kasacją pozwany,
zarzucając naruszenie art. 19 u.z.t. oraz art. 10 i 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. i wnosząc o
uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje: (...)
Skarżący zarzucał naruszenie art. 19 u.z.t. przez orzeczenie całkowitego
zakazu używania słowno-graficznych znaków towarowych, także dla wypełniania
przez nie funkcji informacyjnej, chociaż taki zakaz wykracza poza zakres ochrony
wynikający z rejestracji znaku towarowego, a także przez uznanie, że używanie
takich znaków narusza prawa powódek, chociaż nie ma bezprawności ze względu
na wyczerpanie praw do znaku. Nie może budzić wątpliwości, że funkcja znaku
towarowego nie sprowadza się wyłącznie do odróżniania towarów pochodzących od
określonego producenta od towarów pochodzących od innego producenta. Funkcja
odróżniająca jest funkcją podstawową, ale nie jedyną; znaki towarowe pełnią także
funkcje informacyjne i reklamowe.
Jak wynika z ustaleń, pozwany używa znaków towarowych powódek w dwóch
celach: po pierwsze, dla reklamy i informacji o sprzedaży oryginalnych części
zamiennych, pochodzących od powódek, po drugie, dla reklamy i informacji o tym,
do jakich samochodów części te są przeznaczone. Ocena, czy i w jakim zakresie
pozwany jest uprawniony do używania znaków w tych celach, nie może być
dokonana bez uwzględnienia kwestii tzw. wyczerpania prawa z rejestracji znaku
towarowego. W przeciwieństwie do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej, która w art. 155 ust. 2 reguluje tę kwestię, ustawa o
znakach towarowych nie mówiła nic o ograniczeniu praw wynikających z rejestracji
znaku towarowego ze względu na wyczerpanie prawa. Doktryna wykształciła termin
„wyczerpanie praw” dla uzasadnienia potrzeby zapewnienia swobody cyrkulacji
towarów na rynku. Zgodnie z zasadą wyczerpania praw, pierwsze legalne
wprowadzenie do obrotu oznaczonego znakiem towarowym produktu przez osobę
uprawnioną, tj. podmiot prawa z rejestracji albo osobę przez nią upoważnioną,
powoduje wygaśnięcie uprawnienia do ponownego wprowadzania towaru do
obrotu. Oznacza to, że uprawniony ze znaku towarowego nie może się sprzeciwić
dalszemu wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli
oczywiście następuje to legalnie.
W doktrynie przyjmowano również, że osoby wprowadzające towar oznaczony
tym znakiem po raz kolejny do obrotu, mogą go reklamować, używając do tego celu
tego znaku. Jest to bez wątpienia trafne stanowisko, jeżeli bowiem legalna jest
działalność polegająca na kolejnym wprowadzaniu na rynek towarów oznaczonych
znakiem, czemu uprawniony ze znaku nie może się sprzeciwić, to musi być także
dopuszczona możliwość posługiwania się znakiem w celu informowania o towarze i
reklamy. Wyczerpanie praw z rejestracji znaku nie ogranicza się zatem do funkcji
odróżniającej znaku, ale dotyczy także jego funkcji reklamowej i informacyjnej. Bez
możliwości reklamy sprzedawanego towaru przy użyciu znaku sprzedawca byłby
pozbawiony prawa podawania do publicznej informacji o nim.
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasada ta
przesądzona została kilkakrotnie, m.in. w orzeczeniu z dnia 4 listopada 1997 r. w
sprawie C-337/95, Parfums Christaian Dior BV przeciwko Evora BV, z
zastrzeżeniem, że sposób reklamowania i informowania o towarze nie może
szkodzić reputacji znaku chronionego rejestracją. Z orzecznictwa Trybunału wynika
także, na co trafnie powołuje się skarżący, że wyczerpanie praw ze znaku dotyczy
również takiej sytuacji, w której podmiot prowadzący legalnie działalność
gospodarczą polegającą na naprawie samochodów, reklamuje ją przy użyciu
znaków towarowych, jakimi oznaczane są te samochody (orzeczenie z dnia 23
lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG i BMW Niederland
BV przeciwko Ronald Karel Deenik). Jak wskazał Trybunał, bez umieszczania
znaków w pobliżu warsztatu lub w reklamie prowadzący warsztat nie mógłby
informować potencjalnych klientów, jakie samochody naprawia. Takie zatem
reklamowe i informacyjne użycie cudzego znaku towarowego jest dozwolone, jeżeli
jednak nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań
pomiędzy uprawnionym ze znaku a używającym go w celu reklamy i informacji o
sprzedawanych towarach czy prowadzonej działalności. Takie użycie znaku nie
może sugerować w szczególności, że używający znaku należy do sieci handlowej
lub usługowej zorganizowanej przez uprawnionego ze znaku.
Jak ustalono, pozwany używa znaków towarowych powódek zarówno w celu
informacji i reklamy wprowadzonych już przez nie na rynek części zamiennych
oznaczonych tymi znakami, jak i dla informacji i reklamy działalności gospodarczej
polegającej na sprzedaży części zamiennych do samochodów włoskich marek.
Przez posługiwanie się znakami informuje potencjalnych klientów o tym, do jakich
samochodów pasują sprzedawane przez niego części. Takie działanie może być
zatem uznane za dozwolone pod warunkiem, że nie wprowadza klientów w błąd co
do istnienia powiązań gospodarczych i nie szkodzi reputacji znaku. Nie może być
obecnie kwestionowane, że sposób posługiwania się przez pozwanego znakami
powódek stwarza ryzyko konfuzji odnośnie do tego, że pozwany należy do sieci
handlowej i usługowej powódek. Pozwany znaki te umieszcza na budynkach swoich
punktów sprzedaży i serwisu w taki sam lub bardzo podobny sposób jak
autoryzowani dilerzy strony powodowej. Stanowi to nie tylko o naruszeniu praw ze
znaku towarowego w rozumieniu art. 19 u.z.t., ale także świadczy o wdzieraniu się
w klientelę strony powodowej i korzystaniu z jej renomy, co wypełnia dyspozycję
deliktu określonego w art. 3 oraz 19 ust. 1 u.z.n.k. Również w reklamach pozwany
eksponuje znaki towarowe w taki sposób, że sugerują powiązania gospodarcze ze
stroną powodową, a w punktach sprzedaży oryginalne części pomieszane są z
częściami innych producentów, co może szkodzić reputacji znaku. Uznanie zatem
przez Sąd Apelacyjny, że stronie powodowej służy ochrona prawna przed tego typu
działaniami jest uzasadnione.
Mimo to zaskarżony wyrok podlega uchyleniu. Pomijając oczywistą
niekonsekwencję stanowiska Sądu Apelacyjnego, który uznał za dopuszczalne
posługiwanie się słownymi znakami towarowymi powódek, a odmówił tego prawa w
stosunku do znaków słowno-graficznych, chociaż sposób posługiwania się nimi jest
taki sam, rozważenia wymaga, czy całkowity zakaz posługiwania się przez
skarżącego znakami słowno-graficznymi jest uzasadniony. Należy przyznać rację
skarżącemu, gdy twierdzi, że Sąd drugiej instancji nie rozważył konsekwencji, jakie
dla możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez pozwanego taki zakaz
wywołuje. W sytuacji, w której działalność gospodarcza skarżącego jest legalna,
wydanie orzeczenia wymaga wyważenia interesów obu stron. Ochrona prawa z
rejestracji znaku przed naruszeniami nie może sięgać tak daleko, by uniemożliwiać
prowadzoną legalnie działalność gospodarczą drugiej strony. Wyjaśnienia zatem
wymaga, czy możliwe jest ograniczenie zakazu używania znaków słowno-
graficznych w taki sposób, aby – eliminując ryzyko wprowadzania klientów w błąd
co do istnienia gospodarczych powiązań między stronami i przejmowania klienteli –
dopuścić możliwość posługiwania się nimi dla wypełnienia dozwolonej funkcji
informacyjnej i reklamowej. Dopiero wówczas, gdyby okazało się to niemożliwe,
orzeczenie całkowitego zakazu byłoby uzasadnione.
Wobec powyższego Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 39313
k.p.c.).