Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CSK 23/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 lipca 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Iwona Koper (przewodniczący)
SSN Mirosław Bączyk
SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)
Protokolant Hanna Kamińska
w sprawie z powództwa H. & Co. KG
w H. ( Niemcy)
przeciwko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w P.
o ochronę praw z rejestracji znaku towarowego,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 5 lipca 2012 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 7 lipca 2011 r.,
uchyla zaskarżony wyrok w części zmieniającej wyrok Sądu
Okręgowego (punkt I), w części orzekającej o kosztach
postępowania apelacyjnego (punkt III) i przekazuje w tym
zakresie sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi
Apelacyjnemu, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o
kosztach postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
2
Powodowie: H. z siedzibą w H. (Niemcy), H. /…/ jednym pozwem
skierowanym przeciwko pozwanej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej wnieśli:
powód ad 1) o zakazanie używania w obrocie gospodarczym opakowań w
kształcie skopka z dwoma naprzeciwległymi uchwytami znajdującymi się ponad
górną krawędzią kubka, powód ad 2) o zakazanie używania w obrocie
gospodarczym na opakowaniu serków twarogowych oznaczenia graficznego
przedstawiającego drewniany skopek z jednym uchwytem odchodzącym od górnej
krawędzi kubka, powód ad 3) o zakazanie używania oznaczenia słownego
„puszysty" dla serków twarogowych oraz wszyscy powodowie o nakazanie
zniszczenia opakowań serków /…/ posiadających którąkolwiek z wyżej
wskazanych cech i o nakazanie opublikowania w dziennikach: Rzeczpospolita,
Gazeta Wyborcza i Dziennik oświadczenia pozwanego zawierającego
przeproszenie powodów za popełnione czyny nieuczciwej konkurencji w terminie
30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, ewentualnie o upoważnienie H.
Polska sp. z o.o. do dokonania tej czynności na koszt pozwanej w przypadku
gdyby nie dokonała publikacji w terminie.
Powodowie odpowiednio dochodzili roszczeń - ad 1) jako podmiot
uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (nr 5337), - ad 2) jako
podmiot, któremu przysługują prawa ochronne na znak towarowy przestrzenny
(IR 736770), powołujący się ponadto na charakter renomowany znaku, - ad 3) jako
producent sera, wprowadzający go do obrotu w oznaczonych opakowaniach,
wskazujący na popełnienie przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji.
Pozwana wniosła o oddalenie powództw. Zarzuciła, że wprowadzała na
rynek własny produkt (ser) w opakowaniach, do których prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego nr 7076 przysługiwały interwenientowi ubocznemu, ponadto
różniących się od chronionych - jako wzór przemysłowy lub znak towarowy
powodów - częściowo kształtem, kolorystyką, kompozycją, elementami
graficznymi, nazwą, obecnie wprowadza na rynek wskazany produkt
w opakowaniach, do przysługują jej prawa ochronne na znak towarowy słowno-
3
graficzno-przestrzenny P. /…/ z oznaczeniami obejmującymi skopek (ZTR
2086552), różniący się od znaku towarowego pozwanego ad 2).
G.- sp. z o.o. w T. – interwenient uboczny po stronie pozwanej, któremu
przysługiwały prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr 7076, dotyczącego
opakowania sera wprowadzanego do obrotu przez pozwaną, wniósł o oddalenie
powództw.
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 13 października 2009 r. oddalił powództwa i
obciążył powodów kosztami procesu. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 26 lutego
2006r. oddalił apelacje powodów.
Sąd Najwyższy, w następstwie uwzględnienia skargi kasacyjnej powoda /…/
, wyrokiem z dnia 10 lutego 2011r. uchylił wyrok w części oddalającej apelację
tego powoda oraz w części orzekającej w stosunku do niego o kosztach
postępowania odwoławczego i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. Sąd
Najwyższy podzielił zarzuty naruszenia art. 382 w zw. z art. 278 i 232 k.p.c. w
części dotyczącej oceny opinii biegłego G. U., wskazując że stanowisko co do
pozbawienia jej mocy dowodowej było wykroczeniem poza granice zarzutów
procesowych apelacji, na niekorzyść skarżącego, i pozbawiło go możliwości
wykazania twierdzeń w dalszym postępowaniu. Stwierdził, że na sądzie drugiej
instancji spoczywała powinność powiadomienia powoda o zakwestionowaniu
metodologii badań zastosowanej przez biegłego, umożliwiająca mu zgłoszenie
wniosku dowodowego, albo dopuszczenia z urzędu dowodu z opinii biegłego
spełniającej wymagania Sądu. Wskazał, że w zakresie podstawy prawa
materialnego doszło do naruszenia art. 129 w zw. z art. 130 prawa własności
przemysłowej (dalej także jako p.w.p.) przez odmówienie wtórnej zdolności
odróżniającej znaku towarowego (IR 736770) zarówno w czystej postaci jak i z
dodatkowymi oznaczeniami, na podstawie stwierdzenia „możliwości odróżnienia
znaków towarowych obu stron przez przeciętnych konsumentów”. Stwierdził
ponadto, że zdolność odróżniającą należy oceniać w odniesieniu do relewantnych
odbiorców na obszarze dla którego wniesiono o rejestrację, a po rejestracji na tym
obszarze na którym jest zarejestrowany i używany, zatem wobec udzielenia prawa
4
ochronnego na terenie Polski decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006r. o odmowie
rejestracji znaku towarowego powoda na obszarze Wspólnoty Europejskiej nie
może stanowić podstawy stwierdzenia braku zdolności odróżniającej znaku
towarowego IR 736770. Uznał, odwołując się do orzeczeń ETS, że zdolność
odróżniającą znaku towarowego należy badać w odniesieniu do danych towarów i
usług, oceniać czy w odbiorze przeciętnego ich nabywcy, dobrze
poinformowanego, przezornego i rozsądnego oznaczenie to umożliwia odróżnienie
towarów i usług jednego przedsiębiorcy od takich samych lub podobnych towarów i
usług innego przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy za uzasadniony uznał również zarzut
naruszenia, przez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie,
art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zakresie oceny czy znak powoda ad 2) jest znakiem
renomowanym oraz czy nastąpiło naruszenie jego prawa ochronnego. Łącząc
definicje znaku towarowego renomowanego przyjęte w orzecznictwie krajowym i
ETS stwierdził, że można przyjąć, iż w rozumieniu wskazanego przepisu jest to
znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług, oznaczonych
tym znakiem, posiadający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową,
wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo
dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Podniósł, że skuteczność ochrony
renomowanego znaku towarowego nie wymaga wykazania przez uprawnionego,
że używanie podobnego znaku towarowego przyniosło używającemu
nieuzasadnioną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub
renomy znaku wcześniejszego, gdyż wystarczająca jest sama możliwość
czerpania przez naruszającego nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru
lub renomy tego znaku, a więc samo prawdopodobieństwo, że naruszający mógłby
wykorzystać środki i nakłady finansowe poczynione wcześniej przez uprawnionego
na zbudowanie renomy znaku towarowego i przyciągnięcie nabywców.
Sąd Apelacyjny, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 7 lipca
2011 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w części dotyczącej
oddalenia powództwa /…/ w ten sposób, że zakazał pozwanej Spółdzielni
Mleczarskiej w P/ używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego
przedstawiającego drewniany skopek z jednym uchwytem odchodzącym od górnej
krawędzi kubka na opakowaniach serków twarogowych, oddalił apelację tego
5
powoda w pozostałej części i zasądził od pozwanej na jego rzecz kwotę 32.937 zł
tytułem zwrotu części kosztów procesu.
Rozstrzygnięcie powyższe oparte zostało na następującej podstawie
faktycznej i prawnej. Powodowi /…/ przysługuje prawo z międzynarodowej
rejestracji w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji
znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. 1983, poz. 514 i 515) znaku towarowego
trójwymiarowego stanowiącego opakowanie o oznaczonym kształcie (zbliżonym
do skopka) z pojedynczym uchwytem odchodzącym od górnego obrzeża kubka
bez dodatkowych oznaczeń. Znak jest zarejestrowany pod numerem IR 736770,
prawo ochronne trwa od dnia 17 sierpnia 1999 r., skutki rejestracji obejmują
Federację Rosyjską, Rumunię i Polskę. Znak nie uzyskał uznania rejestracji na
obszarze Wspólnoty Europejskiej (decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r.).
Uznanie rejestracji na terenie Polski nastąpiło w 2001 r. Pozwana wniosła
o unieważnienie uznania powyższej rejestracji - postępowanie pozostaje w toku.
W latach 1993-1994 powód reklamował i wprowadzał we własnym imieniu i na
własny rachunek na rynek polski serki twarogowe A. w podobnym opakowaniu.
Opakowanie o takim kształcie w różnych wersjach, przeznaczone do
przechowywania artykułów spożywczych, zwłaszcza sera, stanowi wzór
przemysłowy zarejestrowany na rzecz H. z siedzibą w H. (świadectwo rejestracji nr
5337 w Urzędzie Patentowym z pierwszeństwem od dnia 28 czerwca 2002r.).
Pozwana Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, będąca producentem wyrobów
mleczarskich, od lat 70-tych XX wieku używała znaku skopka na opakowaniu
masła. Pozwana w 2005 r. wprowadziła na rynek serek /…/ w opakowaniach
dostawcy G. sp. z o.o. w T., któremu od dnia 1 marca 2004 r. przysługiwało prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego nr 7076, obejmujące kubek przeznaczony do
pakowania produktów spożywczych w kształcie odwróconego stożka, przeciętego
równoległymi względem siebie płaszczyznami podstawy i wylotu, przy czym ściana
boczna ozdobiona jest parą symetrycznie rozmieszczonych uszek, wysuniętych ku
górze poza jej brzeg i stanowiących z nią jednolitą powierzchnię. Od 2007 r.
pozwana stosuje zbliżone opakowanie (kształt cylindryczny) dla sera, na jednym
z nich (dla sera o smaku naturalnym) umieszczony jest, wśród innych elementów
graficznych, mały skopek z mlekiem. Pozwanej przysługuje prawo ochronne
6
z rejestracji krajowej na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny P./…/ z
oznaczeniami obejmującymi m.in. skopek (ZTR nr 2086552 od dnia 13 kwietnia
2007 r.). Powód złożył sprzeciw od powyższej rejestracji – postępowanie
pozostaje w toku.
Sąd Okręgowy ustalił, że opakowanie - skopek jako taki, odpowiadający
znakowi towarowemu powoda, bez dodatkowych oznaczeń nie występuje
w obrocie rynkowym i przyjął w związku z tym, że znak towarowy IR 736770,
w takiej postaci w jakiej jest zarejestrowany, nie jest używany. Stwierdził,
że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z ustawowym
obowiązkiem jego używania dla towarów (usług), dla których został zarejestrowany,
w celu odróżnienia oznaczonych nim towarów i usług jednego przedsiębiorstwa
od tego samego rodzaju towarów i usług innego przedsiębiorstwa.
Tylko rzeczywiste używanie znaku w obrocie gospodarczym związane
z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów spełnia wymagania używania
w rozumieniu art. 154 p.w.p. i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.. Zdaniem Sądu
Okręgowego powód nie wykazał tego faktu, co uzasadniało oddalenie powództwa
Sąd Apelacyjny ponownie rozpoznający sprawę przyjął, że zgodnie z art. 169 ust. 4
p.w.p. przez używanie znaku towarowego rozumie się również używanie znaku
różniącego się w elementach nie zmieniających jego odróżniającego charakteru,
przy czym możliwe jest nabycie wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku używania
w postaci „czystej” lub z dodatkowymi oznaczeniami słownymi lub graficznymi.
Zdolność odróżniającą należy badać w odniesieniu do danych towarów i oceniać,
czy w odbiorze przeciętnego nabywcy tych towarów, przezornego, dobrze
poinformowanego oznaczenie to umożliwia odróżnienie towarów i usług jednego
przedsiębiorcy od takich samych lub podobnych towarów i usług innego
przedsiębiorcy. Uznał, że opakowanie serka A., którego częścią jest znak
przestrzenny IR 736770, jest używane w obrocie w sposób długotrwały
i intensywny, pociąga za sobą pozytywne skojarzenia. Wskazał przy tym, że jest
bezsporne, że strona powodowa używała znak towarowy (z dodatkowymi
oznaczeniami słowno-graficznymi) w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., a Sąd
I instancji poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne i „dowody zebrane w sprawie
w postaci opinii biegłych w sposób jednoznaczny wskazują, że czysty znak
7
IR 736770 cieszy się dobrą znajomością wśród potencjalnych odbiorców,
przysparza wartości serkom sprzedawanym w opakowaniu zawierającym ten znak,
pociąga za sobą pozytywne skojarzenia”. Sąd odwoławczy oddalił wniosek
dowodowy powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu
zarządzania marką na okoliczność rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz
wartości znaku towarowego IR 736770 uznając, że jest to zbędne z uwagi na
zebrany bogaty materiał dowodowy. Opierając się na opinii biegłego G. U. przyjął,
że czysty kształt skopka jest ściśle związany z marką A., skopek budzi pozytywne
skojarzenia – smaczny, zdrowy, które są przenoszone na ocenę produktu. Odwołał
się także do opinii biegłego L., że wizerunek skopka jest elementem różnicującym
produkt i budującym jego tożsamość wśród innych produktów, a ten kształt
opakowania jest najbardziej charakterystycznym elementem wyróżniającym
opakowanie pozwanej spośród innych marek, jednocześnie postrzeganym jako
zbliżony do A. i w stosunku do tej marki wtórny, ale różniący się od wszystkich
innych marek. W oparciu o te opinie przyjął, że „znak towarowy w postaci skopka
jest postrzegany przez konsumentów odrębnie od opakowania wraz z
identyfikatorami”, ale nie ma to znaczenia, gdyż powódka używała znak towarowy z
dodatkowymi oznaczeniami słowno-graficznymi, zatem w sposób przewidziany w
art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 154 p.w.p.. Nie podzielił tym samym stanowiska
Sądu Okręgowego, że znak towarowy powódki ad 2) nie posiada znamion
odróżniających pierwotnych ani wtórnych, co miała potwierdzać decyzja Urzędu
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), odmawiająca uznania rejestracji
międzynarodowego znaku towarowego IR 736770 na obszarze całej Wspólnoty
Europejskiej z powodu banalnej formy, nie posiadającej zdolności odróżniającej.
Dokonując ustaleń czy sporny znak jest znakiem renomowanym oraz czy
nastąpiło naruszenie prawa ochronnego na ten znak jako renomowany Sąd
odwołał się do definicji przyjętej przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku
kasatoryjnego. W oparciu o opinię biegłego przyjął, że skoro „sam wizerunek
skopka budzi pozytywne skojarzenia i 69% respondentów wskazało go jako
mogący mieć wpływ na ich decyzję o wyborze produktu, co może wskazywać
że odbiorcy samoistnie kojarzą czysty skopek jako znak towarowy ze źródłem
pochodzenia towaru, którym jest producent serka, a to może wskazywana dużą
8
rozpoznawalność tego znaku, zaś fakt że kształt ten budzi pozytywne skojarzenia
przenoszone na produkt, może świadczyć o jego renomie”. Wskazał następnie
na długoletnie używanie znaku „jako jednego z elementów opakowania serków
twarogowych A., znaczące nakłady poniesione na reklamę i promocję towarów
opatrzonych tym znakiem”.
Przechodząc do analizy naruszenia przez pozwaną prawa ochronnego na
renomowany znak towarowy IR 736770, uznał za Sądem Najwyższym,
że przesłanka podobieństwa jako jeden z warunków zastosowania art. 296 ust. 2
pkt 3 p.w.p. odnosi się do znaku naruszającego, który nie musi być identyczny lub
podobny do naruszonego znaku renomowanego, przy czym chodzi
o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy
niebezpieczeństwo łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym
przez relewantnych odbiorców. Stopień podobieństwa jest usytuowany na niskim
poziomie, wystarczy bowiem by późniejszy znak towarowy przywodził na myśl
wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony
w świadomości relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopień podobieństwa jest
wystarczający tylko przy naruszeniu prawa do znaku renomowanego.
Sąd stwierdził, że wizerunek skopka na opakowaniu może mieć wpływ na decyzje
o wyborze towaru i potencjalnie wpłynąć na zakup produktu pozwanej
posługującej się takim opakowaniem. Wskazał, że znak IR 736770 jest znakiem
przestrzennym, natomiast oznaczenie w postaci skopka umieszczonego na
opakowaniu serka produkowanego przez pozwaną stanowi znak graficzny, ale nie
ma to decydującego znaczenia, podobnie jak umieszczenie dodatkowych
oznaczeń, nazwy produktu czy wizerunku wsi, gdyż dla naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy wystarczające jest jedynie nieznaczne
podobieństwo pomiędzy późniejszym oznaczeniem a znakiem renomowanym.
Cechy te mogą zmniejszać ryzyko pomyłki, ale nie „eliminują w całości ryzyka
skojarzeń”. Mając na względzie wysoki stopień rozpoznawalności znaku
towarowego powoda oraz identyczność oznaczanych tymi znakami towarów
przyjął istnienie podobieństwa oznaczeń relewantnego z prawnego punktu
widzenia. Za zbędne uznał porównywanie znaku towarowego, będącego
przedmiotem ochrony, z kształtem opakowania produktu pozwanej.
9
Konsekwentnie uznał, że ”jest bezsporne” iż „skopek kojarzony jest z produkcją
wyrobów mlecznych w warunkach domowych w odległym czasie, tym niemniej ten
element został użyty, wykorzystany i wypromowany pierwotnie przez powoda
zarówno w formie opakowania serków twarogowych jak i znaku towarowego
zamieszczonego na tych opakowaniach”. Konsekwencją przyjęcia, iż znak
towarowy powoda posiada zdolność odróżniającą i jest znakiem renomowanym
było uwzględnienie powództwa w zasadniczej części, dotyczącego żądania
zakazania pozwanej używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego
przedstawiającego drewniany skopek na opakowaniach serów twarogowych.
Odnosząc się do objęcia zaskarżeniem oddalenia powództwa w zakresie
dalszych żądań pozwu, Sąd wskazał, że do naruszeń prawa ochronnego na znak
towarowy znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia art. 287 ust. 1, 2 i 3
p.w.p. W stanie prawnym wprowadzonym nowelizacją ustawy z dnia 9 maja
2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99 poz. 662), która weszła w życie w dniu
20 czerwca 2007 r., wyeliminowano z katalogu środków ochrony, przysługujących
w przypadku naruszenia znaku towarowego żądanie usunięcia jego skutków.
Możliwe jest obecnie na wniosek uprawnionego nakazanie podania do publicznej
wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w sposób
i w zakresie wskazanym przez sąd. Treść dochodzonego przez powódkę
oświadczenia nie spełnia wymogów wynikających z tego przepisu, a niedokonanie
modyfikacji żądania uniemożliwia uwzględnienie powództwa w tej części.
Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego złożyła pozwana opierając
ją na obu podstawach wskazanych w art. 3983
§ 1 k.p.c.. W zakresie przepisów
postępowania zarzuciła naruszenie: art. 325 § 1 k.p.c. w związku z art. 296 ust. 1 i
ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez jego błędne zastosowanie skutkujące takim określeniem
sentencji wyroku (tenoru), które jest niezgodne z normą prawną będącą podstawą
roszczeń i może rodzić wątpliwości co do powagi rzeczy osądzonej; art. 378 § 1
k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 39820
k.p.c. oraz art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c.
poprzez niedokonanie przez sąd drugiej instancji własnych ustaleń faktycznych
dotyczących zdolności odróżniającej i renomy znaku IR 736770 na podstawie
zgromadzonego materiału dowodowego, wbrew zaleceniom Sądu Najwyższego.
10
Odnośnie do podstawy przepisów prawa materialnego zarzuciła naruszenie art.
296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez rozstrzygnięcie polegające na orzeczeniu
generalnego zakazu używania oznaczenia graficznego bez odniesienia tego
zakazu do przedmiotu ochrony przysługującej powodowi; art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw.
z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez zakazanie pozwanemu używania w
obrocie gospodarczym oznaczenia, które nie jest używane w charakterze znaku
towarowego. Skarżąca wniosła o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Powódka o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie zwrotu kosztów
postępowania.
Sąd Najwyższy zważył:
W pierwszym rzędzie odnieść się należy do podstawy naruszenia prawa
procesowego. Są one oczywiście chybione w zakresie odnoszącym się do art. 386
§ 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c., które zwierają jedynie normy o charakterze
kompetencyjnym dotyczącym treści rozstrzygnięć sądów drugiej instancji
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2005 r., II CK 37/05, nie
publ.). Co do naruszeń art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 39820
k.p.c.
stwierdzić należy, że art. 382 k.p.c. ma charakter dyrektywy ogólnej,
dopuszczającej kontynuację postępowania rozpoznawczego przed sądem
odwoławczym. Jego powołanie może być jednak skuteczne tylko wówczas,
gdy sąd apelacyjny oprze swoje ustalenia na niepełnym materiale dowodowym,
pomijając pozostały (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r.,
II CSK 337/06, nie publ.). Przepis art. 378 § 1 k.p.c. wyznacza zakres kognicji sądu
odwoławczego, stwierdzając że rozpoznaje on sprawę w podmiotowych
i przedmiotowych granicach zaskarżenia, z tym że w zakresie naruszeń prawa
procesowego uwzględnia z urzędu jedynie nieważność postępowania. Powiązanie
powyższych przepisów z art. 39820
k.p.c. oraz uzasadnienie skargi w tej części
wskazują, że zdaniem pozwanego uchybienia procesowe Sądu odwoławczego
polegają na niewykonaniu zalecenia Sądu Najwyższego, który miał wskazać jakie
czynności i ustalenia powinien poczynić Sąd Apelacyjny. Taka interpretacja
wskazanych przepisów jest nieprawidłowa. Wykładnia językowa art. 39820
k.p.c.,
11
skonfrontowana z wykładnią art. 386 § 6 k.p.c., jednoznacznie wskazuje na różnice
między zwrotami „związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez
Sąd Najwyższy” a „ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania
wyrażone w uzasadnieniu wyroku wiążą sąd (…) przy ponownym rozpoznaniu
sprawy”. Pojęcie „wykładnia prawa” musi być rozumiane ściśle jako ustalenie
znaczenia przepisów prawa, zatem nie obejmuje kwestii poruszonych
w uzasadnieniu wykraczających poza granice podstaw kasacyjnych, poglądów
prawnych i wypowiedzi na marginesie orzeczenia., stwierdzeń i ocen dotyczących
stanu faktycznego sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października
2002r., II CKN 860/00, nie publ.). Oznacza to, że w przedmiotowym wypadku Sąd
Apelacyjny (i Sąd Najwyższy rozpoznający obecnie przedstawioną skargę)
związany był wykładnią art. 129 w zw. z art. 130 p.w.p., art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw.
z art. 154 p.w.p., art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie pojęć używanie znaku,
zdolność odróżniająca, znak renomowany, oraz przesłanek ochrony
renomowanego znaku towarowego. Poczynienie ustaleń faktycznych stanowiących
podstawę kwalifikacji prawnej i subsumcji należało zatem nadal do samodzielnej
kompetencji Sądu drugiej instancji. Wskazać ponadto należy że, zgodnie
z konstrukcją skargi kasacyjnej jako nadzwyczajnego środka procesowego, Sąd
Najwyższy odnosi się tylko do wskazanych w niej podstaw. W wypadku wydania
orzeczenia kasatoryjnego uchylenie zaskarżonego orzeczenia nie zwalnia sądu
odwoławczego, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, od
kontroli prawidłowości podstawy faktycznej rozstrzygnięcia (w ramach zarzutów
procesowych apelacji) oraz pełnej kontroli prawidłowości podstawy prawnej
rozstrzygnięcia. Niemniej apelacja podlegała ponownemu rozpoznaniu tylko
w zakresie adekwatnym dla rozstrzygnięcia dotyczącego żądań powoda H., a
wcześniej wywiedziona została przez wszystkich trzech powodów, przy czym
zawarte w niej zarzuty nie zostały odpowiednio przyporządkowane do orzeczeń
wydanych w poszczególnych sprawach. Taktyka procesowa powodów, którzy
zgłosili trzy samodzielne powództwa oparte na różnych podstawach faktycznych i
prawnych, odpowiednio wnioskowali i przedstawiali obszerny materiał dowodowy,
ukierunkowali opinie biegłych zmierzając do uzyskania konkluzji adekwatnych dla
ochrony własnych interesów prawnych, różniących się od pozostałych powodów,
12
doprowadziła do tego, że akta liczą dwadzieścia tomów. Na ich zawartość składa
się materiał niejednorodny, nieprzejrzysty, w większości nieprzydatny dla
rozstrzygnięcia obecnego sporu ograniczonego do żądania udzielenia,
w oznaczony ściśle sposób, ochrony prawnej z tytułu naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy przestrzenny. W oczywisty sposób utrudniło to
Sądowi odniesienie się do istoty sprawy, wpłynęło na zakres ustaleń, ocen
i wyciągniętych z nich wniosków oraz ocen prawnych. Świadczą o tym znaczące
uproszczenia dotyczące m.in. uznania za przedmiot ochrony, do którego prawa
przysługują powodowi ad 2) skopka (bądź czystego skopka) a nie znaku
towarowego trójwymiarowego (określonej formy przestrzennej) IR 736770,
zamiennego zrównania bądź odróżniania pojęć wizerunek skopka i kształt
opakowania, odnoszenie się do ocen konsumentów i opinii biegłych dotyczących
marki A. (znaku towarowego słownego innego podmiotu), serka (towaru innego
podmiotu), sprzeczne stwierdzenia że powód ad 2) jako pierwszy używał „takiego
znaku towarowego” i poniósł na jego promocję znaczące koszty, następnie że „ten
element” (skopek) został użyty, wykorzystany i wypromowany pierwotnie „przez
powoda w formie opakowania serków twarogowych i znaku towarowego
zamieszczonego na tych opakowaniach” a jednocześnie że pozwany używał znaku
skopka na opakowaniach masła od lat 70-tych XX wieku. Uznanie
międzynarodowego znaku towarowego ma skutek ex nunc, zatem wprowadzenie
na polski rynek serka A. przez powoda w jakimkolwiek opakowaniu w latach 1993-94
pozbawione jest znaczenia prawnego. W okresie późniejszym własny produkt we
własnych opakowaniach, których jednym z elementów był trójwymiarowy kształt objęty
znakiem towarowym IR 736770, wykorzystywany za zgodą powoda, wprowadzały
podmioty trzecie. Nieczytelna jest także, w aspekcie rozpoznawanej sprawy, ocena
Sądu dotycząca dowodu z opinii biegłych. Nie można odmówić słuszności zarzutom
dotyczącym ich wartości dowodowych. Co do zasady w granicach wyznaczonych
zarzutami prawa procesowego podniesionymi w apelacji Sąd odwoławczy powinien
zweryfikować prawidłowość podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, niemniej z uwagi na
obecny stan sprawy i konieczność ograniczenia się wyłącznie do powództwa
będącego nadal przedmiotem rozpoznania, niezbędne będzie także wskazanie przez
niego, które z dotychczasowych ustaleń są nieprzydatne w całości lub w części, które
13
dowody zostają pominięte. W tym zatem zakresie zarzut naruszenia art. 378 § 1 k.p.c.
w zw. z art. 382 k.p.c. poprzez niedokonanie przez sąd drugiej instancji własnych
ustaleń faktycznych dotyczących zdolności odróżniającej i renomy znaku IR 736770
na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, należy uznać za
usprawiedliwioną i mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie podstawę kasacyjną.
Wprawdzie zastosowanie prawa materialnego polega na prawidłowym
odniesieniu normy prawa materialnego do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, zatem
wadliwe ustalenia faktyczne w zasadzie czynią przedwczesnym odniesienie się do
podstawy naruszenia prawa materialnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23
lutego 2006 r., II CSK 101/05, nie publ.) niemniej - ze względu na specyfikę sporu i
zagadnienia prawne występujące w sprawie - nie można pominąć zarzutu naruszenia
art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. Uchybienia tego upatruje
skarżący w niezastosowaniu pierwszego z wymienionych przepisów, czego skutkiem
było zakazanie pozwanemu, na podstawie dalszych ze wskazanych przepisów,
używania w obrocie gospodarczym oznaczenia (wizerunku skopka), które nie jest
identyczny ani podobny do znaku towarowego powoda, gdyż jest tylko oznaczeniem
graficznym nawiązującym do rzeczywistego naczynia i jego asocjacji z wysoką
jakością tradycyjnych wiejskich wyrobów mleczarskich, ponadto używanym przez
niego na niektórych opakowaniach w celu opisowym, informującym o cechach
produktu, tj. naturalnym smaku sera. Co do tych kwestii wskazać należy, że powód
uzyskał prawo ochronne z rejestracji na znak towarowy trójwymiarowy o określonych
parametrach, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, nieopatrzony nazwą własną. Znak
ten zatem nie dotyczy wprost „skopka”, ”cebrzyka” czy jakiejkolwiek innego naczynia
znanego wcześniej, tylko stanowi formę przestrzenną, której inspiracją było tradycyjne
naczynie do mleka, czyli rzecz samodzielnie występująca w obrocie. Nie ulega
wątpliwości, że kształty tradycyjnie używane należą do domeny publicznej i jako takie,
bez wprowadzenia cech odróżniających o indywidualnym charakterze, nie mogą być
zawłaszczone i uzyskać rejestracji. Jej przesłanką jest bowiem zdolność odróżniająca
pierwotna. Zgodnie z art. 15216
p.w.p. do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z
rejestracji międzynarodowego znaku towarowego korzystającego z ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 296-298, z
tym że roszczeń tych można dochodzić od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach
14
Urzędu Patentowego" o uznaniu jego ochrony. Procedura przyjęcia przez Biuro
Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie nie
powoduje powstania żadnego prawa ochronnego. Dopiero uznanie ochrony oznacza
przyznanie prawa ochronnego, mającego cechy prawa podmiotowego wyłącznego,
ograniczonego czasowo i terytorialnie. Znak ten nie ma charakteru autonomicznego
(jak znak wspólnotowy), co oznacza, że dla wyznaczenia granic prawa ochronnego
mają zastosowanie przepisy art. 153 i nast. p.w.p., włącznie z ograniczeniami tzw.
strefy negatywnej, czyli zakresu uprawnień do zakazywania (art. 155-158, art. 160
p.w.p.). W zakresie pierwszego z przedstawionych zagadnień rozstrzygnięcia
wymaga, czy swoisty monopol wynikający z prawa ochronnego na znak towarowy
przestrzenny inspirowany obejmuje także przedmiot inspiracji, zatem czy uprawniony
może żądać zakazania używania go w charakterze oznaczenia graficznego przez
innych przedsiębiorców. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest oczywista.
Wyłączność nie może dotyczyć pomysłu ani źródła inspiracji. W tym zakresie bowiem
panuje wolność rynku, idei i zakaz ograniczania konkurencji. Ochroną prawną nie jest
objęty pomysł, ani jego źródło, tylko materializacja w postaci zarejestrowanego
oznaczonego znaku towarowego. Dopuszczenie w restrykcyjnym reżimie tak szeroko
pojętej ochrony znaków towarowych oznaczałoby ponadto pośrednie zawłaszczanie
praw należących do domeny publicznej. Ewentualnej ochrony indywidualnych
pomysłów można poszukiwać w przepisach dotyczących wzornictwa przemysłowego
czy praw autorskich. Samodzielną podstawą prawną udzielenia ochrony znakom
towarowym jest wykazanie używania znaku identycznego lub podobnego do objętego
ochroną (a nie pierwowzoru) w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych,
jeżeli takie używanie może spowodować wśród części odbiorców błąd polegający
w szczególności na skojarzeniu między znakami (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Ryzyko
skojarzenia nie oznacza przy tym samodzielnej przesłanki tylko doprecyzowanie
zakresu „wywołania błędu, ryzyka pomyłki” (por. wyroki Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie Sabel BV v. Puma AG, nr C –
251/95, Rec. 1997, z dnia 29 września 1998r. w sprawie Kabushiki Kaisha v. Metro-
Goldwyn-Mayer Inc, nr C – 39/97, Rec. 1998). Jak wynika z motywów zaskarżonego
orzeczenia Sąd Apelacyjny nie dokonywał oceny żądania powoda ad 2) w oparciu
powyższy przepis, przyjmując jako podstawę rozstrzygnięcia art. 296 ust. 2 pkt 3
15
p.w.p. dotyczący znaków renomowanych. Także ten przepis odwołuje się do cechy
identyczności lub podobieństwa, która powinna być ograniczona do badania
oznaczenia (tu: znaku graficznego skopka) i zarejestrowanego znaku towarowego (tu:
określonej formy przestrzennej) poza granicami specjalizacji (podobieństwa towarów)
w aspekcie skojarzenia (łączenia) przez relewantnych odbiorców (por. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSN-ZD 2009, nr 3, poz. 65,
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.).
Niemniej nawet jej stwierdzenie nie jest wystarczające. Podstawową, wstępną
przesłanką udzielenia tak daleko idącej ochrony osobie powołującej się na prawo
ochronne do znaku towarowego renomowanego jest bowiem stwierdzenie czy
zachodzą uzasadnione podstawy używania spornego znaku. W tym miejscu wskazać
należy, że jakkolwiek postępowanie dotyczy znaku towarowego międzynarodowego,
objętego z mocy uznania taką samą ochroną jak znaki towarowe krajowe, to z uwagi
na zobowiązanie Polski do dostosowania prawa krajowego dotyczącego ochrony
własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, do prawa wspólnotowego (art.
122 w zw. z art. 68 i 69 Układu Stowarzyszeniowego) ocena prawna sporu,
niezależnie od daty zarejestrowania znaku towarowego, powinna nastąpić
z uwzględnieniem prawa unijnego, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych (Dz.U.UE.L.08.299.25), która zastąpiła poprzednią Pierwszą
Dyrektywę Rady 89/104 EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych (Dz.U.UE.L.89.40.1 ze zm.) oraz orzecznictwo odnoszące się
do znaków towarowych wspólnotowych (zasada wykładni prowspólnotowej).
Implementacja wskazanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE
z dnia 22 października 2008 r. nie została przeprowadzona prawidłowo,
gdyż nie uwzględniono przewidzianej w jej art. 5 ust. 2 przesłanki „braku
uzasadnionych podstaw używania spornego znaku” w hipotezie normy zawartej
w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczącej znaków renomowanych. Przedstawiciele
doktryny prawniczej jednoznacznie wskazują na konieczność jej uwzględnienia bądź
wprost, bądź poprzez konstrukcję nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.). Sąd
16
Najwyższy w obecnym składzie opowiada się za drugim z tych stanowisk. Oznacza
to, że pozwany może powołać się, także w odniesieniu do znaków towarowych
renomowanych, na usprawiedliwione używanie swojego oznaczenia (znaku)
wynikające z pierwszeństwa, posługiwania się oznaczeniem dostępnym wszystkim
uczestnikom obrotu, bądź zawierającym istotne dla nabywcy informacje o towarze.
Opakowanie z natury rzeczy stanowi źródło informacji o towarze najbliższe nabywcy,
które mogą być przekazywane we wszystkich formach - opisowej, graficznej,
opartej na skojarzeniach. Znak towarowy jest specyficznym oznaczeniem,
dobrem niematerialnym, a jego zdolność do odróżniania towarów ma charakter
abstrakcyjny i samodzielny wobec towaru, który identyfikuje z punktu widzenia źródła
pochodzenia. Opakowanie odpowiadające znakowi towarowemu przestrzennemu,
lub na którym naniesiono znak graficzny stanowi jedynie nośnik informacji
o pochodzeniu komercyjnym, które nie musi odpowiadać faktycznemu producentowi
umieszczonego w nim towaru. Ochrona znaku towarowego uzasadniona jest
tylko gdy wprowadzono w błąd co do pochodzenia towaru, a w odniesieniu do
znaku renomowanego gdy nieuzasadnione używanie może przynieść używającemu
nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź
renomy znaku wcześniejszego. Wszystkie inne sposoby używania znaku
towarowego osoby trzeciej są legalne, przy czym należy tak wyważać
interesy uczestników obrotu gospodarczego aby nie nadużywali swej pozycji na
rynku i została zachowana swobodna konkurencja. Samo w sobie budowanie
skojarzeń przez przedsiębiorcę nie jest zakazane, ani sprzeczne z dobrymi
obyczajami, chyba że inny jest cel działania takiej osoby.
Naruszenie powołanych przepisów uzasadnia podstawę kasacyjną określoną
art. 3983
§ 1 pkt 1 i 2 k.p.c. w stopniu skutkującym koniecznością wydania orzeczenia
kasatoryjnego (art. 39815
§ 1 k.p.c.). O kosztach postępowania przed Sądem
Najwyższym orzeczono w oparciu o art. 108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 i art.
39821
k.p.c..
17
es