Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2017 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Beata Gnatowska

Protokolant: Barbara Tomaszuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2017 roku w B.

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego (...) spółki jawnej w G.

przeciwko J. K.

o zaniechanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

I.  Oddala powództwo.

II.  Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.117,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VII GC 215/(...)

UZASADNIENIE

Powód – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) Spółka jawna z siedzibą w G. - wniósł o: nakazanie pozwanemu J. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...) przez zaprzestanie oznaczania znakiem towarowym produkowanych kotłów grzewczych oraz wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu, zaprzestanie umieszczania znaku (...) na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, jak również zaprzestanie posługiwania się znakiem (...) w celach reklamowych; nakazanie pozwanemu usunięcia znaku towarowego (...) z wyprodukowanych kotłów grzewczych znajdujących się w dyspozycji pozwanego, a także wprowadzonych do obrotu; nakazanie pozwanemu zniszczenia wszystkich materiałów reklamowych ze znakiem towarowym (...); nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt treści zapadłego orzeczenia w dzienniku Gazeta (...). Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając żądanie pozwu podał, iż posiada prawo ochronne na znak towarowy słowny (...) stwierdzone świadectwem ochronnym nr R. (...) z pierwszeństwem od dnia 24 kwietnia 2003 r. Znak ten przeznaczony jest do oznaczania m.in. kotłów grzewczych. Tymczasem pozwany produkuje i wprowadza do obrotu kotły grzewcze (...), a towar pozwanego jest rodzajowo identyczny z wyrobami powoda oznaczonymi chronionym znakiem towarowym. Powód wskazał, że słowo (...) stanowi liczbę pojedynczą słowa (...), a przeto zawiera się w znaku towarowym powoda i sugeruje, że nabywca ma do czynienia z jednym z rodzajów kotłów (...). Z uwagi na powyższe zdaniem powoda pozwany wypełnił zatem swoim zachowaniem znamiona art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (zwana niżej p.w.p.) poprzez bezprawne używanie w obrocie gospodarczym znaku podobnego do zarejestrowanego już znaku towarowego.

Pozwany – J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą J. K. (...)w S. - w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W piśmie swoim wskazał, iż nie naruszył prawa ochronnego powoda. Słowem „(...)” określa bowiem jedynie cechę i rodzaj sprzedawanego przez siebie towaru.

Pozwany podał, iż w swojej ofercie sprzedażowej posiada kocioł grzewczy opalany materiałem opałowym (...). Z kolei pełna nazwa tego wyrobu brzmi: S. (...). Wszystkie jego wyroby są sygnowane znakiem towarowym „(...)” Posłużenie się w nazwie kotła słowem „(...)” ma jedynie na celu oznaczenie materiału grzewczego, którym zasypywany jest kocioł grzewczy. Skoro jedynym paliwem jakim zasilany jest ten kocioł jest (...), toteż istniała konieczność wskazania tej cechy w nazwie towaru oferowanego przez pozwanego. Pozwany nadmienił, że skoro „(...)” jest materiałem opałowym, to zjawiskiem powszechnym jest używanie przez producentów tego asortymentu słowa „(...)” do oznaczenia rodzaju materiału opałowego używanego w konkretnym kotle. W tym stanie rzeczy celem powoda nie było wprowadzenie konsumenta w błąd, a wręcz przeciwnie, bo udzielenie pomocy potencjalnemu konsumentowi w wyborze wyrobu. Pozwany przywołując treść art. 156 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p. podniósł, że posiadane przez powoda prawo ochronne na znak towarowy nie daje mu jednak prawa zakazywania używania przez inne osoby oznaczeń wskazujących m.in. na cechy i charakterystykę towarów. Zdaniem pozwanego żądanie powoda sprowadza się do żądania analogicznego do domagania się zaprzestania przez inny podmiot używania w obrocie słów: węgiel, benzyna, ropa. Pozwany nadmienił nadto o istotnych różnicach wizualnych porównywanych oznaczeń. Stąd też używanie przez niego nazwy zawierającej słowo „(...)” zgodne jest z przepisami prawa.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Powód Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) Spółka jawna z siedzibą w G. produkuje i wprowadza do obrotu kotły grzewcze. Przedmiot przeważającej działalności gospodarczej sklasyfikowany pod symbolem (...) – produkcja maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa ( vide: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców k. 160) jest analogiczny do przedmiotu działalności zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - J. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. ( vide wydruk z (...) k. 55 i 162).

Wskutek zgłoszenia w dniu 24 kwietnia 2003 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) spółkę cywilną B. K., T. K. (poprzednika prawnego powodowego przedsiębiorstwa) znaku towarowego (...) do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 kwietnia 2006 r. powód uzyskał decyzję udzielającą mu prawa ochronnego na ten znak ( vide k. 65, przekształcenie prawne – vide k. 159 odpis z rejestru przedsiębiorców).

W wydanym świadectwie ochronnym nr (...) wskazano wykaz towarów przyporządkowanych do klasy 11: wymienniki ciepła, kotły grzewcze, urządzenia grzewcze na paliwa stałe, płynne lub gazowe, paleniska, ruszty, palniki, piece, urządzenia grzewcze, wyposażenie pieców (k. 65).

Z kolei pozwany posługuje się znakiem towarowym „(...)” zgłoszonym dnia 23 grudnia 2013 r. (k. 58).

Powodowa spółka produkuje kocioł grzewczy (...) ( vide oferta internetowa k. 208, 218, 224-227).W ofercie sprzedażowej pozwanego znajdują się kotły c.o.: (...), S. (...), C. (...) G., C. (...) G., C. (...) (...)R (k. 57, 69-64). Pełna nazwa własna wyrobu (zawierająca w sobie słowo „(...)”) brzmi: (...) (...) (k. 66).

Kocioł (...) przystosowany jest do spalania tylko jednego rodzaju paliwa – (...). Pozostałe kotły z oferty pozwanego, podobnie jak kocioł grzewczy z oferty powodowej spółki - (...) – spalają również inne rodzaje paliwa. Ten ostatni opalany jest paliwem (...) jak i groszkiem węglowym, drewnem, brykietem (k. 208). Cechą wspólną wymienionych urządzeń jest możliwość spalania paliwa (...) przy czym tylko jeden produkt opalany jest wyłącznie tym paliwem, tj. - (...) produkowany przez pozwanego.

Poza sporem pozostaje nadto, że w dniu 30 września 2014 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję Sp.49.2014 w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy (...) o numerze R. (...) udzielonego na rzecz pozwanej spółki oddalając wniosek o orzeczenie takiej nieważności. W uzasadnieniu decyzji Kolegium Orzekające wskazało, że w jego ocenie znak towarowy (...) nie jest oznaczeniem o charakterze opisowym oraz że zakres pojęciowy tego słowa jest jednoznaczny, a skoro tak to nie może wskazywać na inny rodzaj towarów z klasy 11 ( k. 150 – 158).

Następnie z dniem 4 października 2016 r. Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne na znak towarowy (...) o numerze R. (...) (k.341-345). U podstaw rozstrzygnięcia legło przekonanie UP o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy z naruszeniem art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w związku z brakiem dostatecznych znamion odróżniających, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Na dzień zamknięcia rozprawy decyzja ta pozostawała nieprawomocna.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo należało ocenić jako bezzasadne.

W pierwszej kolejności ustalenia wymagało posiadanie przez powoda interesu prawnego w dochodzeniu określonych w żądaniu pozwu roszczeń, którego wprawdzie nie wyartykułował wprost, jakkolwiek wskazał na to, że potencjalny nabywca wyrobów pozwanego oznaczonych nazwą może uznać, że ma do czynienia z jednym z rodzajów kotłów (...) – co nie jest zgodne z rzeczywistością. Uzasadniając swoje roszczenie powód wskazał na art. 296 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej /zwany niżej p.w.p./ (Dz.U.2013.1410 j.t.), stosownie do treści którego naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

Jako że powód legitymuje się nadal, na dzień zamknięcia rozprawy, świadectwem ochronnym nr (...) dającym mu prawo ochronne na znak towarowy (...)(nieprawomocna decyzja z dnia 4 października 2016 r.), ma prawo ubiegania się o ochronę jak w pozwie na okoliczność naruszeń wyszczególnionych jak wyżej przez ustawodawcę w art. 296 ust. 2 pkt 2) p.w.p., czyli ewentualnego wprowadzania w błąd konsumenta.

Na gruncie sprawy niniejszej prawo powodowej spółki do ubiegania się o ochronę jak w pozwie nie mogło jednak doprowadzić do uwzględnienia powództwa. Nie można bowiem mówić o zasadności żądań powoda.

Wstępnie wskazać należy, że Sąd Okręgowy nie traci z pola widzenia decyzji z dnia 30 września 2014 r. Urzędu Patentowego RP o sygn. Sp.49.2014 i przedstawionego w niej stanowiska, w tym interpretacji słowa (...), jakkolwiek z takim rozumieniem ww. znaku towarowego nie zgadza się. Nadmienić się godzi, iż wykładnia popełniona przez kolegium nie jest żadną marą wiążąca dla sądu (w szczególności, że dotyczy wniosku złożonego przez inny niż pozwany podmiot). Nie działa tu mechanizm analogiczny do rozwiązania jak w art. 11 k.p.c.

Sąd Okręgowy natomiast w pełni aprobuje pogląd przedstawiony przez pozwanego w odpowiedzi na pozew.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż słowo „(...)” zaczerpnięte jest z języka angielskiego i oznacza „granulat”. Słowo „(...)” tłumaczy się jako „kulka, grudka”. Nie sposób polemizować z tym, iż pomimo obcego pochodzenia wyrazu, słowo to weszło do języka polskiego i funkcjonuje w nim jako synonim jednego z rodzajów paliwa – paliwa nie o charakterze płynnym, lecz właśnie o cechach granulatu. Do wniosku takiego prowadzi już pobieżna analiza rynku grzewczego, ogólnodostępnych witryn internetowych związanych z branżą grzewczą, gdzie podaje się wprost o opalaniu danych urządzeń c.o. ekologicznym opałem stałym - (...). Tego, iż słowo to znajduje się w użyciu powszechnym i dobrze jest znane na rynku grzewczym, nie sposób obalić.

Bezsprzecznie przedmiotowe słowo należy do nomenklatury branżowej i w powiązaniu z konkretnym sprzętem grzewczym, czyli kotłem c.o., pozwala na wstępne rozpoznanie przez potencjalnego konsumenta z jakim towarem ma do czynienia, w jaki sposób zasilany jest dany piec – którym z dostępnych na rynku paliw. W tej kwestii należy w pełni zaaprobować pogląd pozwanego, że rozumienie spornego określenia w sposób, jak przedstawia to powód, prowadzić może do sytuacji absurdalnej, bo do otwarcia drogi prawnej do domagania się zaprzestania przez inny podmiot gospodarczy używania w obrocie słów: węgiel, benzyna, ropa. To z kolei sprzeczne jest z ratio legis przepisów o ochronie własności przemysłowej.

Otóż ochrona jaką daje powołany przez powoda art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest niczym nie ograniczona. Przede wszystkim nie może wykraczać poza granice określone art. 156 ust. 1 pkt 2) p.w.p. Przepisem tym ustawodawca ustanowił, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności.

Przekładając powyższe na stan sprawy niniejszej, Sąd Okręgowy nie ma wątpliwości, że posłużenie się w nazwie kotła grzewczego słowem „(...)” ma w zamiarze określenie cechy i rodzaju danego pieca. Dzięki takiemu oznaczeniu konsument otrzymuje informację, że urządzenie opalane jest paliwem ekologicznym – pelletem.

Funkcjonowanie słowa „(...)” (niezależnie od jego odmiany – (...) itp.) nie pozwala żadną miarą na zachowanie wyłączności posługiwania się tym wyrazem przez powoda – poprzez utożsamienie go w sposób całkowity ze znakiem towarowym.

Zresztą Sąd Okręgowy nie jest odosobniony w takiej interpretacji. W tożsamym duchu wypowiedział się Sąd Apelacyjny w sprawie I ACz 1111/16 rozpoznając zażalenie powoda na decyzję niniejszego sądu w przedmiocie zabezpieczenie powództwa. Sąd ten wskazał na rozróżnienie posługiwania się fragmentem nazwy – a zatem cząstką wyrwaną z kontekstu, od używania nazwy jako całości.

Z uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2005 r., sygn. akt III CK 33/05, OSNC 2006/6/105, Lex nr 181535 wynika, że o podobieństwie nazwy do znaku towarowego słowno-graficznego można mówić tylko wówczas, gdy nazwa jest zbieżna lub jedynie nieznacznie różni się od słów stanowiących dominujący lub pierwszoplanowy element znaku i jest używana w takim samym lub podobnym zapisie graficznym jak znak towarowy.

Konkludując rozważania jak wyżej, zdaniem Sądu Okręgowego słowo oznaczające paliwo nie może być utożsamiane z nazwą danego urządzenia i kojarzone jednoznacznie ze znakiem towarowym przysługującym powodowi.

W dalszej konsekwencji uznać należało, że pozwany postawą swoją, a zatem posługiwaniem się słowem „(...)” w wieloczłonowej nazwie jednego ze swoich pieców grzewczych, nie naruszył żadną miarą prawa powoda w sposób o jakim stanowi art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zachowanie pozwanego mieściło się w granicach jego uprawnień i nie kolidowało z bezsporną okolicznością istnienia (przynajmniej do dnia 24 kwietnia 2013 r., o czym niżej) uprawnień powoda wynikających ze świadectwa ochronnego nr (...).

Stanowczo rozróżnić trzeba wyłączność powoda do nazwy produktu (...) od prawa posługiwania się przez inne podmioty gospodarcze nazwą paliwa opałowego przy oznaczaniu swoich urządzeń, których immanentną cechą jest opalanie tymże pelletem.

Biorąc wszystko powyższe pod rozwagę, a zatem widząc rozłączność uprawnień powoda i zachowań pozwanego, de facto zbędna jest dogłębna analiza obowiązywania okresu ochronnego, jak i momentu jego ustania – w odniesieniu do znaku towarowego powoda.

Niezależnie jednak od bezspornego obowiązywania prawa ochronnego, zdaniem Sądu Okręgowego, nie ma potrzeby dokonywania dogłębnej analizy aktualności obowiązywania prawa ochronnego nr (...), jako że Sąd Okręgowy nie dostrzega rzec można konkurencji pomiędzy prawem ochronnym na znak towarowy przysługującym powodowi a uprawnieniem pozwanego jako podmiotu gospodarczego do używania w nazewnictwie określenia służącego do sprecyzowania rodzaju paliwa służącego opalaniu produkowanych przez niego towarów. Uprawnienia obu stron nie zachodzą na siebie. Kwestia ustalenia okresu przysługiwania prawa ochronnego na znak towarowy wstecznie, w sytuacji braku bezprawnego używania przez pozwanego znaku towarowego chronionego na rzecz powoda – de facto pozostaje bez znaczenia dla sprawy.

W świetle wszystkich powyższych uwag nie ma dostatecznych podstaw, aby w ustalonym stanie faktycznym przyjąć stosowanie art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p.

Nie bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt, iż ostatecznie Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 4 października 2016 r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy (...) o numerze R. (...), podzielając argumentacje wnioskującego, iż znak ten charakteryzuje brak dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, jest jedynie oznaczeniem opisowym w odniesieniu do towarów klasy 11, takich jak kotły grzewcze, urządzenia grzewcze na paliwa stałe, płynne lub gazowe, piece, urządzenia grzewcze. Odbiorcy , dokonując ich zakupu, będą postrzegali umieszczone na nich słowo (...) jedynie jako informacje o rodzaju paliwa, jakie może być w urządzeniach użyte. Słowo to będzie informowało odbiorców wprost, jaki jest rodzaj paliwa, o jakich cechach jest właściwy do zastosowania w ww. urządzeniach, a tym samym wskazuje jedynie na przeznaczenie (k.341-345). Sad orzekający w niniejszej sprawie argumentację tę w pełni podziela i przyjmuje za własną.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji ( vide pkt I).

O kosztach procesu rozstrzygnięto zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania (art. 98 k.p.c.). Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika pozwanego należne za postępowanie pierwszoinstancyjne, jak i uwzględniając postępowanie zażaleniowe i okoliczność sporządzenia w jego toku odpowiedzi na zażalenie (k. 81) ustalono na podstawie § 15 ust. 1 i 2, § 20 i § 8 ust. 1 pkt 20) oraz § 10 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804) ( vide pkt II).