Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 21 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 marca 2016 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku (...) S.A. w W.

z udziałem (...) Ltd w L. (Cypr)

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

23 lutego 2016 r. (...) S.A w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez (...) Ltd w L. naruszeń prawa do wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem (...) oraz prawa ochronnego na powyższy słowno-graficzny znak towarowy udzielonego przez Urząd Patentowy RP pod numerem (...), poprzez:

a. zakazanie obowiązanej używania znaku słownego (...) w związku ze świadczeniem przez nią lub promocją usług finansowych, pośrednictwa i doradztwa finansowego, usług brokerskich i maklerskich, w tym usług świadczonych przez Internet, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, a także usług doradztwa finansowego i szkoleń w zakresie działalności finansowej,

b. zakazanie obowiązanej używania dla powyższych usług znaku słowno-graficznego ,

c. zakazanie obowiązanej używania dla powyższych usług znaku słowno-graficznego,

d. zakazanie obowiązanej używania znaku słownego (...) jako nazwy domen internetowych, w tym w domenie xtrade.com. (k. 2-285)

Sąd ustalił:

(...) S.A. w W. jest domem maklerskim o zasięgu europejskim, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Swym klientom oferuje dostęp do rynku OTC, pozwalającym inwestować w zmiany kursów walut, akcji i cen towarów bez ich rzeczywistego nabywania. Uprawniona stworzyła środowiska informatyczne dla potrzeb transakcji pozagiełdowymi instrumentami finansowymi, których ceny są oparte na instrumentach bazowych z różnych rynków. Platformy transakcyjne oferowane przez (...) stanowią jej autorskie rozwiązanie. Uprawniona umożliwia inwestorom dostęp do rynków finansowych w dowolnym miejscu i czasie. Ma oddziały m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Francji, w Czechach, Portugalii, Rumunii i na Słowacji. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.16-17 19-31, 33-36, informacja k.18, film konkursowy k.32, odpis z KRS k.281-285)

Spółka (...) była wielokrotnie nagradzana zarówno w Polsce, jak i za granicą. (dowód wydruk ze strony internetowej k.37) Buduje swoją pozycję na rynku, ponosząc związane z tym wysokie koszty. (dowód: informacja o budżecie za lata 2010-2015 k.38) Artykuły opisujące (...) ukazują się w prasie krajowej i zagranicznej. Uprawniona była wielokrotnie notowana w rankingu prestiżowego amerykańskiego magazynu (...). (dowód: artykuły prasowe k.39-86) Spółka prowadzi także szeroko zakrojoną kampanię reklamową w tzw. social media. Za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak youtube.com, czy facebook.com zamieszcza reklamy i promuje swoje usługi. (dowód: wywiady dostępne w serwisie youtube.com – płyta CD, przykładowe spoty reklamowe z serwisu youtube - płyta CD k.87-88) (...) jest również zaangażowana w sponsoring popularnych na całym świecie zawodów sportowych, w szczególności wyścigów Formuły 1. (dowód: wywiad – płyta CD k.89)

Uprawniona prowadzi szkolenia w zakresie szeroko pojętego tradingu, organizowane przez Internet w formie tzw. webinarium. Edukację klientów w zakresie ekonomii i biznesu realizuje poprzez udostępnianie im m.in. darmowych wydawnictw książkowych. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.91-93, prezentacja w serwisie youtube – płyta CD k.94)

(...) S.A. jest uprawniona jest do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego: , zarejestrowanego 17 maja 2010 w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod numerem (...). z pierwszeństwem od 10 września 2009 r., dla usług w klasie 36 klasyfikacji nicejskiej (maklerstwo giełdowe). Znak ten objęty jest także przedmiotem ochrony krajowej, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) i w (...) pod nr (...). (dowód: lista zarejestrowanych znaków towarowych k.95, zgłoszenie do OHIM k.96, podanie o udzielnie prawa ochronnego na znak towarowy k.97, decyzja k.98-99, wyciąg z rejestru znaków towarowych k.100, certyfikat rejestracji k.101-102)

(...) Ltd. z siedzibą w L. jest licencjonowaną firmą inwestycyjną podlegającą dyrektywie dotyczącej rynków instrumentów finansowych ( (...)). Zgodnie z informacją zawartą na stronie cypryjskiego nadzoru finansowego (C. S. and E. C. - CySEC), obowiązana prowadzi działalność w zakresie usług finansowych na terenie całej Unii Europejskiej (dowód: wydruk ze strony internetowej k.222, 279), m.in. za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem www.xtrade.com, dostępnej w wielu językach, w tym hiszpańskim, niemieckim, francuskim i włoskim. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.103-106) D. xtrade.com istnieje od 2000 r., a w marcu 2015 przeszła na własność (...) Ltd. (dowód: raport dla domeny xtrade.com k.107-221) Prowadząc kampanię promocyjną swoich usług za pomocą pozycjonowania stron oraz wyszukiwarki internetowej G. obowiązana używa słów kluczowych „xtrade online trading.” (dowód: wydruk ze strony internetowej k.238-240)

Uprawniona dowiedziała się o działalności obowiązanej z licznych skarg klientów, którzy mieli problemy z odróżnieniem platform usługowych należących do (...) i (...). Pomyłki polegały najczęściej na tym, że klienci zakładali konta na portalu www.xtrade.com myśląc, że rejestrują się w serwisie prowadzonym przez uprawnioną. Zdarzały się one także klientom korzystającym już z usług uprawnionej, którzy dostając wiadomości e-mail od obowiązanej byli przekonani, że korespondują z (...). Przypadki takie odnotowano nie tylko w Polsce, ale i w oddziałach uprawnionej znajdujących się w Czechach, we Francji, w Portugalii, w Rumunii i na Słowacji. (dowód: tłumaczenie transkrypcji rozmowy telefonicznej wraz z wydrukami z poczty elektronicznej k.223-235, nagrania rozmów telefonicznych - płyta CD k.236-237)

Za pośrednictwem sklepu internetowego GooglePlay uprawniona oferuje aplikację mobilną xStation umożliwiającą obrót online instrumentami pochodnymi – kontraktami na różnicę ( (...)) oraz opcjami opartymi o waluty, towary i akcje. Po wpisaniu w wyszukiwarce GooglePlay frazy „xtb”, pojawia się w ofercie nie tylko aplikacja spółki (...), ale także konkurencyjna aplikacja obowiązanej - XTrade - O. (...). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.241-244)

W swojej działalności (...) Ltd. z siedzibą w L. posługuje się słowno-graficznymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz (...) w L. i O.C. (...) Ltd. w L.:

(dowód: certyfikat k.245, wydruki z bazy OHIM k.246-261)

Sąd zważył:

Przepis art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia. (art. 9 ust.1b)

W ust. 2 art. 9 stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego może być zakazane, w szczególności :

a.  umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b.  oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem,

c.  przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem,

d.  używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Art. 101 rozporządzenia zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy krajowe, w tym procesowe, odnoszące się do tego samego rodzaju powództw co w przypadku krajowego znaku towarowego. (ust.3) Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego sąd wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Dla zapewnienia przestrzegania tego zakazu, stosuje środki zgodne z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego. (art. 102 ust.1)

Przepis art. 103 stanowi, że do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej regulującej ochronę praw krajowych przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego i zakazania innym osobom używania w obrocie gospodarczym bez jego zgody znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:



na zasadach ogólnych albo



poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730 ¹ k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sądu, spółka (...) należycie uprawdopodobniła fakt, iż przysługuje jej na terytorium Polski ochrona wspólnotowa i krajowa słowno-graficznych znaków towarowych dla usług w klasie 36. klasyfikacji nicejskiej (maklerstwo giełdowe). Obowiązana prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą, świadcząc usługi identyczne z tymi, dla których chronione są znaki uprawnionej i podobne do nich (usług finansowe, pośrednictwa i doradztwa finansowego, usługi brokerskie i maklerskie). Używa przy tym podobnych oznaczeń: słownego (...) , słowno-graficznych i (zawierających identyczny element słowny (...)).

Ocena naruszenia nie może mieć jednak istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia o zasadności wniosku, wobec wskazania przez profesjonalnego pełnomocnika uprawnionej przyszłego roszczenia, które nie zostało przewidziane w przepisach prawa krajowego ani unijnego. Określenie „zaniechanie naruszeń” jest sformułowaniem tyleż potocznym, co ogólnym, nienadającym się do egzekucji. Nie można go odnieść do konkretnych roszczeń przyznanych właścicielowi znaku towarowego w art. 9 ust. 2 rozporządzenia i w art. 296 ust. 1 w zw. z art. 154 p.w.p. Jakkolwiek sposoby zabezpieczenia mieszczą się w granicach uprawnień właściciela wspólnotowego i krajowego znaku towarowego, odpowiadają także sposobowi działania obowiązanej, to nie ma podstaw do uznania, że są one adekwatne do żądań, które w przyszłości zgłosi (...) S.A. Sąd nie jest uprawniony do samodzielnego formułowania przyszłych roszczeń ani do udzielenia zabezpieczenia tych z nich, które – jak domniemywa – mogą zostać zgłoszone.

Formułując przyszłe żądanie zakazowe spółka (...) powinna wskazać, jakiego rodzaju działania – kwalifikowane jako naruszenie lub grożące naruszeniem wyłączności używania znaku towarowego - mają być pozwanej (obowiązanej) zabronione (np. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach, oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem, przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem, używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie). Nie ulega przy tym wątpliwości, że zakazy te powinny się odnosić do wskazanego i wynikającego z materiału dowodowego sprawy, sposobu działania pozwanej (obowiązanej).

Uznając, że uprawniona nie uprawdopodobniła słuszności przyszłego roszczenia Sąd orzekł o oddaleniu wniosku. ( a contrario art. 730 ¹ k.p.c.)

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3. (...)

21/03/2016 r.