Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 17 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 maja 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w V.

z udziałem K. R.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzielić S. des (...) S.A. z siedzibą w V. zabezpieczenia roszczeń o zakazanie K. R.:

- naruszania na terytorium Unii Europejskiej prawa do słownego unijnego znaku towarowego JOJO (nr (...)) polegającego na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksporcie oraz magazynowaniu w tych celach, reklamowaniu i informowaniu o tabliczkach kakaowych z oznaczeniem JO-JO lub JOJO,

- naruszania na terytorium Polski prawa do słownego znaku towarowego JOJO (nr R- (...)), polegającego na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksporcie oraz magazynowaniu w tych celach, reklamowaniu i informowaniu o tabliczkach kakaowych z oznaczeniem JO-JO lub JOJO,

poprzez:

a. zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu oraz magazynowania w tych celach, reklamowania i informowania o tabliczkach kakaowych z oznaczeniem JO-JO lub JOJO,

b. zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu oraz magazynowania w tych celach, reklamowania i informowania o tabliczkach kakaowych w opakowaniach o wyglądzie:

c. zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu – używania na stronie internetowej www.chocomoco.pl oznaczeń JOJO i JO-JO a także wizerunków opakowań przedstawionych w pkt 2. w odniesieniu do tabliczek kakaowych,

d. zajęcie – na czas trwania procesu – stanowiących własność obowiązanej opakowań tabliczek kakaowych z oznaczeniem JOJO lub JO-JO, a także wszelkich związanych z nimi i należących do obowiązanej materiałów informacyjnych i reklamowych, znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalności gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia,

e. zajęcie – na czas trwania procesu – stanowiących własność obowiązanej opakowań tabliczek kakaowych o wyglądzie przedstawionym w pkt 2., a także wszelkich związanych z nimi i należących do obowiązanej materiałów informacyjnych i reklamowych, znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalności gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia;

2. w pozostałej części wniosek oddalić;

3. wyznaczyć S. des (...) S.A. w V. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem K. R. powództwa obejmującego roszczenie określone w punkcie 1.

Sygn. akt XXII GWo 54/16

UZASADNIENIE

13 maja 2016 r. spółka prawa Konfederacji Szwajcarskiej S. des (...) S.A. z siedzibą w V. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o zakazanie K. R.:

- naruszania na terytorium Unii Europejskiej prawa do słownego unijnego znaku towarowego JOJO (nr (...)) polegającego na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksporcie oraz magazynowaniu w tych celach, reklamowaniu i informowaniu o tabliczkach kakaowych z oznaczeniem JO-JO lub JOJO,

- naruszania na terytorium Polski prawa do słownego znaku towarowego JOJO (nr R- (...)), polegającego na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksporcie oraz magazynowaniu w tych celach, reklamowaniu i informowaniu o tabliczkach kakaowych z oznaczeniem JO-JO lub JOJO,

- popełniania czynów nieuczciwej konkurencji,

poprzez:

1. zakazanie – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu oraz magazynowania w tych celach, reklamowania i informowania o tabliczkach kakaowych z oznaczeniem JO-JO lub JOJO,

2. zakazanie – na czas trwania procesu – produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu oraz magazynowania w tych celach, reklamowania i informowania o tabliczkach kakaowych w następujących opakowaniach:

3. zakazanie – na czas trwania procesu – używania na stronie internetowej www.chocomoco.pl oznaczeń JOJO i JO-JO a także wizerunków opakowań przedstawionych w pkt 2.,

4. zajęcie – na czas trwania procesu – należących do obowiązanej tabliczek kakaowych z oznaczeniem JOJO lub JO-JO, a także wszelkich związanych z nimi i należących do obowiązanej materiałów informacyjnych i reklamowych, znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązanej działalności gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia,

5. zajęcie – na czas trwania procesu – należących do obowiązanej tabliczek kakaowych w opakowaniach o wyglądzie przedstawionym w pkt 2., a także wszelkich związanych z nimi i należących do obowiązanej materiałów informacyjnych i reklamowych, znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązaną działalności gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia.

Sąd ustalił:

S. des (...) S.A. z siedzibą w V. jest uprawniona do:

- słownego unijnego znaku towarowego JOJO zarejestrowanego pod nr (...) chronionego na terytorium Unii Europejskiej z pierwszeństwem od 10 stycznia 2011 r. dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kakao, preparatów i napojów na bazie kakao, czekolady, wyrobów z czekolady, preparatów i napojów na bazie czekolady,

- słownego znaku towarowego JOJO zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R- (...), chronionego na terytorium Polski z pierwszeństwem od 13 kwietnia 1994 r. dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kakao i czekolady. (dowód: świadectwo rejestracji k.19-20, wydruk z bazy uprp.pl k.22, informacja k.21)

Znaki towarowe JOJO są używane przez uprawnioną na rynku unijnym dla produktów czekoladowych od lat 90-tych XX wieku, m.in. na opakowaniach o wyglądzie:

(dowód: wydruki ze stron internetowych k.23-25)

K. R. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. jest producentem i dystrybutorem wyrobów czekoladowych. W swej ofercie ma m.in. tabliczki czekolady Jo-Jo oferowane za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.chocomoco.pl w opakowaniach o wyglądzie:

(dowód: wydruki ze strony internetowej k.26-29, katalog k.30-39)

Sąd zważył:

I.  naruszenie praw do znaków towarowych:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;

b. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS , z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo )

Żądanie zakazania obowiązanejnaruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a art. 9. W ust. 3 przepis ten stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

a)umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b)oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c)przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d)używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;

e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f)używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia znaku. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej .

Zgodnie z art. 103, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi zaś, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadające tym z art. 9 ust. 2 cyt. rozporządzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730 ¹ k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sądu uprawniona należycie uprawdopodobniła, że służy jej prawo wyłączne do słownego znaku towarowego JOJO chronionego w Unii Europejskiej dla towarów w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla czekolady. Dla identycznych towarów K. R. używa identycznego oznaczenia (jego pisownia dużymi i małymi literami, z myślnikiem lub bez jest w tym przypadku bez znaczenia), naruszając prawo wyłączne S. des (...) S.A. w sposób stypizowany w art. 9 ust. 2a rozporządzenia. Identyczna ochrona służy uprawnionej w odniesieniu do krajowego znaku towarowego JOJO na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Uprawniona w należyty sposób uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla S. des (...) S.A. skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw. Działania obowiązanej mogą negatywnie wpływać na zdolność odróżniającą znaków towarowych JOJO, pozycję rynkową uprawnionej, a negatywne opinie klientów o wyrobach czekoladowych Jo-Jo mogą niekorzystnie wpływać na postrzeganie uprawnionej i jej produktów, narażając S. des (...) S.A. na szkodę majątkową. Działalność obowiązanej narusza zatem podstawową funkcję znaku towarowego - oznaczania pochodzenia towarów i usług, może także negatywnie wpływać na pełnienie przez ten znak funkcji reklamowej, jakościowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszeń prowadzić może do rozwodnienia zdolności odróżniającej unijnego i krajowego znaków towarowych JOJO.

Zastosowane sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych (usprawiedliwionych) roszczeń zakazowych. Zapewnią one uprawnionej należytą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw wyłącznych ani interesów gospodarczych innych osób. (art. 730 ¹ w zw. z art. 747 pkt 1 i art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionym dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

II.  naruszenie reguł uczciwej konkurencji:

Ustawa z dnia 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykładowe wyliczenie znajduje się w ust. 2. Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :



czyn ma charakter konkurencyjny,



narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,



jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki dominującej. (tak wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2003 r. VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13/12/2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27/02/2009 r. VACa 308/08)

Uprawniona nie wykazała w tym postępowaniu, że działania obowiązanej w sposób bezpośredni naruszają jej interesy gospodarcze, a jeśli tak, to jakie. Z przedstawionych dokumentów nie wynika, że działa ona w Polsce, gdzie wytwarza, oferuje lub reklamuje wyroby czekoladowe z oznaczeniem JOJO. Co więcej, uprawniona w istocie nie sprecyzowała roszczenia zakazowego znajdującego podstawę prawną w art. 18 ust. 1 u.z.n.k., tak by mogło ono podlegać ocenie pod kątem jego należytego uprawdopodobnienia i potrzeby jego zabezpieczenia wykraczającej ponad tymczasowe zakazy uzasadnione naruszeniem praw do znaków towarowych.

Z tych przyczyn wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zakazanie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji podlegać musiał oddaleniu, jako nieusprawiedliwiony. ( a contrario art. 730 ¹ k.p.c.).

ZARZĄDZENIE

-

(...)

-

(...)

-

(...)

(...)