Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RN 239/01
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 8 stycznia 2003 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący)
SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca)
SSN Jerzy Kwaśniewski
Protokolant Małgorzata Beczek
w sprawie ze skargi Spółki "K." A/S, B., Dania
od decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego [...],
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych w dniu 8 stycznia 2003 r.,
rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego RP
od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP w Warszawie
z dnia 12 marca 2001 r.,
oddala rewizję nadzwyczajną.
Uzasadnienie.
2
Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 4 lutego 1998 r. zarejestrował pod
numerem […] na rzecz zgłaszającej – Spółki K. A/S z siedzibą w B., Dania, znak
towarowy przestrzenny do oznaczania zabawek, gier i przedmiotów do zabawy, w
klasie towarów 28. Znak został zgłoszony jako czarno-biały (a właściwie
monochromatyczny, tj. bez zastrzegania jakiegokolwiek koloru) i opisany jako:
„Znak przestrzenny w postaci trójwymiarowej formy prostokątnego pryzmatycznego
elementu budowlanego – zabawki, na którego płaskiej powierzchni umieszczony
jest prostokątny szereg cylindrycznych występów - wg załączonych fotografii”.
Wobec wniosku o zarejestrowanie tego znaku towarowego sprzeciw zgłosiła C.
Spółka z o.o., Polska, twierdząc że zgłoszona forma przestrzenna przedstawia
klocek, a więc jednoznacznie wskazuje na rodzaj towarów, do których oznaczania
jest przeznaczona, co oznacza, że oznaczenie to nie spełnia ustawowych
warunków wymaganych do rejestracji znaku towarowego i zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy o znakach towarowych nie może być zarejestrowane.
Decyzją z 15 września 1998 r., wydaną w postępowaniu spornym Urząd
Patentowy RP, na wniosek C. Spółki z o.o. unieważnił, na podstawie art. 49 ust. 1
pkt 3 w związku z art. 4 i 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych
(Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm., powoływanej w dalszym ciągu jako u.z.t.), prawo z
rejestracji znaku towarowego przestrzennego nr […] “częściowo w zakresie
klocków”.
Urząd Patentowy podzielił stanowisko uprawnionej z rejestracji znaku K.
A/S, że nie narusza przepisów art. 4 i art. 7 u.z.t. rejestracja znaku przestrzennego
w formie plastycznej, trójwymiarowej oraz że z przepisu art. 4 u.z.t. nie wynika
zakaz rejestracji w charakterze znaku towarowego formy przestrzennej będącej
zarazem wyrobem, czyli znaku, który sam w sobie jest towarem. Jednak nie każda
forma przestrzenna może być zarejestrowana jako znak towarowy. Przepis art. 4
u.z.t. wyraźnie określa kryteria, jakim powinien odpowiadać znak towarowy, aby
mógł być zarejestrowany. Znakiem towarowym podlegającym rejestracji jest tylko
takie oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów i usług określonego
przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw,
czyli oznaczenie mające dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych
3
warunkach obrotu gospodarczego. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem prawa
z rejestracji jest znak przestrzenny w postaci klocka z wystającymi wypustkami,
służący m.in. do oznaczania klocków konstrukcyjnych (zabawek). Zdaniem Urzędu
Patentowego znak, który sam jest towarem – klockiem i służy do oznaczania
towarów – klocków, nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, ponieważ
jest to znak przestrzenny wynikający z natury przedmiotu. Jest to forma, której
postać wyznaczają funkcje przedmiotu - klocka, o czym świadczą wypustki pełniące
rolę zaczepów, ponadto jest to forma, która ma na celu uzyskanie określonego
rezultatu praktycznego – informuje o konstrukcji i wyglądzie oznaczonego towaru
(ma charakter ogólnoinformacyjny). Rejestracja znaku przedstawiającego konkretny
towar na rzecz jednego podmiotu narusza przepisy art. 4 i art. 7 u.z.t. oraz
uniemożliwia produkcję klocków z zaczepami innym podmiotom, monopolizując
polski rynek. Zarejestrowany znak […] nie ma charakteru wyróżniającego,
ponieważ przeciętny odbiorca w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego nie
będzie mógł zindywidualizować towaru na rynku w odniesieniu do konkretnego
producenta – w tym przypadku K. A/S, ale będzie postrzegał jedynie jego
przydatność do zabawy, np. konstruowania budowli.
K. A/S wniosła odwołanie od powyższej decyzji, twierdząc, że analiza
zdolności rejestracyjnej zarejestrowanego na jej rzecz znaku towarowego prowadzi
do wniosku, że nie istnieją przesłanki wyłączenia tego znaku przestrzennego –
będącego kształtem towaru – od rejestracji. Znak towarowy […] nie jest określony
charakterem towaru. Klocki L. należą do rodziny gier konstrukcyjnych
charakteryzujących się tym, że poszczególne elementy mogą być ze sobą
dowolnie zestawiane i rozłączane. Na świecie istnieje wiele innych zabawek
“zaciskowych”, w tym klocków, o zupełnie innych kształtach. Kształt klocka L. nie
jest jego najważniejszą wartością. Wiele jest i wiele może jeszcze być odmian
klocków zaciskowych i wszystkie one mogą korzystać z ochrony jako wyróżniające
znaki towarowe. Kształt towaru według rejestracji […] nie jest konieczny dla
uzyskania własności technicznych towaru. Dla postawionego klockom L. zadania
konstrukcyjnego nie ma znaczenia kształt łączonych cegiełek ani zastosowane
tuleje oraz okrągłe występy mocujące. Ten sam cel można osiągnąć na
nieskończenie wiele sposobów. Zastosowanie rozwiązań o innych kształtach
4
dawałoby te same efekty i umożliwiałoby legalną egzystencję na rynku wyrobów
różnych producentów. Kształt towaru według rejestracji […] nie nadaje temu
towarowi istotnej wartości. Nie kształt klocka według rejestracji […] stanowi o
atrakcyjności wyrobu. Nadaje on jedynie cechę wyróżniającą znakowi towarowemu,
natomiast reputacja wyrobu wynika z jego wysokiej jakości i reputacji firm L. i K.
Mimo że w wielu krajach zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące rejestracji
kształtu towaru jako znaku towarowego, klocek L. uzyskał tam ochronę (m.in. w
Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Grecji, na Węgrzech). Unieważnienie rejestracji
znaku spowodowałoby lawinowe naśladownictwo klocków, niedorównujących
jakością oryginałowi, na czym w efekcie straciłaby nie tylko K. A/S, lecz także
konsumenci. W uzupełnieniu odwołania K. A/S podniosła, że klocek L. posiada
pierwotną zdolność odróżniającą dzięki ośmiu wypustkom w kształcie walca na
ścianie prostopadłościanu (art. 4 u.z.t.). Powołując się na treść opinii dra B. B.– W.,
wydanej na potrzeby postępowania rejestrowego toczącego się przed szwajcarskim
urzędem patentowym, odwołująca się stwierdziła, iż rezultat polegający na
tarciowym łączeniu klocków można uzyskać także przy użyciu innych środków
technicznych niż wypustki (zaczepy) takie jak na klocku L. Wskazała również, że
Polska jest sygnatariuszem Konwencji Paryskiej o ochronie własności
przemysłowej, z czego wynika, że w odniesieniu do klocka L. zarejestrowanego w
kraju pochodzenia (Danii) obowiązuje zasada telle–quelle (art. 6 quinquies B i C
Konwencji Paryskiej). Pierwsza sprzedaż klocków L. nastąpiła w Polsce w 1973 r.,
po roku 1989 r. sprzedaż tych klocków rosła, zaś w 1995 r. rozpoczęła działalność
polska spółka grupy L. (art. 6 quinquies C1 Konwencji Paryskiej). Ponadto w
uzupełnieniu odwołania wskazano, że znak towarowy (klocek L.) jest w Polsce
znakiem powszechnie znanym i uzyskał wtórną zdolność rejestracyjną. Odwołującą
się podniosła również, iż klocek L. uzyskał ochronę jako wspólnotowy znak
towarowy, zatem korzysta z ochrony na terytorium całej Unii Europejskiej, a Polskę
wiąże z Unią umowa stowarzyszeniowa, której art. 66 wyraża wolę zbliżenia
ustawodawstwa wewnętrznego w zakresie własności intelektualnej do poziomu
ochrony w Unii Europejskiej.
Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z dnia 12
marca 2001 r., utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję.
5
Komisja Odwoławcza ustaliła, że poprzedniczka odwołującej się, tj. L.
System A/S z Danii, uzyskała w Polsce ochronę na kolorowy (kolory znaku:
czerwony, czarny, biały i żółty) znak obrazowy (graficzny) nr […] z
pierwszeństwem wynikającym ze zgłoszenia w Danii z mocą od dnia 17 września
1987 r., do oznaczania w klasie 28 następujących towarów: gry, zabawki, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe. Ochrona tego znaku została
przedłużona do 17 września 2007 r. Jest to znak obrazowy, a nie przestrzenny,
wobec czego ochrona nie odnosi się do klocka z ośmioma wypustkami jako figury
przestrzennej, lecz do jego płaskiego, kolorowego wizerunku, który ma służyć do
oznaczania towarów wymienionych w decyzji o rejestracji. W wykazie tych towarów
nie został wymieniony pojedynczy klocek. Następnie K. A/S uzyskała w Polsce
ochronę z mocą od 6 marca 1995 r. na dwa znaki przestrzenne bez określenia
kolorów: […] w klasie 28 oraz […] w klasach 9 i 28. W podaniu o rejestrację tych
znaków w Polsce pozwana oświadczyła, że nie ubiega się o rejestrację znaku w
takiej samej postaci jak w państwie pochodzenia (tj. w Danii). Z dostarczonego
wypisu z duńskiego rejestru wynika, że w Danii został zarejestrowany inny znak niż
znaki zarejestrowane w Polsce i dlatego, zdaniem Komisji Odwoławczej,
powoływanie się w odwołaniu na przepisy dotyczące zasady telle–quelle należy
uznać za nieporozumienie. Z dostarczonego odpisu duńskiej rejestracji znaku nie
wynika nawet, czy w Danii został zarejestrowany znak obrazowy czy przestrzenny,
ani jakie kolory zostały zastrzeżone. Można jedynie domniemywać, że w Danii znak
został zastrzeżony jako przestrzenny i w kolorze czerwonym, ponieważ w
świadectwie na znak wspólnotowy powołano wcześniejszą duńską rejestrację. W
Niemczech z mocą od 25 stycznia 1995 r. został zarejestrowany trójwymiarowy
(przestrzenny) znak towarowy w postaci klocka z ośmioma wypustkami w kolorze
czerwonym, bez powoływania rejestracji macierzystej (a więc bez stosowania
zasady telle-quelle) i na rzecz innego podmiotu niż K. A/S. Podobnie OHIM – Urząd
do spraw Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym w Alicante zarejestrował klocek z
ośmioma wypustkami (zaczepami) w kolorze czerwonym z mocą od 1 kwietnia
1996 r. do oznaczania towarów w klasach 9 i 28. W świadectwie rejestracji
zaznaczono, że znak nabył wyróżniający charakter przez użytkowanie, czyli że
nabył wtórną zdolność odróżniającą. Komisja Odwoławcza uznała, że znak
6
przestrzenny w postaci klocka zarejestrowany w Polsce na rzecz K. A/S nie jest
tożsamy ze znakami zarejestrowanymi w Danii, Niemczech i przez OHIM, a zatem
powoływanie się na zasadę telle-quelle lub na umowę stowarzyszeniową Polski z
Unią Europejską jest nieskuteczne. K. A/S uzyskała w Polsce ochronę szerszą niż
w Danii, Niemczech lub na terenie UE. Oceniając pierwotną i wtórną zdolność
odróżniającą znaku towarowego trójwymiarowego (przestrzennego) w postaci
klocka, Komisja Odwoławcza stwierdziła, że znak towarowy zarejestrowany pod nr
[…] nie posiadał w dacie zgłoszenia pierwotnej zdolności odróżniającej, ani też nie
nabył wtórnej zdolności odróżniającej. Tego typu klocki konstrukcyjne są znane na
całym świecie od dziesiątków lat z rozwiązań Anglika H. F. P., chronionych
brytyjskimi patentami udzielonymi w latach 1939, 1944 i 1945. Ochrona patentowa
już wygasła. K. A/S nie kwestionowała, że klocek z wypustkami był wcześniej
chroniony patentami, a zatem w dniu zgłoszenia do rejestracji w Polsce nie mógł
posiadać pierwotnej zdolności odróżniającej jako kształt pospolity, a nie jedyny w
swoim rodzaju w klasie zabawek – klocków. Cecha wtórnej zdolności odróżniającej
wymaga wykazania, że w świadomości odbiorców (konsumentów) wytworzyło się
trwałe przekonanie o istnieniu związku między towarem a jego producentem. K. A/S
nie przedłożyła dowodów na okoliczność, że w pięcioletnim okresie
poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była wyłącznym podmiotem
używającym w Polsce znaku przestrzennego w postaci klocka z ośmioma
wypustkami. Również Urząd Patentowy RP rejestrując sporny znak towarowy nie
zbadał, czy w pięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zgłoszenia K. A/S była w
Polsce jedynym i wyłącznym podmiotem wprowadzającym do obrotu zestawy
klocków zawierające m.in. klocki z ośmioma wypustkami. To zaniechanie
doprowadziło w ocenie Komisji do sytuacji, w której inni przedsiębiorcy zostali z
dnia na dzień pozbawieni prawa do produkcji i wprowadzania do obrotu klocków z
ośmioma wypustkami, mimo że nie naruszyli niczyich praw wyłącznych, gdyż
zagraniczne patenty na klocki z zaczepem w postaci walca wygasły kilkadziesiąt lat
wcześniej, a w Polsce nie były w ogóle chronione. Decyzja uwzględniająca wniosek
o rejestrację prowadziła praktycznie do udzielenia ochrony szerszej od wygasłej
ochrony patentowej. Odnosząc się do przedłożonej przez pozwaną opinii dra B.-W.,
Komisja Odwoławcza uznała, iż jest ona w znacznej części nieczytelna z powodu
7
braku załączników i nieprzydatna w niniejszej sprawie, ponieważ nie odnosi się do
pierwotnej i wtórnej zdolności rejestracyjnej klocka w odniesieniu do terytorium
Polski.
Rewizję nadzwyczajną od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie
Patentowym RP z 12 marca 2001 r., utrzymującej w mocy decyzję Urzędu
Patentowego z 15 września 1998 r. unieważniającą prawo z rejestracji znaku
towarowego nr […] udzielone na rzecz K. A/S z siedzibą w B., Dania, w części
dotyczącej klocków, wniósł Prezes Urzędu Patentowego RP, zarzucając
zaskarżonej decyzji rażące naruszenie prawa poprzez: 1) błędne zastosowanie art.
29 w związku z art. 4, art. 7 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o
znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17) oraz błędne zastosowanie art. 6
quinquies Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej z dnia 20
marca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 91, poz. 51), 2) niezastosowanie art. 6, art. 7,
art. 8, art. 77 § 1, art. 88, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 ze
zm.), 3) błędne zastosowanie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26
kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat
związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160).
W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego wskazał
na błędne zastosowanie art. 30 ust. 1 u.z.t., określającego przesłanki
unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z treścią art. 30 ust.
1 u.z.t., z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może
wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Od spełnienia materialnej przesłanki
w postaci istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w unieważnieniu
prawa z rejestracji danego znaku towarowego zależy bowiem legitymacja czynna
do wszczęcia i występowania w charakterze strony w postępowaniu o
unieważnienie tego znaku towarowego. W związku z tym Urząd Patentowy oraz
Komisja Odwoławcza jako organy orzekające w sprawie dotyczącej unieważnienia
praw z rejestracji znaku towarowego są zobligowane w pierwszej kolejności do
zbadania z urzędu czy wnioskodawca występujący z żądaniem unieważnienia
prawa legitymuje się interesem prawnym w rozumieniu ustawy o znakach
towarowych. Wskazując na różne koncepcje doktrynalne rozumienia pojęcia
8
"interes prawny", zarówno w ogólnym postępowaniu administracyjnym, jak i w
szczególności w postępowaniu, którego przedmiotem jest unieważnienie lub
wygaszenie znaku towarowego, Prezes Urzędu Patentowego przychylił się do
stanowiska przedstawionego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 maja 1999
r., III RN 5/99, OSNP 2000 nr 9, poz. 337, zgodnie z którym interesem prawnym
jest indywidualny interes oparty na przepisie prawa materialnego, co oznacza, że z
wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić
tylko taki podmiot, który wykaże, że rejestracja określonego znaku towarowego
narusza jego uprawnienia wynikające z przepisów prawa. W niniejszej sprawie
wnioskodawca – C. Spółka z o.o. - wskazał jedynie, że swój interes prawny
wywodzi z faktu produkcji i sprzedaży klocków podobnych do zarejestrowanych na
rzecz uprawnionego – K. A/S, powołał się ponadto na rzekome niebezpieczeństwo
monopolizacji rynku w drodze eksploatacji prawa z rejestracji znaku towarowego w
formie klocka. Takie ogólne sformułowania nie uzasadniają, zdaniem wnoszącego
rewizję nadzwyczajną, istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, gdyż
wnioskodawca nie wykazał, iż istnieje po jego stronie obiektywna potrzeba ochrony
jego praw. W opinii wnoszącego rewizję nadzwyczajną, z okoliczności podanych
przez wnioskodawcę wynika jedynie, że jest on, jako konkurent uprawnionego
zainteresowany unieważnieniem przedmiotowego prawa głównie z powodów
ekonomicznych. Jego potrzeba unieważnienia prawa z rejestracji znaku wynika
zatem z interesu czysto faktycznego, a nie prawnego. Prezes Urzędu Patentowego
wskazał, iż w toku postępowania w niniejszej sprawie ani Urząd Patentowy, ani
działająca przy nim Komisja Odwoławcza nie zbadały istnienia interesu prawnego
jako przesłanki warunkującej możliwość dochodzenia przez wnioskodawcę
unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Organ administracji
państwowej zobowiązany do badania z urzędu, na każdym etapie postępowania,
istnienia przesłanki interesu prawnego wnioskodawcy występującego o
unieważnienie znaku towarowego, pomijając ten obowiązek, zwłaszcza w sytuacji
kiedy brak przesłanki został podniesiony przez uprawnionego w toku postępowania,
rażąco naruszył normę prawną zawartą w przepisie art. 30 ust. 1 u.z.t. Ponadto
wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, że w postępowaniu tym doszło do
rażącego naruszenia prawa procesowego, gdyż organ administracji działał z
9
pogwałceniem ogólnej zasady postępowania administracyjnego wyrażonej w art. 6
k.p.a., który nakłada na organy administracji państwowej obowiązek działania na
podstawie przepisów prawa. W niniejszej sprawie organy nie działały na podstawie
przepisów prawa, bowiem nie ustaliły istnienia po stronie wnioskodawcy interesu
prawnego. Po dokonaniu prawidłowego ustalenia znaczenia normy prawnej
zawartej w art. 30 u.z.t., uzależniającej legitymację do wystąpienia z wnioskiem o
unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego od istnienia interesu
prawnego, organy administracyjne powinny były, zdaniem Prezesa Urzędu
Patentowego, przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia istnienia
przesłanki interesu prawnego po stronie wnioskodawcy. Bez przeprowadzenia
postępowania dowodowego w tym kierunku nie było możliwe dokonanie
prawidłowej subsumcji stanu faktycznego do danej normy. Organ administracji
państwowej jest obowiązany wykazać działanie na podstawie prawa w ciągu całego
postępowania przez przytoczenie w decyzji podstawy prawnej i uzasadnienia
prawnego (art. 107 § 1 i § 3 k.p.a.). W niniejszym postępowaniu organy
administracji nie wykazały swego działania na podstawie przepisów prawa, gdyż w
przedmiotowej decyzji brak jest jakiejkolwiek wzmianki co do zbadania przesłanki
interesu prawnego, a tym samym brak jest również informacji czy organ
administracji uznał tę przesłankę za udowodnioną, na jakiej podstawie i którym
środkom dowodowym dotyczącym tej kwestii dał wiarę. Podnosząc fakt naruszenia
art. 107 k.p.a. Prezes Urzędu Patentowego wskazał, że norma zawarta w tym
przepisie została pogwałcona nie tylko w zakresie regulacji dotyczących
uzasadnienia, ale także podpisu decyzji. Decyzja z 12 marca 2001 r. wydana przez
Komisję Odwoławczą obradującą w składzie trzyosobowym nie została prawidłowo
podpisana. Kształt przedmiotowej decyzji ewidentnie wskazuje, że brak jest
podpisów wszystkich osób wchodzących w skład wydającego decyzję organu
kolegialnego, jakim jest Komisja Odwoławcza. Na oryginalnym egzemplarzu
decyzji, pod jej uzasadnieniem, brak jest bowiem jednego z podpisów członków
Komisji Orzekającej. W ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną, Komisja
Odwoławcza doręczając przedmiotową decyzję bez jej podpisania, w sposób
rażący naruszyła art. 107 k.p.a. Pominięcie przez Komisję Odwoławczą w
postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przesłanki
10
interesu prawnego spowodowało, że organ ten działał w tym postępowaniu również
z naruszeniem zasady ogólnej wyrażonej w art. 8 k.p.a.
Zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, decyzja 12 marca 2001 r. została
wydana również z rażącym naruszeniem art. 29 u.z.t., który stanowi, że prawo z
rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub części, jeżeli
nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji określone w
przepisach art. 4, 6-9 i 32 u.z.t. W opinii uprawnionego K. A/S zostały spełnione
wszystkie ustawowe warunki wymagane do rejestracji znaku towarowego […], a
tym samym nie istniały przesłanki do unieważnienia, o których mowa w art. 29
u.z.t.; w konsekwencji Komisja Odwoławcza utrzymując w mocy decyzję Urzędu
Patentowego z 15 września 1998 r. wydała orzeczenie z rażącym naruszeniem art.
29 u.z.t. w związku z art. 4 i 7 u.z.t. oraz art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej.
Wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, iż w odwołaniu od decyzji wniesionym
przez uprawnionego przedstawiono szeroką argumentację na okoliczność
posiadania przez znak towarowy […] dostatecznych znamion wyróżniających,
jednak argumenty te oraz załączone do akt dowody zostały zbagatelizowane w
trakcie postępowania dowodowego i nie zostały przez organ orzekający poddane
analizie. Komisja Odwoławcza odniosła się w pojedynczym zdaniu do jednego z
dowodów (opinii dra B.-W.), stwierdzając że jest nieczytelna oraz nieprzydatna,
gdyż nie dotyczy pierwotnej zdolności rejestracyjnej klocka w odniesieniu do
terytorium Polski. Pozostałe liczne dowody zgłoszone przez uprawnionego, w
postaci zdjęć i rysunków klocków, nie zostały poddane jakiejkolwiek analizie i
ocenie. Zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, organ odwoławczy prowadził
postępowanie dowodowe z rażącym naruszeniem nie tylko art. 77 k.p.a., ale
również art. 7 k.p.a., nakazującego organowi administracji podjąć wszelkie kroki
niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.
Komisja Odwoławcza oceniając zdolność odróżniającą znaku […] dopuściła się
rażącego naruszenia art. 7 u.z.t., albowiem odeszła od zastosowania przesłanek
zdolności rejestracyjnej znaków towarowych zawartych w tym przepisie (czyli de
facto nie zastosowała tego przepisu) na rzecz przesłanki nowości, relewantnej dla
ochrony wynalazków lub wzorów użytkowych według ustawy z dnia 19
października 1972 r. o wynalazczości. Tymczasem art. 4 ust. 1 u.z.t. definiując znak
11
towarowy nie powołuje się na przesłankę nowości, ale stanowi, że znakiem
towarowym w rozumieniu ustawy może być znak nadający się do odróżniania
towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego
samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Natomiast art. 7 u.z.t. stanowi wyłącznie,
że dla rejestracji znaku towarowego wymaga się, aby znak miał dostateczne
znamiona odróżniające. W przepisie tym nie wyklucza się rejestrowania znaków
towarowych nieposiadających cechy nowości. Gdyby znamię nowości przesądzać
miało o zdolności rejestracyjnej znaku, łączyłoby się to z koniecznością odmowy
rejestracji znaków powszechnie znanych lub zawierających sławne nazwiska,
nazwy geograficzne czy wyrazy pospolite. Liczne rejestracje takich znaków
świadczą natomiast o takim kierunku interpretacji art. 7 u.z.t., który nie łączy
posiadania przez znak znamion odróżniających z posiadaniem przez znak
znamienia nowości. Według Prezesa Urzędu Patentowego, bez znaczenia dla
niniejszej sprawy jest zakres udzielonej ochrony patentowej, gdyż ochrona ta
obejmowała rozwiązanie o charakterze technicznym i chroniła sposób łączenia
klocków ze sobą, natomiast udzielenie rejestracji na znak towarowy jest ochroną
dla wyłącznego posługiwania się w obrocie oznaczeniem towarów w postaci
trójwymiarowej bryły. Ponadto wnoszący rewizję nadzwyczajną stwierdził, że w
niniejszym postępowaniu nie przedstawiono dowodu na okoliczność udzielenia
ochrony patentowej oraz jej zakresu. W związku z tym wszystkie rozważania
prowadzone przez Komisję Odwoławczą w tym zakresie nie opierają się na
zgromadzonym materiale dowodowym. Wywody te zostały poczynione z rażącym
naruszeniem przepisu art. 77 k.p.a., gdyż organ orzekający zaniechał wykonania
przewidzianego tam obowiązku i nie zgromadził w sposób wyczerpujący całego
materiału dowodowego, lecz sformułował swe oceny odwołując się do zagadnień
nieznajdujących potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy. Dalsze
zaniechania, których przy podejmowaniu decyzji w niniejszej sprawie dopuściła się
Komisja Odwoławcza, dotyczą postępowania dowodowego w zakresie
rozpatrywania naruszenia art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej. Komisja odmówiła
zastosowania zasady ochrony znaków telle-quelle, uregulowanej w art. 6 quinquies
Konwencji Paryskiej, zgodnie z którym znak towarowy prawidłowo zgłoszony w
państwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w takiej samej
12
postaci w innych państwach, stwierdziła bowiem, że nie zachodzi tożsamość
pomiędzy znakiem chronionym w kraju pochodzenia (w Danii), a znakiem
zgłoszonym od ochrony w Polsce. Powyższa teza została oparta o dowolne
ustalenia Komisji Odwoławczej, która błędnie przyjęła w decyzji, że skoro z wypisu
z rejestru duńskiego wynika, że znak zarejestrowany przez Urząd Patentowy w
Danii został zastrzeżony w kolorach, to oznacza, że znak ten jest inny od polskiego
znaku. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, opisane działanie organu
doprowadziło do wyciągnięcia sprzecznych wniosków, iż ochrona przestrzennego
znaku zarejestrowanego w kraju pochodzenia (Danii) jest inna niż w Polsce,
ponieważ polska rejestracja nie wskazuje żadnego określonego koloru, a
jednocześnie polska ochrona znaku jest szersza, gdyż dotyczy wszystkich kolorów.
Wnoszący rewizję nadzwyczajną podniósł, że zakres zgłoszenia znaku w postaci
bryły w wersji monochromatycznej wynika z dostosowania się zgłaszającego do
praktyki Urzędu Patentowego RP, który nie akceptuje zgłoszeń znaków kolorowych
z zastrzeżeniem wszystkich kolorów. Zatem dla uzyskania tożsamości ochrony
znaku, który w kraju pochodzenia chroniony jest dla wszystkich kolorów, w Polsce
konieczne jest jego zgłoszenie w wersji monochromatycznej. W ocenie
wnoszącego rewizję nadzwyczajną, Komisja Odwoławcza nie prowadząc żadnego
postępowania dowodowego w celu ustalenia przyczyn różnego określenia ochrony
tożsamych znaków przestrzennych w różnych krajach oraz konstruując dowolne
oceny stanu faktycznego i prawnego naruszyła przepisy zawarte w treści art. 77 i
80 k.p.a. Ponadto wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, że treść przedmiotowej
decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego, w
którym wyraźnie uregulowano, że to wnioskodawca we wniosku wszczynającym
postępowanie winien wskazać środki dowodowe. Natomiast Komisja Odwoławcza
rozstrzygając niniejszą sprawę przerzuciła ciężar dowodu na uprawnionego z
rejestracji znaku […]. Prezes Urzędu Patentowego stwierdził, że przyjęcie przez
organ orzekający, iż wnioskodawca został poprzez rejestrację znaku […]
pozbawiony nabytych uprzednio praw, odbyło się również z naruszeniem art. 80
k.p.a. Organ administracyjny uznał za udowodnioną okoliczność utraty przez
wnioskodawcę prawa do produkcji i wprowadzania do obrotu klocków, mimo że na
13
fakt ten nie przedstawiono żadnych dowodów, podobnie jak nie przedstawiono
dowodów na okoliczność, że klocki takie były przez Spółkę z o.o. C. produkowane
przed 6 marca 1995 r. W ocenie Prezesa Urzędu Patentowego, potwierdzeniem
okoliczności, że znak towarowy […] posiada znamiona odróżniające w rozumieniu
art. 7 u.z.t., jest okoliczność uznania przedmiotowego oznaczenia jako znaku
towarowego nie tylko w kraju jego pochodzenia, ale także w wielu innych krajach
europejskich (np. krajach Beneluxu, Grecji, Niemczech, Szwajcarii). Natomiast od
momentu uzyskania przez K. A/S z siedzibą w B., Dania, rejestracji wspólnotowego
znaku towarowego, znak ów korzysta z ochrony na terytorium całej Unii
Europejskiej. Wyrażona przez Polskę wola zbliżenia ustawodawstwa wewnętrznego
w zakresie własności intelektualnej do poziomu ochrony w Unii Europejskiej (art. 66
umowy stowarzyszeniowej) musi także rzutować na sposób interpretacji przepisów
prawa wewnętrznego już w tej chwili. Postulat harmonizacji prawa przewiduje, iż
polskie przepisy w zakresie własności przemysłowej oraz ich wykładnia powinny
mieć na celu uzyskanie rezultatu zbieżnego z dyspozycją norm prawa
europejskiego. Prezes Urzędu Patentowego wskazał na przykłady
"proeuropejskiej" wykładni polskiego prawa, których dostarcza w szczególności
orzecznictwo Sądu Najwyższego (por. postanowienie z dnia 18 lutego 1993 r., I
CRN 61/93, OSN z 1993 r., z. 11, poz. 204). W związku z powyższym
unieważnienie w Polsce prawa z rejestracji znaku przestrzennego jest w ocenie
wnoszącego rewizję nadzwyczajną sprzeczne z dążeniami naszego państwa do
zbliżenia poziomu ochrony do standardów europejskich. Utrzymanie decyzji w
obecnym kształcie może być w przyszłości źródłem wielu niepożądanych
rozbieżności pomiędzy orzeczeniami OHIM, urzędów patentowych państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz Urzędu Patentowego RP.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Rewizja nadzwyczajna nie ma uzasadnionych podstaw.
W związku z podniesionymi w niej zarzutami naruszenia prawa dwie
kwestie wymagają rozstrzygnięcia: po pierwsze - czy domagająca się
unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego Spółka z o.o. C. w W. miała
interes prawny, aby wystąpić z takim wnioskiem, po drugie – czy przedmiotowe
14
oznaczenie miało dostateczną zdolność odróżniającą pierwotną i wtórną i czy
mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy.
I. Interes prawny.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.z.t., z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji
znaku towarowego za wygasłe, jak również o unieważnienie prawa z rejestracji
znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Przepisy
ustawy o znakach towarowych nie zawierają legalnej definicji pojęcia "interes
prawny", pozostawiając jego wykładnię doktrynie i judykaturze.
W literaturze dotyczącej znaków towarowych stwierdza się, iż interes prawny
w unieważnieniu lub w uznaniu za wygasłe prawa z rejestracji mają m.in. pozwany
w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji znaku oraz osoba, której wniosek o
ustalenie przez Urząd Patentowy, że między zarejestrowanym znakiem towarowym
a znakiem, którego używa lub zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo
grożące naruszeniem prawa został oddalony (por. R. Skubisz, Prawo znaków
towarowych, Warszawa 1997, s. 222). Podobne ujęcie interesu prawnego podmiotu
ubiegającego się o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego
prezentowane jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
W wyroku z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99 (OSNP 2000 nr 9, poz. 337,
dot. znaku towarowego C.), Sąd Najwyższy przyjął, że interesem prawnym w
rozumieniu art. 30 ust. 1 u.z.t. jest interes prawny, o którym mowa w art. 28 k.p.a.,
gdyż przemawiają za tym reguły wykładni systemowej. Interes prawny, o którym
stanowi art. 30 ust. 1 ustawy w związku z art. 28 k.p.a., jest interesem opartym na
przepisie prawa materialnego (np. ustawy o znakach towarowych) i jest interesem
indywidualnym. Oznacza to, iż z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji
znaku towarowego może skutecznie wystąpić tylko taki podmiot, który wykaże, że
rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu
przepisami ustawowymi, a ponadto że nie jest dopuszczalne wszczynanie
postępowania w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego
celem ochrony interesu prawnego osób trzecich; w każdym przypadku
wnioskodawca musi uzasadnić istnienie w sprawie własnego interesu prawnego.
Pogląd ten został zaakceptowany także w innych wyrokach Sądu Najwyższego
(por. wyrok z dnia 7 marca 2002 r., III RN 53/01, OSNP 2002 nr 24, poz. 583, dot.
15
znaku towarowego V., oraz wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, niepubl.,
dot. znaku towarowego 100 P.). W doktrynie prawa znaków towarowych oraz w
piśmiennictwie i orzecznictwie z zakresu postępowania administracyjnego nie budzi
ponadto wątpliwości, że przepisy ustawy o znakach towarowych i przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego nie chronią interesów faktycznych, które nie mają
oparcia w przepisach prawa stanowionego. Dominuje pogląd, że musi to być
obiektywnie uzasadniony interes o charakterze materialnoprawnym.
Interes prawny podlega badaniu przez organ patentowy według kryteriów
określonych w art. 28 k.p.a. Interes ten musi kwalifikować określony podmiot jako
stronę postępowania administracyjnego przez Urzędem Patentowym i Komisją
Odwoławczą. W postępowaniu spornym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku
towarowego stosuje się bowiem przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego, a nie przepisu Kodeksu postępowania cywilnego. Interes
prawny w postępowaniu administracyjnym jest rozumiany inaczej niż interes, o
jakim stanowi – na potrzeby procesu cywilnego – art. 189 k.p.c. Z treści
uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej zdaje się wynikać, że składający rewizję
Prezes Urzędu Patentowego interpretuje pojęcie interesu prawnego, o jakim mowa
w art. 30 ust. 1 u.z.t., nie na podstawie art. 28 k.p.a., lecz na podstawie art. 189
k.p.c., tymczasem pojęcia interesu prawnego na gruncie prawa publicznego nie
można utożsamiać z roszczeniem cywilnoprawnym. W orzecznictwie Naczelnego
Sądu Administracyjnego – dotyczącym art. 28 k.p.a. – jest on rozumiany szeroko, a
zatem brak jest przesłanek do poszukiwania tak wąskiego rozumienia tego pojęcia
w odniesieniu do legitymacji uprawniającej do wystąpienia z wnioskiem o
unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, które praktycznie
eliminowałoby kontrolę ex post inicjowaną przez podmioty zainteresowane w
stosunku do zarejestrowanych znaków towarowych.
Sam wnoszący rewizję nadzwyczajną – powołując się na poglądy doktryny
– zdaje się prezentować stanowisko, że interes prawny w unieważnieniu prawa z
rejestracji znaku towarowego ma między innymi pozwany o naruszenie prawa z
rejestracji znaku albo osoba, której wniosek o ustalenie przez Urząd Patentowy, że
pomiędzy zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub
zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z
16
rejestracji, został oddalony. W związku z tym podkreślenia wymaga, że z
powództwa m.in. K. A/S z siedzibą w Danii (a także z powództwa L. S. A/S i L. T.
A/S z siedzibą w Danii) toczył się przeciwko pozwanej polskiej Spółce z o.o. C.
proces cywilny o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na
produkcji i wprowadzaniu do obrotu klocków konstrukcyjnych pod nazwą C.,
podobnych do klocków systemu L. W procesie tym Sąd Apelacyjny (w wyroku z 29
maja 2000 r., w sprawie I ACa …/99) oraz Sąd Najwyższy (w wyroku z 11 lipca
2002 r., w sprawie I CKN 1319/00, dotychczas niepubl.) wyraziły pogląd, że
pozwana Spółka z o.o. C. nie dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211). Przesłanką domagania się przez
Spółkę K. A/S zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu przez Spółkę C.
klocków (zabawek) nie były, co prawda, przysługujące jej prawa z rejestracji znaku
towarowego (o czym świadczy rozpoznanie sporu w płaszczyźnie przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a nie przepisów o ochronie własności
przemysłowej, w tym o ochronie praw wyłącznych wynikających z rejestracji znaku
towarowego), tym niemniej konflikt interesów – nie tylko ekonomicznych, ale także
stricte prawnych - między obydwiema stronami postępowania spornego w sprawie
unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego […] jest
wyraźny. W uzasadnieniu wyroku z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, Sąd
Najwyższy wyraził pogląd, że żądany m.in. przez K. A/S zakaz naśladownictwa
klocków konstrukcyjnych prowadziłby wprost do powstania nieograniczonego
żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego
(technologicznego) i uniemożliwiałby - lub co najmniej utrudniał – wchodzenie na
rynek innym przedsiębiorcom zajmującym się taką samą lub zbliżoną działalnością
gospodarczą. Pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązującym porządkiem
prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej
konkurencji. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że podstawę dozwolonego
kopiowania cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i
charakterystycznej formy zapewniającej użyteczność lub uwzględniającej
charakterystyczną formę produktu, stanowi art. 13 ust. 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Oznacza to, że samo naśladownictwo towarów innego
17
przedsiębiorcy, nie korzystających ze szczególnej ochrony prawami wyłącznymi
(patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo wynikające z rejestracji znaku
towarowego), nie jest sprzeczne z zasadami prowadzenia konkurencji. W tym
kontekście – wynikającym z przytoczonych tez uzasadnienia wyroku Sądu
Najwyższego w sprawie I CKN 1319/00 - interes prawny wnioskodawcy
domagającego się unieważnienia praw z rejestracji znaku towarowego polegałby na
możliwości prowadzenia konkurencyjnej działalności gospodarczej zgodnie z
konstytucyjną zasadą wolności gospodarczej, w ramach dozwolonych
obowiązującym porządkiem prawnym, wytyczonych zasadami uczciwej konkurencji
oraz zasadami dotyczącymi ochrony własności przemysłowej.
W rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego RP podnosi, że ani
Urząd Patentowy jako organ pierwszej instancji, ani Komisja Odwoławcza jako
organ odwoławczy nie zbadały interesu prawnego wnioskodawcy jako przesłanki
warunkującej możliwość dochodzenia przez wnioskodawcę unieważnienia prawa z
rejestracji znaku towarowego, czym naruszyły art. 6, art. 8 i art. 107 k.p.a.
Komisja Odwoławcza stwierdziła tymczasem, że Urząd Patentowy RP
rejestrując znak towarowy w postaci klocka na rzecz K. S/A nie zbadał
wystarczająco starannie przesłanek zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku
towarowego. To zaniedbanie doprowadziło do sytuacji, w której inni przedsiębiorcy
(w tym wnioskodawca) z dnia na dzień zostali pozbawieni prawa do produkcji i
wprowadzania do obrotu zestawów klocków zawierających m.in. klocki o kształcie
zarejestrowanym na rzecz K. A/S, czyli prostopadłościenne z ośmioma wypustkami,
mimo że w ten sposób nie naruszali niczyich praw wyłącznych, bowiem
zagraniczne patenty na klocki z zaczepami (wypustkami) w kształcie walca wygasły
kilkadziesiąt lat temu, a w Polsce w ogóle nie były chronione. Przytoczony wywód
Komisji Odwoławczej prowadzi do wniosku, że interes prawny wnioskodawcy był
faktycznie rozważany, w wyniku czego - przynajmniej w sposób dorozumiany –
organ odwoławczy przyjął, że interes ten wynika ze swobody gospodarczej
sprowadzającej się m.in. do możliwości (swobody) produkowania towarów nawet
konkurencyjnych w stosunku do towarów innych producentów - w granicach
dozwolonych prawem. Stanowisko to należy podzielić. Interes uczestników obrotu
gospodarczego wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich możliwych do
18
wyobrażenia kształtów produkowanego towaru (w tym przypadku kształtów klocka
– zabawki), które jednocześnie nie są oznaczeniami posiadającymi dostateczne
znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu towarowego (art. 7 ust. 1
u.z.t.) , ponieważ informują jedynie o przeznaczeniu, funkcji, właściwościach
użytkowych (technologicznych) towaru bez posiadania cechy oznaczenia dającego
wystarczające podstawy dla odróżnienia pochodzenia towaru (art. 7 ust. 2 u.z.t.).
Przy takim rozumieniu interesu prawnego wnioskodawca ma niewątpliwie interes w
domaganiu się unieważnienia znaku przestrzennego stanowiącego odwzorowanie
kształtu (formy) klocka jako towaru. Przyjęcie odmiennego poglądu uniemożliwiłoby
praktycznie kontrolę prawidłowości rejestracji znaków towarowych, z punktu
widzenia istnienia przesłanek określonych w art. 7 u.z.t. na wniosek
zainteresowanych uczestników obrotu towarowego.
Faktem jest, że uzasadnienia decyzji organów patentowych obu instancji
nie są doskonałe z punktu widzenia rozważenia interesu prawnego wnioskodawcy.
Ani w decyzji Urzędu Patentowego, ani w decyzji Komisji Odwoławczej nie
powołano się w sposób wyraźny na treść art. 30 ust.1 u.z.t., nie rozważano też w
sposób wyraźny istnienia interesu prawnego po stronie wnioskodawcy - Spółki z
o.o. C. Nie oznacza to jednak rażącego naruszenia wskazanych w rewizji
nadzwyczajnej przepisów prawa procesowego. Skoro sprawa została
rozstrzygnięta merytorycznie, ponieważ postępowanie doprowadziło do wydania
decyzji o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego […] w części
dotyczącej klocków, to oznacza, że organy patentowe w sposób dorozumiany
przyjęły, że interes prawny po stronie wnioskodawcy istnieje. Sprawa została
rozpoznana i rozstrzygnięta w aspekcie przesłanek materialnoprawnych z art. 4 i
art. 7 u.z.t., a to oznacza milczące przyjęcie istnienia interesu prawnego. Brak
wypowiedzi w tej kwestii w motywach zaskarżonej decyzji jest wadą konstrukcyjną
uzasadnienia, której nie można jednak potraktować jako rażącego naruszenia
prawa procesowego, nie jest natomiast naruszeniem art. 30 u.z.t.
Pogląd prawny co do istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego,
przyjęty w sposób dorozumiany przez Komisję Odwoławczą, nie narusza art. 30
ust. 1 u.z.t. także z innych przyczyn. Indywidualny i materialnoprawny interes
wnioskodawcy wywodzi się z przysługującego każdemu przedsiębiorcy prawa do
19
wyboru klasycznych, oczywistych kształtów produkowanego towaru. Argumentacja
rewizji nadzwyczajnej dotycząca tego, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego
zasługującego na ochronę prawną, ponieważ powołuje się jedynie na fakt produkcji
i sprzedaży klocków C. podobnych do zarejestrowanych na rzecz uprawnionego K.
A/S klocków systemu L., nie zasługuje w tej sytuacji na uwzględnienie. Istnienie po
stronie wnioskodawcy – Spółki z o.o. C.– interesu prawnego do wstąpienia z
wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego
[…] wynika z okoliczności prawnych i faktycznych. Spółka z o.o. C. jako
przedsiębiorca produkujący plastikowe klocki konstrukcyjne kompatybilne z
klockami systemu L., a więc prowadzący działalność konkurencyjną w stosunku do
K. A/S w Danii, ma w oparciu o art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 i art. 7 ust. 2
ustawy o znakach towarowych interes prawny do wystąpienia z wnioskiem o
unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, uznając to oznaczenie za
nieposiadające wystarczających znamion odróżniających.
II. Zdolność odróżniająca znaku towarowego.
Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 u.z.t, znakiem towarowym może być znak
nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od
towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Powyższy przepis
jest wyrazem funkcji znaku towarowego jako właściwego gospodarce instrumentu
komunikacji między przedsiębiorcą a konsumentem towarów lub usług. Znak
towarowy, pozostając w fizycznym lub jedynie pojęciowym związku z konkretnym
egzemplarzem towaru, przekazuje bowiem nabywcom informację, że wszystkie
towary tak oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła
podporządkowanego przedsiębiorcy, który jest uprawniony do używania znaku
towarowego.
Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych wynika także, że
wskazaną funkcję wyróżniania towarów i usług na podstawie ich pochodzenia może
realizować tylko taki znak, który ma zdolność odróżniającą w odniesieniu do
konkretnych towarów lub usług. Z kolei, przepis art. 7 ust. 1 ustawy przewiduje, że
powyższą zdolnością odróżniania (dostatecznymi znamionami odróżniającymi)
znak towarowy powinien legitymować się w zwykłych warunkach obrotu
gospodarczego. Należy przyjąć, że zdolnością odróżniania w rozumieniu
20
cytowanych przepisów jest zdolność danego oznaczenia do przekazywania
informacji o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa. Zdolność
odróżniania może być zdolnością pierwotną, wynikającą z natury oznaczenia,
względnie zdolnością wtórną, nabytą poprzez używanie danego oznaczenia jako
znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie uzyskuje wtórną
zdolność odróżniania, jeżeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności stał się w
wyniku używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Wprawdzie ustawa o
znakach towarowych nie zawierała przepisu, który przewidywałby możliwość
uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniania (jak to ma miejsce w
obecnie obowiązującym stanie prawnym, co wyraźnie wynika z art. 130 ustawy –
Prawo własności przemysłowej), to jednak zarówno doktryna, jak i praktyka Urzędu
Patentowego RP, dopuszczały rejestrację znaku towarowego, który uzyskał taką
(wtórną) zdolność w drodze używania danego oznaczenia w obrocie
gospodarczym. Do zwykłych warunków obrotu gospodarczego odsyłał art. 7 ust. 1
ustawy o znakach towarowych. Również w stanie prawnym poprzedzającym
wejście w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej nie miał znaczenia rodzaj
zdolności odróżniania, przyjmowano bowiem, że art. 7 ust. 1 ustawy o znakach
towarowych dotyczył każdej zdolności odróżniania znaku towarowego, także
wtórnej.
Rozważenia i oceny wymagało zatem w rozpoznawanej sprawie czy
zarejestrowany na rzecz K. A/S znak towarowy […] miał pierwotną zdolność
odróżniającą, a jeżeli nie, to czy nabył wtórną zdolność odróżniającą.
Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych przewidywał, że nie ma
dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową
towarów lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie,
przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji,
przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających
podstaw odróżniających pochodzenie towaru. Wymienione oznaczenia mogą
jednak być zarejestrowane jako znaki towarowe, jeżeli nie będą stanowić jedynie
nazwy rodzajowej towaru lub informacji o jego właściwościach. W wyroku z dnia 10
grudnia 1996 r., III RN 50/96, OSNAPiUS 1997 nr 15, poz. 263, Sąd Najwyższy
wyraził pogląd, że przepis art. 7 ust. 2 nie przesądza, czy wszystkie lub tylko
21
niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń mogą nabyć zdolność
odróżniania wskutek używania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie, czy
oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy jednak uwzględniać interes
uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do
wszystkich oznaczeń informujących o cechach (właściwościach) towarów lub usług.
Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako
informacja o przeznaczeniu lub właściwościach (np. funkcjonalnych) towaru lub
usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w
charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z
przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji
odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi
towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki
towarowe. Wskazany wyżej interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje
wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do
monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co
w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie
działalności innych przedsiębiorców.
Argumentacja prawna przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji
odnosząca się do tego aspektu sprawy nie jest doskonała, ale nie oznacza to
jeszcze rażącego naruszenia prawa materialnego - art. 29 w związku z art. 4 i art.
7 u.z.t. oraz art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej.
Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP oceniła, że „znak
przestrzenny w postaci trójwymiarowej formy prostokątnego pryzmatycznego
elementu budowlanego–zabawki, na którego płaskiej powierzchni umieszczony jest
prostokątny szereg cylindrycznych występów - wg załączonych fotografii” (zgodnie
z opisem przedstawionym w zgłoszeniu) użyty dla oznaczania klocków jako
zabawek konstrukcyjnych, nie posiadał w dacie zgłoszenia pierwotnej zdolności
odróżniającej i nie nabył w Polsce wtórnej zdolności odróżniającej.
Przy ocenie pierwotnej zdolności odróżniającej powołała się na to, że
zgłoszone do rejestracji oznaczenie trójwymiarowe nie jest ukształtowaniem
jedynym w swoim rodzaju lub niezwykłym w danej dziedzinie, lecz stanowi
22
powielenie kształtu znanego przedmiotu (klocka) i jest powszechnie znaną
konfiguracją dla przedmiotów w danej klasie, a ponadto, że klocek z wypustkami z
jednej i tulejami z drugiej strony był już kilkadziesiąt lat przed zgłoszeniem formy
przestrzennej do rejestracji jako znaku towarowego chroniony patentami, a zatem w
dniu zgłoszenia do rejestracji w Polsce nie mógł posiadać pierwotnej zdolności
odróżniającej jako kształt pospolity, a nie jedyny w swoim rodzaju w klasie
zabawek-klocków. Wbrew zarzutom rewizji nadzwyczajnej, odwołanie się do
ochrony patentowej nie oznaczało pomieszania przesłanek zdolności patentowej i
zdolności rejestrowej („nowość” przy patencie, „dostateczne znamiona
odróżniające” przy znaku towarowym). Odwołanie się do elementu nowości (albo
raczej braku nowości) było argumentem za oczywistością, pospolitością kształtu
zgłoszonej do rejestracji formy przestrzennej, a więc w istocie sprowadzało się do
oceny znaku w aspekcie braku pierwotnej zdolności odróżniającej. Argumenty
Komisji Odwoławczej dotyczące ochrony patentowej z lat 30-tych i 40-tych XX w.
udzielonej na klocki konstrukcyjne nie miały zatem na celu rozważania przesłanki
nowości (która nie jest prawnie doniosła przy ocenie zdolności odróżniającej
oznaczenia aspirującego do rejestracji w charakterze znaku towarowego), lecz
podkreślenie, że skoro kształt klocka konstrukcyjnego z zaczepami (wypustkami)
był chroniony patentami, to znaczy, że cechuje się on określonymi właściwościami
funkcjonalnymi, a zatem rejestracja tego kształtu nie może nastąpić, gdyż nie ma
on dostatecznych znamion odróżniających jako forma przestrzenna informująca
jedynie o właściwościach i funkcji towaru. Cecha funkcjonalna dominuje w
zarejestrowanej formie przestrzennej - wypustki w kształcie walca, dzięki którym
możliwe jest łączenie klocków, stanowią optymalne rozwiązanie z punktu widzenia
funkcjonalności (jak wynika z opinii dr B.-W.).
Przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej Komisja Odwoławcza powołała
się na to, że uprawniona z rejestracji nie przedłożyła dowodu na to, że w
pięcioletnim okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była
wyłącznym podmiotem używającym w Polsce formy przestrzennej w postaci
prostopadłościennego klocka z ośmioma wypustkami (zaczepami) w kształcie
walca, a skoro warunek wyłączności nie został spełniony, klocki o kształcie
przestrzennym zgłoszonym do rejestracji nie mogły nabyć wtórnej zdolności
23
rejestracyjnej. Ten ostatni argument jest słusznie krytykowany w rewizji
nadzwyczajnej – również z punktu widzenia braku wystarczających podstaw
faktycznych do jego sformułowania – nie ma to jednak wpływu na prawidłowość
ostatecznej oceny prawnej Komisji Odwoławczej co do braku wtórnej zdolności
odróżniającej zarejestrowanego znaku.
W rozpoznawanej sprawie chodzi o specyficzny znak towarowy – formę
przestrzenną, która odwzorowuje dokładnie kształt towaru (produktu), a zatem o
znak będący samym towarem (klocek konstrukcyjny systemu L.). Nie ma przy tym
znaczenia, że zarejestrowaniu podlegała tylko wierzchnia część klocka obejmująca
wypustki w kształcie walca a nie spodnia jego część, na której umieszczone są
tuleje dopasowane kształtem do wypustek. Zgłoszona do rejestracji forma
przestrzenna klocka jest podyktowana jego właściwościami funkcjonalnymi –
użytkowymi. Bo chociaż istnieje wiele możliwych do wyobrażenia kształtów
klocków konstrukcyjnych, to kształt prostopadłościenny jest najbardziej
rozpowszechniony z przyczyn oczywistych (lepiej niż inne bryły – np. walce, stożki,
wielościany foremne lub nieforemne - nadaje się do konstruowania budowli).
Forma przestrzenna klocka konstrukcyjnego – prostopadłościan – jest zatem
uwarunkowana właściwościami (funkcjami) technicznymi. Również wypustki
cylindryczne (w kształcie walca) - wraz z dopasowanymi do nich kształtem tulejami
- są najbardziej oczywistą formą dla celów łączenia z sobą poszczególnych
elementów konstrukcyjnych (klocków). Ani kształt klocka, ani kształt wypustek nie
mają zatem - każdy z osobna oraz we wspólnej konfiguracji - pierwotnej zdolności
odróżniającej i nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej.
Oznaczenie w postaci znaku przestrzennego w formie trójwymiarowej,
odzwierciedlające w sposób dosłowny kształt klocka, odniesione do klocka właśnie
(w takim bowiem zakresie – jedynie w odniesieniu do klocków – nastąpiło
częściowe unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego), nie nadaje się do
rejestracji jako znak towarowy dla oznaczenia tego rodzaju towaru, ponieważ
stanowi jedynie informację o jego właściwościach funkcjonalnych. Ze względu na
zawartość intelektualną oznaczenie takie ma charakter wyłącznie opisowy i jako
znak towarowy dla oznaczenia towaru, który odzwierciedla, nie powinno być
rejestrowane ani chronione.
24
Jeżeli, jak oceniła Komisja Odwoławcza, przedmiotowe oznaczenie,
używane w stosunku do zabawek w postaci klocków konstrukcyjnych, nie ma
dostatecznych znamion odróżniających, ponieważ jest kształtem pospolitym,
oczywistym z uwagi na funkcje klocka, powszechnie znaną konfiguracją dla
klocków, a ponadto informuje jedynie o właściwościach funkcjonalnych towaru, to
nie ma ono zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 4 ust. 1 w związku z art. 7 ust.
1 u.z.t. i nie nadaje się do rejestracji jak znak towarowy. Ten stan rzeczy – jak
wynika z ustaleń Komisji Odwoławczej – istniał już przed zgłoszeniem oznaczenia
do rejestracji jako znaku towarowego.
W ocenie Sądu Najwyższego zarejestrowany znak towarowy nie posiada
dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 u.z.t. w
odniesieniu do klocków. Informuje odbiorcę tego rodzaju towarów o ich
właściwościach (cechach funkcjonalnych), nie zawiera natomiast informacji o
pochodzeniu tak oznaczonych towarów (klocków) z jednego i tego samego źródła
(od tego samego przedsiębiorcy) w znaczeniu przyjętym przez przepisy ustawy o
znakach towarowych. Dla przyjęcia zdolności odróżniającej danego znaku,
zarówno pierwotnej, jak i wtórnej, kryterium rozstrzygającym jest nie to, czy znak
posiada jakiekolwiek znamiona odróżniające, lecz to, czy ma on dostateczne
znamiona odróżniające pozwalające na identyfikację źródła pochodzenia towaru
Niezależnie od tego należy stwierdzić, że przyznanie wyłącznego prawa do
używania zarejestrowanego znaku towarowego jednemu przedsiębiorcy mogłoby
istotnie ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców w zakresie przedstawiania w
tej formie przestrzennej – powszechnie znanej, pospolitej i oczywistej dla towarów
będących klockami konstrukcyjnymi - swoich (wyprodukowanych przez siebie)
towarów. W rezultacie należy uznać za trafne stanowisko Komisji Odwoławczej
przy Urzędzie Patentowym RP o braku zdolności odróżniania zarejestrowanego
znaku towarowego […]. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru od
przedsiębiorstwa uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, lecz o pewnych
właściwościach towaru, jakim jest klocek, co stanowi oznaczenie niedające
wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru (art. 7 ust. 2 ustawy
o znakach towarowych). Pomimo tego, że znak towarowy może pełnić i często pełni
funkcję reklamową lub informacyjną, nie oznacza to, że do tych funkcji sprowadza
25
się warunek rejestracji i ochrony znaku skutecznej erga omnes. Niezbędną
przesłanką przyznania określonemu znakowi zdolności odróżniającej i jego
rejestracji jest możliwość realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia towaru
jako pochodzącego od określonego przedsiębiorcy (z określonego
przedsiębiorstwa). Jako oznaczenie bez zdolności odróżniających (bez
dostatecznych znamion odróżniających) w odniesieniu do klocków znak ten nie
może pełnić funkcji oznaczenia pochodzenia, co dyskwalifikuje go jako znak
towarowy.
Rejestracja formy przestrzennej o cechach powszechnie znanej konfiguracji
elementów konstrukcyjnych, oczywistej dla klocka konstrukcyjnego, jako znaku
towarowego miałaby w efekcie skutek antykonkurencyjny, ponieważ konkurujący
ze sobą przedsiębiorcy, którzy mieli dotychczas dostęp do rynku i mogli między
sobą konkurować lepszą jakością lub poziomem technicznym własnych towarów, w
razie zarejestrowania na rzecz jednego z nich znaku towarowego będącego
odwzorowaniem funkcjonalnych właściwości towaru, zaczęliby napotykać trudności
związane z brakiem możliwości produkowania własnych towarów w kształcie
zarejestrowanym jako znak towarowy, ponieważ narażałoby to ich na zarzuty
naruszenia praw wynikających z rejestracji znaku towarowego.
Instytucja wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia - jako wyjątek od
przeszkód rejestracyjnych - powinna być stosowana ostrożnie i z uwzględnieniem
wszystkich okoliczności związanych z oznaczaniem tym oznaczeniem towarów w
obrocie. Pewne wskazówki interpretacyjne wynikają z aktualnego stanu prawnego,
a mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy – Prawo własności przemysłowej,
zgodnie z którym odmowa udzielenia prawa ochronnego ze względu na brak
dostatecznych znamion odróżniających nie może nastąpić, jeżeli przed datą
zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał w
następstwie jego używania charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach
obrotu. Jednakże w przypadku znaku towarowego podlegającego ocenie w
rozpoznawanej sprawie nie można twierdzić, że nabył on zdolność odróżniającą
wskutek jego wieloletniego używania.
26
Przy dokonywaniu wykładni wchodzących w grę przepisów istotne
znaczenie mają międzynarodowe zobowiązania Polski. Słusznie zwraca się uwagę
w rewizji nadzwyczajnej na konieczność uwzględniania przy wykładni art. 7 ustawy
o znakach towarowych postanowień art. 3 pierwszej dyrektywy Rady Wspólnot
Europejskich 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. o harmonizacji przepisów
prawa państw członkowskich o znakach towarowych. Podstawę tego twierdzenia
stanowią zobowiązania wynikające z wiążącego Polskę Układu Europejskiego
ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a
Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony,
sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11 poz. 38
ze zm.). Układ ten przewiduje obowiązek Polski dostosowania swojego prawa w
dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej (co obejmuje również ochronę
znaków towarowych) do poziomu ochrony podobnego do istniejącego we
Wspólnocie, również w zakresie porównywalnych środków dochodzenia takich
praw (art. 66 ust. 1), oraz ogólny obowiązek zbliżania istniejącego i przyszłego
ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie (art. 68 i
69). Dostosowanie prawa polskiego do standardów ochrony przewidzianych we
Wspólnocie może być realizowane dwutorowo – poprzez zabiegi legislacyjne albo
poprzez interpretację obowiązujących przepisów w celu uzyskania rezultatu
zbieżnego z dyspozycjami norm prawa wspólnotowego. Chociaż z uzasadnienia
zaskarżonej decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP nie
wynika, aby w toku postępowania odwoławczego była brana pod uwagę wykładnia
art. 7 ustawy o znakach towarowych w duchu prawa wspólnotowego, to ostatecznie
przyjęte rezultaty wykładni są zgodne z tym, co wynika z dyrektywy 89/104/EWG.
Przepis art. 3 dyrektywy, który wyszczególnia powody odmowy rejestracji
znaku towarowego lub jej unieważnienia, stanowi, że są wyłączone z rejestracji lub
– w przypadku ich zarejestrowania – podlegają unieważnieniu m.in.: znaki
towarowe, które są pozbawione zdolności odróżniającej (art. 3 ust. 1 lit b),
oznaczenia składające się wyłącznie z: (i) formy, która uwarunkowana jest samym
charakterem towaru, (ii) formy towaru, która jest niezbędna do uzyskania
właściwości technicznych, (iii) formy, która nadaje towarowi istotną wartość (art. 3
ust. 1 lit e). Sposób wykładni tego ostatniego przepisu został przedstawiony w
27
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 18 czerwca 2002
r. w sprawie C-299/99 (Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer
Products Ltd.). W wyroku tym (teza 4) Europejski Trybunał Sprawiedliwości
stwierdził, że art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy 89/104/EWG należy interpretować w ten
sposób, iż oznaczenie składające się wyłącznie z formy towaru nie może być
zarejestrowane jako znak towarowy (na podstawie tego przepisu), jeżeli zostanie
wykazane, że podstawowe funkcjonalne cechy tej formy można przyporządkować
wyłącznie właściwościom technicznym, a ponadto, że wykazanie istnienia innych
form, które umożliwiają uzyskanie tych samych właściwości technicznych, nie
pozwala na przezwyciężenie określonej w tym przepisie podstawy odmowy
rejestracji znaku towarowego lub jej unieważnienia. W uzasadnieniu wyroku
Trybunał podniósł, że forma przestrzenna towaru może – co do zasady – stanowić
znak towarowy, pod warunkiem, że można ją przedstawić graficznie i nadaje się do
odróżniania towaru lub usługi pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od
towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Oznaczenie, które
zostało wyłączone z rejestracji na mocy art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy nigdy nie może
nabyć zdolności odróżniającej na podstawie jego używania. Trybunał zwrócił
uwagę, że art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy dotyczy oznaczeń, które z uwagi na swój
charakter nie mogą stanowić znaków towarowych, stanowiąc wstępną przeszkodę,
która może uniemożliwić rejestrację oznaczenia składającego się wyłącznie z formy
towaru. Jeżeli tylko jedno z kryteriów wymienionych w tym artykule zostanie
spełnione, oznaczenie składające się wyłącznie z formy towaru nie może być
zarejestrowane w charakterze znaku towarowego. Uzasadnieniem przeszkód
rejestracji przewidzianych w art. 3 ust.1 lit (e) dyrektywy jest zapobieżenie ochronie
wynikającej z prawa do znaku towarowego, która prowadziłaby do udzielenia
uprawnionemu monopolu na techniczne rozwiązania albo funkcjonalne cechy
towaru, potencjalnie poszukiwanie przez użytkownika w towarach konkurentów.
Artykuł 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy ma więc na celu zapobieżenie rozszerzeniu
zakresu ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego poza oznaczenia, które
mogą służyć do odróżniania towaru lub usługi od towarów albo usług oferowanych
przez konkurentów, tworząc w ten sposób przeszkodę uniemożliwiającą
konkurentom swobodne oferowanie towarów, zawierających takie rozwiązania
28
techniczne albo takie cechy użytkowe, w konkurencji z uprawnionym do znaku
towarowego. Wyłączenie oznaczeń składających się wyłącznie z formy towaru,
która jest konieczna do uzyskania właściwości technicznych (art. 3 ust. 1 lit e, pkt ii
dyrektywy), ma na celu wyłączenie z rejestracji form, których główne cechy
odpowiadają funkcji technicznej, w ten sposób, że wynikająca z prawa do znaku
towarowego wyłączność byłaby dla konkurentów przeszkodą w oferowaniu towaru
zawierającego taką właśnie funkcję albo przynajmniej w swobodnym wyborze przez
konkurentów rozwiązania technicznego, które chcieliby przyjąć w celu
uwzględnienia takiej funkcji w ich towarze. Wreszcie Trybunał stwierdził, że w
treści art. 3 ust. 1 lit (e) pkt (ii) dyrektywy nie ma żadnych podstaw do twierdzenia,
że wykazanie istnienia innych form umożliwiających osiągnięcie takich samych
właściwości technicznych pozwala przezwyciężyć przewidzianą w tym przepisie
podstawę odmowy rejestracji lub jej unieważnienie (por. uzasadnienie wyroku w:
„Rzecznik Patentowy” Nr 4 (35) październik-grudzień 2002 s. 101-103).
Skutki stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi nie oznaczają jeszcze podporządkowania orzecznictwa sądów
polskich przepisom prawa wspólnotowego ani wiążącej wykładni orzeczeń
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Wyroki tego Trybunału stanowią
jednak źródło inspiracji intelektualnej, przykład sposobu rozumowania prawniczego,
wykładni przepisów prawa wspólnotowego, rozumienia pojęć, które powinny być
jednakowo rozumiane we wszystkich państwach członkowskich Wspólnot
Europejskich.
Z przytoczonego powyżej wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
wynika kilka wniosków.
Przede wszystkim, istnieją przeszkody do rejestracji jako znaku
towarowego formy (kształtu) towaru nawet w sytuacji, gdy dany rezultat techniczny
można zrealizować przy wykorzystaniu innej formy (kształtu). Wystarczy, że forma
towaru umożliwia uzyskiwanie określonego rezultatu technicznego.
Ponadto, wykluczona jest możliwość nabycia wtórnej zdolności
odróżniającej przez formę towaru zdeterminowaną właściwościami technicznymi
(funkcjonalnymi).
29
Przeniesienie stanowiska Trybunału na grunt mającego zastosowanie w
rozpoznawanej sprawie art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych oznacza, że
zbędne stało się rozważanie zasadności zarzutów rewizji nadzwyczajnej
odnoszących się do braku ustaleń faktycznych co do wyłączności używania
zarejestrowanej formy przestrzennej przez ubiegającą się o rejestrację znaku K.
A/S, ani też co do prawidłowości rozważań i stanowiska Komisji Odwoławczej
dotyczących tego, że K. S/A powinna ponieść procesowe konsekwencje
nieprzedstawienia dowodów na okoliczność, że w pięcioletnim okresie
poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była wyłącznym podmiotem
używającym w Polsce formy przestrzennej towaru w postaci prostopadłościennego
klocka z ośmioma cylindrycznymi wypustkami (zaczepami). Ustalanie tych
okoliczności nie miało prawnej doniosłości ze względu na wykluczenie – co do
zasady - możliwości nabycia zdolności odróżniającej przez formę towaru niezbędną
do uzyskania określonych właściwości technicznych (funkcjonalnych). Badanie, czy
miało miejsce wyłączne stosowanie przez K. A/S (lub jej poprzedników prawnych)
na terytorium Polski formy przestrzennej takiej jak zarejestrowana jako znak
towarowy, nie miało zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego też nie
zasługują na uwzględnienie w tym kontekście zarzuty naruszenia art. 7, art. 77 § 1
i art. 80 k.p.a., chociaż pogląd Komisji Odwoławczej co do braku wtórnej zdolności
odróżniającej ze względu na nieudowodnienie przez K. A/S wyłączności stosowania
oznaczenia jest arbitralny i nieoparty na dowodach. Na marginesie jedynie można
wskazać, że z dowodu złożonego przez K. A/S – w postaci wyników badania opinii
publicznej – wynika, że już od pewnego czasu działają na polskim rynku także inni
producenci klocków konstrukcyjnych poza przedsiębiorcami należącymi do grupy
Lego.
Możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenia
niemające dostatecznych znamion odróżniających (art. 7 ust. 2 u.z.t.) była już
kwestionowana w doktrynie i orzecznictwie, w szczególności w odniesieniu do
oznaczeń ogólnoinformacyjnych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia
2002 r., III RN 218/01, niepubl., dot. znaku 100 P.). Pogląd ten można odnieść do
oznaczenia składającego się wyłącznie z wyobrażenia formy towaru,
uwarunkowanej koniecznością uzyskania określonych właściwości technicznych.
30
Oznacza to, że zestaw cech funkcjonalnych towaru nie może nabyć wtórnej
zdolności odróżniającej. Prowadzi to do wniosku, że forma przestrzenna będąca
odzwierciedleniem towaru i podyktowana (uwarunkowana) wyłącznie
właściwościami funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej i nie
może nabyć (nie nabywa) wtórnej zdolności odróżniającej. W rozpoznawanej
sprawie funkcja łączenia klocków za pomocą wypustek (zaczepów) jest
podstawową właściwością funkcjonalną przestrzennej formy klocka jako towaru,
definiuje ten towar a zatem nie ma zdolności odróżniającej. Cylindryczne wypustki
(zaczepy) na prostopadłościanie klocka mają znaczenie wybitnie funkcjonalne, a
przy tym najłatwiejsze w produkcji, najsprawniej działające, najlepsze technicznie,
optymalne. Znak towarowy przestrzenny stanowiący jednocześnie formę produktu
nie ma zdolności odróżniającej i nie może zastąpić prawa z rejestracji wzoru
zdobniczego albo wzoru użytkowego (wzoru przemysłowego).
Nie można mówić o naruszeniu art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej (zasady
telle-quelle). Przepis ten stanowi m.in., że każdy znak towarowy prawidłowo
zarejestrowany w państwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w
takiej samej postaci jak w innych państwach będących członkami związku (...)
(A.1.), stwierdzając jednocześnie, że można odmówić rejestracji znaków
towarowych, o których mowa w tym artykule, lub unieważnić taką rejestrację, jeżeli
są one pozbawione jakichkolwiek znamion odróżniających albo jeżeli są złożone
wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które w handlu mogą służyć do oznaczenia
rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, miejsca pochodzenia produktów
lub czasu ich wytwarzania bądź też są zwykle używane w mowie potocznej lub w
uczciwych i stałych zwyczajach handlowych w państwie, w którym się o ochronę.
Interpretując zakres ochrony wynikający z przywołanego przepisu, bierze się pod
uwagę oświadczenia samego zgłaszającego znak do rejestracji (B. pkt 2). K. A/S
zgłaszając przestrzenny znak towarowy do rejestracji wyraźnie oświadczyła, że
zgłasza znak inny niż znak zarejestrowany w kraju pochodzenia. Zasada telle-
quelle nie jest bezwzględna i doznaje ograniczeń przewidzianych w art. 6
quinquies, na co zwróciła uwagę Komisja Odwoławcza.
Niezrozumiały jest zarzut naruszenia § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz
31
opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych. Przepis ten dotyczy
wyłącznie warunków formalnych wniosku o wszczęcie postępowania spornego, nie
zaś rozkładu ciężaru dowodowego, a w żadnym razie nie wynika z niego, że
wyłącznie na wnioskodawcy wnoszącym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku
towarowego spoczywa ciężar udowodnienia wszystkich faktów istotnych dla
rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym tej sprawy. O rozkładzie ciężaru dowodu
decydują na ogół przepisy prawa materialnego.
Niezrozumiały jest także zarzut braku podpisów na decyzji z 12 marca 2001 r.
Jak wynika z oryginału decyzji zawartej w aktach postępowania spornego przez
organami patentowymi, została ona podpisana przez wszystkich trzech członków
kolegium orzekającego w postępowaniu odwoławczym, natomiast uzasadnienie –
przez przewodniczącego kolegium orzekającego oraz członka kolegium
orzekającego będącego sprawozdawcą (referentem) sprawy sporządzającym
uzasadnienie, zgodnie z treścią § 18 w związku z § 8 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i
odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.
Decyzja została doręczona stronom postępowania spornego w odpisie, bez
oryginalnych podpisów członków kolegium orzekającego.
Wnoszący rewizję nadzwyczajną nie przedstawił argumentów prawnych
wskazujących na istotę naruszenia zaskarżonym orzeczeniem Komisji
Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP prawa procesowego. Należy w
związku z tym stwierdzić, że podstawą uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej jest
rażące, a zatem kwalifikowane naruszenie prawa. W rozpoznawanej sprawie brak
jest podstaw do przyjęcia, aby decyzja Komisji Odwoławczej przyjmująca brak
pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku towarowego
(brak zdolności rejestrowej tego znaku), rażąco naruszała prawo, zwłaszcza prawo
procesowe.
Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art.393
12
k.p.c.
w związku art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania
cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i
Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,
32
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 43, poz. 189 ze zm.) orzekł jak w sentencji.
Teza:
Forma przestrzenna będąca odzwierciedleniem towaru i podyktowana
(uwarunkowana) wyłącznie właściwościami funkcjonalnymi nie ma pierwotnej
zdolności odróżniającej i nie może nabyć (nie nabywa) wtórnej zdolności
odróżniającej.
Funkcja łączenia klocków za pomocą wypustek (zaczepów) jest podstawową
właściwością funkcjonalną przestrzennej formy klocka jako towaru, definiuje ten
towar i ma zatem także cechy ogólnoinformacyjne.
33
Znak towarowy przestrzenny stanowiący jednocześnie formę produktu nie
ma zdolności odróżniającej i nie może zastąpić prawa z rejestracji wzoru
zdobniczego albo wzoru użytkowego (przemysłowego).